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6 de Abril de 2018

Alejandro González

abogado de ECIJA.

Nulidad de derechos de propiedad industrial: ¿Lesión de derechos constitucionales?

El pasado 12 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió un recurso dentro del caso Oil Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC en el que se cuestiona la constitucionalidad del procedimiento administrativo conocido como inter partes review (“IPR”). Este procedimiento, creado por la America Invents Act (“AIA”) en 2011, permite declarar la nulidad de una patente por falta de novedad o actividad inventiva mediante una acción directa ante un tribunal administrativo de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (“USPTO”).


El litigio principal, que enfrenta a dos gigantes del sector de la energía por la validez de una patente sobre una herramienta para pozos petrolíferos, gravita en torno a la cuestión de si el otorgamiento de la competencia para revocar un derecho de propiedad industrial a un órgano administrativo, como es la USPTO, supone una violación de los derechos de propiedad privada consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. Los magistrados del Alto Tribunal están divididos al enfrentarse a esta gran cuestión que puede suponer la anulación de todo el nuevo sistema creado por la AIA. Los más conservadores, como Chief Justice Roberts, se han inclinado por defender la competencia exclusiva de los tribunales mientras que los más liberales, como Justice Gingsburg, entienden que no existe contradicción con la Constitución.

La misma cuestión podría plantearse en España y en otros Estados miembros de la UE próximamente. De acuerdo con el artículo 45 de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la "Directiva de marcas"), los Estados están obligados a instaurar procedimientos directos antes las oficinas nacionales para revisar la nulidad y la caducidad de una marca, sin perjuicio de la posibilidad de recurso ante los tribunales competentes. Mediante esta modificación, la UE pretende garantizar la existencia de procedimientos más ágiles y tramitados por expertos en materia de marcas. Aunque la fecha límite para transponer el artículo 45 es el 14 de enero de 2023, el resto de disposiciones deben transponerse antes del 14 de enero del año próximo, lo que hace que los Estados empiecen ya a plantear fórmulas para dar cumplimiento a sus obligaciones comunitarias.

Así lo ha hecho ya el Gobierno de España, que el pasado abril presentó el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de marcas (el "Anteproyecto"). Sus artículos 51 y 52 establecen la existencia de una acción directa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") para que ésta declare la nulidad, absoluta o relativa, de un registro de una marca nacional o internacional, y lo propio hace el artículo 55 respecto de la caducidad. Para hacer efectivos estos procedimientos, la disposición final primera del Anteproyecto trae consigo la desposesión de una competencia exclusiva de los tribunales españoles, consagrada en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para otorgársela a la OEPM. No obstante, se sigue reservando la competencia del juez civil para conocer en vía reconvencional de las pretensiones de nulidad o caducidad.

El poder con que la norma inviste a la OEPM es muy amplio, pues su artículo 61 extiende los efectos de cosa juzgada a las resoluciones de dicho órgano de manera que impide al juez civil entrar a conocer de la nulidad de una marca cuando la cuestión ya haya sido resuelta por la OEPM.  De un modo similar, determina el efecto de litispendencia de los procedimientos judiciales respecto de aquellos iniciados ante la OEPM, de manera que, salvo que exista una razón especial para proseguir, deberá suspenderse de oficio el procedimiento que hubiere comenzado posteriormente.

Ante este escenario, podría plantearse la duda de la constitucionalidad de estos procedimientos, al igual que ocurre ahora en Estados Unidos. El artículo 33 de la Constitución Española consagra el derecho a la propiedad privada, que sin embargo, no puede considerarse fundamental ya que no es susceptible de amparo constitucional. Poca duda cabe de que este derecho incluye los derechos de propiedad industrial como las patentes y las marcas.

Debe recordarse que el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto sino que está limitado y sometido al interés general, pudiendo incluso ser objeto de expropiación por parte de las autoridades del Estado. La expropiación ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional como "la privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos acordada imperativamente por los poderes públicos por causa justificada de utilidad pública o interés social" (STC 204/2004). Por lo que, si existe causa justificada y media justa compensación, los poderes públicos están legalmente autorizados para arrebatar el derecho a la propiedad siguiendo un procedimiento con garantías. Por supuesto, la actuación de la Administración en el ejercicio de la facultad expropiatoria debe estar siempre sometida a la actividad fiscalizadora del poder judicial.  Si se cumplen estos presupuestos, la normativa que regula la potestad expropiatoria encuentra encaje constitucional.

Es cierto que la anulación por parte de un órgano administrativo de un derecho de propiedad industrial no puede considerarse una expropiación como tal, principalmente porque, aunque podría llegar a argumentarse que protege el interés general asegurando el buen funcionamiento del mercado y evitando el falseamiento de la competencia, una acción directa de nulidad o caducidad de una marca protege intereses eminentemente privados. Sin embargo, y al igual que sucede en el caso de la expropiación, el que un órgano administrativo, mediante un procedimiento reglado y con garantías, anule un derecho de propiedad industrial en base a que dicho derecho se otorgó de forma indebida, bien porque el titular no reunía los requisitos legales para obtenerlo bien porque lesionaba derechos de terceros, sería acorde a la Constitución siempre que la actuación de dicho órgano sea susceptible de recurso ante la jurisdicción competente. Este requisito, previsto en la Directiva, es el argumento fundamental que permite sostener que un procedimiento como el establecido en el Anteproyecto no lesiona el derecho constitucional a la propiedad privada.

Dicho lo anterior, se aprovecha la ocasión para señalar que, a primera vista, el mayor problema que plantea el sistema del legislador español a nivel competencial es otro. El hecho de que se abran dos vías, una directa y otra reconvencional, vinculadas por efectos de litispendencia y cosa juzgada, tiene un efecto negativo. Al no dar la competencia a los jueces de lo civil para resolver los recursos contra las decisiones de nulidad o caducidad dictadas por la OEPM, la competencia recaería, por defecto, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Ello favorecería la disparidad de criterios a la hora de establecer la nulidad o la caducidad de una marca en función de la vía escogida, disparidad que difícilmente sería unificada por la jurisprudencia del Supremo al tratarse de decisiones tomadas en órdenes jurisdiccionales diferentes.

En vista de lo anterior, cabe concluir que el debate planteado en Estados Unidos respecto de la constitucionalidad de los procedimientos administrativos de anulación de patentes podría llegar a reproducirse en Europa próximamente. No obstante, el aseguramiento de una vía de recurso que permita a los tribunales revisar la actuación de las oficinas nacionales permite entender, prima facie, que estos procedimientos se ajustan al marco constitucional. Sin embargo, aún queda tiempo para que entren en vigor los procedimientos de nulidad que establece la Directiva de marcas, por lo que habrá de estarse al avance de los acontecimientos para ver cómo se implantan en cada Estado y qué problemas específicos presenta cada sistema respecto de la competencia judicial para tomar decisiones que afecten a derechos constitucionales.


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