SAP Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunitaria, de 26 enero (AC 2012, 2289). Propiedad industrial.
No existe infracción de la marca ajena cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca.
-
Supuesto de hecho
No existe infracción de la marca ajena cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca. Mientras no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico.
-
Criterio o ratio decidendi
El tema que se suscita es si existe infracción de la marca ajena cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca; es decir, si mientras no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico.
Este Tribunal, reiterando la posición ya establecida en anteriores resoluciones, se alinea con la tesis mantenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero del 2007 (RJ 20071489). Como tiene establecido este Tribunal de Marca Comunitaria en la reciente sentencia de 18 de marzo del 2010 (PROV 2010207122) (conocida como Asunto "Matrix"), hemos de plantearnos si es posible deducir una acción de infracción dirigida contra la demandada cuando el servicio por ella prestado se encontraba amparado en el registro de una marca nacional. Ya dijimos en nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 (AC 2009463) algo en lo que nos reiteramos: no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos de la actora " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado (STS 7 de julio de 2006 (RJ 20065383)"). Con ello, seguíamos el criterio de nuestra Sentencia de 10 de marzo de 2008 (PROV 2008284840).
Así las cosas, el derecho de uso exclusivo de la demandada a utilizar la marca en el mercado, reconocido en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas , impide que pueda prosperar la acción de infracción de las marcas comunitarias de la actora, ni que tampoco puedan acogerse las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas , anudadas a la violación de la misma.
-
Documentos relacionados
Cita resolución y aplica en el mismo sentido:
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 74/2007, de 8 febrero (RJ 20071489).
- SAP Alicante (Sección 8ª), sentencia núm. 134/2010, de 18 marzo (JUR 2010207122).
?
