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27 de Noviembre de 2018

Raquel Arias Benéitez

alumna de 5º curso de Derecho + Comunicación en la Universidad de Deusto

¿Tienes que ser Messi para que registren tu nombre como marca?

La justicia europea se ha enfrentado a varios casos de conflictos entre marcas ya registradas y personas que quieren registrar su nombre propio a lo largo del año.


El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) permitió en abril que el mundialmente conocido futbolista Lionel Messi registrara su nombre como marca deportiva, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) denegó en mayo una solicitud de registro de marca comunitaria planteada por el señor Kenzo Tsujimoto, dirigente de una compañía de videojuegos. Pero, ¿por qué esta diferencia? ¿Dónde están los límites? Y sabiendo que la notoriedad de la persona es clave, ¿cómo se calibra la misma? Vamos a ir por partes para averiguarlo.

Para responder a estas cuestiones debemos analizar la sentencia del caso Tsujimoto, de 30 de mayo de 2018, mediante la que el TJUE resolvía el recurso de casación interpuesto por el solicitante, contra la sentencia del TGUE que denegó la solicitud del señor Tsujimoto. En este caso, el enfrentamiento se produjo entre la marca registrada "KENZO", que pertenece a una empresa de lujo de la industria de la moda desde los años 70 y el director de una compañía de videojuegos, Kenzo Tsujimoto, que solicitó registrar su marca como "KENZO ESTATE". Tras dos solicitudes de registro denegadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el empresario japonés decidió elevar su caso a los tribunales, que finalmente dieron la razón a la oficina europea.

El TJUE basa su decisión en que se cumplen los requisitos para denegar el registro de una marca establecidos en el artículo 8.5 del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. En resumen, se trata de una marca idéntica o similar a otra y que mediante el registro de la marca nueva se pretendía obtener una ventaja desleal, aprovechándose indebidamente del renombre de la marca anterior. El tribunal recalca que la función principal de una marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores y que permitiendo el registro de la marca de Tsujimoto se estaría privando de su función a la marca en conflicto.

Por otro lado, en cuanto al caso del futbolista Leo Messi, la sentencia de referencia es del 26 de abril de este año y fue dictada por el TGUE, por lo que cabría recurso contra la misma. En este segundo supuesto, el Tribunal General ha permitido que el argentino registre la marca "MESSI" a pesar de que existía una marca anterior llamada "MASSI", que también designa productos deportivos.

Messi trató de registrar su marca en agosto de 2011, pero la empresa española Massi lo recurrió alegando que había riesgo de confusión. En abril del presente año, tras casi siete años de reclamaciones, el deportista ha presentado su asunto ante el Tribunal General de la Unión Europea, que finalmente le ha dado la razón. La conclusión que plantea el TGUE es que, a pesar de que ambos signos son "globalmente similares", las diferencias entre ellos son tan grandes que "neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas".

El TGUE centra su argumentación en la idea de que Lionel Messi no sólo es una persona de renombre en el mundo futbolístico, sino que su nombre es conocido por la totalidad de la sociedad, dada su notoriedad. Este resulta ser el eje central sobre el que pivota la resolución en cuestión, al entender el juzgador que, dada la notoriedad del deportista, el grado de similitud entre las marcas difícilmente podrá dar lugar a confusión en un consumidor medio de artículos deportivos. Como añadidura, en esta sentencia se afirma que este tipo de solicitud de personas con cierta reputación cada vez son más comunes, siendo ejemplo de ello Meryl Streep o Victoria Beckham, que con peticiones como estas pretenden evitar que terceros utilicen sus nombres para hacer publicidad.

En definitiva, de la comparación de estos dos casos queda de manifiesto que el nombre propio de una persona no entraña un derecho incondicional a registrarlo para sí mismo como marca, sino que esta circunstancia está supeditada a la fama del interesado. No obstante, el de Messi ha sido el primer supuesto sobre el que se ha dictado una resolución, de manera que los criterios no resultan claros aún, siendo necesario aguardar a posteriores pronunciamientos sobre esta cuestión.

 

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