Sentencia núm. 165/2009 Juzgado de Primera Instancia Albacete Albacete () 01-09-2009

JUZGADO MERCANTIL DE ALBACETE

JUICIO ORDINARIO N° 1205/2006

Propiedad Industrial

SENTENCIA NUM. 165/09

En la ciudad de Albacete a 1 de Septiembre de 2009.

ROQUE BLEDA MARTÍNEZ, MAGISTRADO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA n° y MERCANTIL DE ALBACETE, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario n° 1205/2003, instados por Don Sabino , representado por la procuradora Doña María José Collado Jiménez y asistida del letrado Doña Sara Jové Balach contra Don Jose Luis , representado por la procuradora Doña Raquel Zamora Martínez y asistida del letrado Don Luis Francisco Paños Padilla, sobre violación de diseño industrial.

PRIMERO.- Con fecha 21 de diciembre de 2006 tuvo entrada en este Juzgado escrito de demanda con sus copias y documentos acompañatorios, en el que tras exponer hechos y fundamentación jurídica que estimó aplicables terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declare la existencia de actos de vulneración de las Variantes D, E, H e I del modelo Industrial numero 157.926 denominado FIGURAS DECORATIVAS cometidos por el demandado por actos de importación, almacenamiento, ofrecimiento, distribución y comercialización de unas figuras decorativas e imanes que representan un torero, un toro y una bailaora de flamenco que reproducen las registradas por la actora. Suplica también; la condena al cese de los actos de violación, a la remoción de los modelos copiados, a su destrucción, a la indemnización de daños y perjuicios, a la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional y su comunicación a los establecimientos a los que haya suministrado las figuras infractoras, con costas.

SEGUNDO.- Por Auto 2 de enero 2007 se admitió a trámite la demanda, ordenándose su substanciación por los trámites del juicio ordinario, con traslado de la demanda y emplazamiento de la demandada por término de 20 días, con los apercibimientos legales. Dentro del plazo legal compareció y contestó a la demanda oponiéndose a ella, alegando hechos y fundamentación jurídica que estimó aplicable y terminó suplicando su desestimación con costas

TERCERO.- Por providencia se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a la celebración de audiencia previa con las prevenciones legales a celebrar el día 3 de febrero del año en curso. Al acto de la audiencia previa comparecieron las partes asistidas de sus respectivos letrados sin que se lograse acuerdo entre ellas partes. El acto se suspendió para subsanación de defectos procesales. Reanudado este las partes solicitaron la suspensión del curso de los autos por encontrarse en vías de acuerdo, alzada la suspensión a instancia de parte, cada una propuso los medios de prueba que estimó oportunos a su derecho, admitiéndose la documental de los aportados con los respectivos escritos expositivos y la pericial, con la conformidad de las partes.

CUARTO.- El día 24 de abril actual ha tenido lugar el acto de juicio en el que se han practicado las pruebas propuestas. Después cada parte emitió su informe de resumen de prueba quedando los autos conclusos en poder del tribunal para sentencia.

QUINTO.- Que en la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, excepto el trámite para dictar sentencia al haber causado baja por enfermedad el proveyente el día 18 de mayo anterior.

En los presentes autos se ejercita por la entidad demandante acción declarativa de violación de diseño Industrial, cesación de los actos de violación, remoción de los modelos copiados, su destrucción, indemnización de los daños y perjuicios sufridos y la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional y su comunicación a los establecimientos a los que haya suministrado las copias de diseños infractores.

La parte actora entiende que el demandado vulnera derechos de propiedad industrial por realizar actos de importación, almacenamiento, ofrecimiento, distribución y comercialización de unas figuras e imanes, variantes D, E, H e I del modelo Industrial numero 157.926 y variantes 2 y 6 del modelo 500.022, denominados ambos FIGURAS DECORATIVAS que representan un torero, un toro y una bailaora de flamenco que reproducen los modelos por ella registrados.

Nos encontramos, por lo tanto, y a la vista del alegato de la parte instante ante supuestos de diseño industrial, que regula la Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724) . de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LDI).

El diseño industrial, de acuerdo con el artículo 1 de la referida Ley, consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que tenga características especiales que pueden consistir, en particular, en su línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Esto supone que el dibujo o diseño industrial se configura como la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje, siendo el criterio que inspira su protección, como dice la exposición de motivos de la LDI (párrafo lo apartado II) el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. Es necesario, por otro lado, que esa apariencia de! producto sea visible para el usuario final durante la utilización normal del producto, y que no cumpla exclusivamente una función técnica. Además se requiere que el diseño sea nuevo y ostente carácter singular. Esto supone, sí se trata de un diseño registrado que se debe comparar con todos los dibujos y modelos que se hubieren hecho públicos, es decir accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la de prioridad, lo que exige examinar si esas formas hubieran podido ser razonablemente conocidos en el tráfico normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen antes de esa fecha. Y la comparación debe concluir en que !a diferencia no sea debida a detalles insignificantes, sino a que la impresión general que produzca en el usuario informado deba diferir de la impresión general producida por el diseño anterior con el que se compara.

Por otro lado, el diseño industrial se configura como un derecho exclusivo de carácter absoluto que atribuye al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir a terceros ese uso sin su consentimiento. En este sentido, el artículo 45 LDI dispone: a estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados y para la efectividad de ese derecho de exclusiva el legislador otorga al titular del diseño (artículos 52 y siguientes LDI (RCL 2003, 1724) ) una serie de acciones consistentes en la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora, entre las que se encuentra la retirada de los productos infractores, el embargo o destrucción de los medios especialmente destinados a la violación; la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos; la entrega de esos medios u objetos, y por último !a publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor.

Como todo derecho de propiedad industrial, para examinar sí existe o no violación ha de partirse del contenido del registro (reivindicación en términos del derecho de patentes), de manera que se debe examinar si las características del objeto supuestamente infractor coinciden con las que constan en el registro, es decir, con las que se han reflejado en la solicitud (descripción y dibujos) y han pasado al registro como contenido que viene a concretar la protección del derecho. En consecuencia si el objeto infractor tiene características que también posee el registrado, pero que no han sido reflejados en la descripción o dibujo entonces no podremos apreciar la posible infracción. Ahora bien, el análisis de la infracción tiene una serie de peculiaridades respecto al resto de derechos de propiedad industrial, cuando hablamos de modelos industriales. Esto es así, porque en el diseño industrial en general, lo importante es la impresión global que el mismo produce, de manera que no se busca la sensación que suscitan uno o varios de sus elementos por separado, es decir, la protección no depende de la simple comparación de elementos individuales, sino que la que sirve de referencia es la impresión general o de conjunto; es decir, la que resulta de una visión global del diseño. No es posible, por tanto, comparar una parte del objeto obviando el resto, cuando la protección abarca a la totalidad del objeto, y además se ha de tomar como observador al usuario informado ( SSAP Madrid, sec 28, 22 de octubre de 2007 (AC 2007, 2107) y 13 de mayo de 2008 ). Lo relevante es que el presunto objeto infractor del modelo presente suficientes semejanzas con éste, hasta el punto de ofrecer una impresión general sustancialmente idéntica, y esta impresión sustancialmente idéntica puede ser consecuencia del uso de elementos que al profano le pueden parecer intrascendentes, pero que al usuario informado constituyen el motivo que determina su elección, entendiendo por usuario informado la persona o consumidor habitual y conocedor del producto lo que normalmente exige acudir al recurso de la prueba pericial.

Sin embargo, a efectos de apreciar si hay infracción no se debe) examinar si concurre la nota de la originalidad en el diseño industrial, ya que la protección del diseño no la exige, sino simplemente la presencia de «singularidad», siendo la originalidad y creatividad elementos del diseño artístico, que gozará de protección tanto por la propiedad industrial como por la intelectual ( SAP Madrid sec 28 de 13 de mayo de 2008 ). La singularidad o carácter singular se refiere a que la impresión que suscite en el usuario normalmente informado difiera de la que le provoca a ese mismo usuario otro modelo que se haya hecho accesible al público con anterioridad, sin que a este respecto sea necesario que el diseño se distancie o quede al margen de las tendencias estéticas imperantes.

El carácter singular, según ha señalado la SAP Barcelona sec 15ª de 5 de febrero de 2008 (JUR 2008, 137689) , concurre (artículo 5 Directiva) cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de la prioridad reivindicada, debiendo tenerse en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo. Así, como dice la Audiencia de Barcelona hay infracción si el diseño es idéntico, que incluye aquellos cuyas características difieran tan sólo en detalles irrelevantes y también se infringe si es un diseño semejante que no produzca una impresión general distinta a un usuario informado. Sin embargo se debe hacer una precisión, ya que el diseño industrial es una creación de forma que, cumpliendo sólo una función estética, se incorpora a productos industriales, dotándolos de una configuración nueva, por lo que resultan irrelevantes para enjuiciar la infracción del derecho de exclusiva aquellas diferencias que no radiquen o no se refieran, estrictamente, al diseño o forma con que se dota al producto. De modo que en el análisis procedente a estos efectos deben quedar descartadas las diferencias existentes en cuanto a los medios externos de presentación del producto en el mercado (referentes al embalaje, envoltorio, signos externos do identificación, etc.), por ser elementos ajenos a lo que es objeto de protección.

El actor alega que es titular de dos modelos industriales:

1) Modelo Núm. 157.926. así consta en el documento núm. 3 de la demanda; el modelo se titula «FIGURAS DECORATIVAS»; la solicitud de registro se produjo el 9 de febrero de 2004, produciéndose la concesión por la OEPM por resolución de 20 de septiembre de 2004. El registro comprendió un total de nueve variantes, solicitando en esta litis la protección de 4 de ella, que representan un torero, y una bailaora de flamenco, ambas en doble versión, completa y plana por su cara posterior.

La descripción de la variante «H» consiste en una figura decorativa que representa una joven sevillana de aspecto jovial y alegre, en posición erguida, que viste un típico traje de volantes y portadora del pelo adornado con dos flores, la cual sujeta con su mano derecha un abanico abierto con el que se cubre parcialmente el pecho en actitud coqueta».

La descripción de la variante «I» consiste en una figura decorativa que representa una joven torero de aspecto jovial y alegre, en posición erguida, que mantiene los brazos caídos y pegados al cuerpo sujetando un capote con la mano izquierda cubriéndole el pie y parte de la pierna izquierda»

La descripción de las variantes «D» y «E» son idénticas respectivamente a las anteriores pero las figuras son planas por su cara posterior.

Las descripciones anteriores figuran en la solicitud de registro junto con el dibujo o la representación gráfica de las figuras (documento 3 de la demanda)

Pues bien, a efectos de determinar la posible infracción de las referidas variantes, y teniendo en cuenta el contenido de la protección, tal como están registradas, la única prueba practicada – además de la documental num. 3 y 4 consistente en las certificaciones de los títulos de registro, en los que consta las descripciones y dibujos en la forma descrita, así como las fotografías acompañadas con la demanda – consiste en los ejemplares de figura decorativas aportadas a autos por una y otra parte, resultando que tanto la figura «joven sevillana» como la figura «joven torero», versiones D, E, H e I del modelo Industrial numero 157.926, son idénticas a las figuras aportadas por el demandado, mera reproducción o copia de las figuras del actor pues reproducen íntegramente los elementos descriptivos del modelo registrado por este. Basta observar las muestras físicas aportadas por una y otra parte para apreciar la perfecta identidad entre unas y otras. Solamente se aprecia una diferencia que consiste en que el tamaño de las figuras del demandado son de tamaño un mayor que las de la actor, circunstancia esta obviamente que no desvirtúa la impresión general o de conjunto del diseño.

Por tanto, sin más, ha de reconocerse a la actora que el derecho de exclusiva de las versiones D, E, H e I de su modelo 157.926 ha sido vulnerado por el demandado, sin que se haya probado por este su alegato de que en el mercado existan «innumerable modelos de figuras con los mismos motivos que les registrados por la actora», y mucho menos que dichos modelos sean anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro por la actora y que la demandada hubiese comenzado a explotar dichas figuras de buena fe, y, en todo caso, no serla de aplicación la excepción de la protección por el «derecho derivado de la utilización anterior» dado que las figuras de esta son copia (verdadero plagio) de las versiones D, E, H, I del modelo de la actora (artículo 50 LDI).

Tampoco puede prosperar las alegaciones del demandado negando ser titular de la fabricación o comercialización de las indicadas figuras decorativas «joven sevillana» y «joven torero», y ello porque la totalidad de los testigos, empresas distribuidoras y detallistas al público que depusieron en autos (Galiana Gregori Hermanos, de Benidorm; Don Teodulfo , de Castelló DŽEmpuries; Don Carlos Francisco , de Lloret de Mar, Dona Aida , de Ciudadela) afirman haber adquirido para la venta en sus respectivos negocios las figuras decorativas joven sevillana y joven torero del demandado Jose Luis , aportando incluso la factura correspondiente; en este sentido destaca el acta notarial aportada con la demanda, en la que consta reportaje relativo a dos cajas embalaje en las que figura el nombre del demandado y de las que el Notario da fe de haber extraído de su interior las figuras decorativas en cuestión, mera copia o reproducción de las versiones D, E, H, I del modelo 157.926 de la actora.

2) Modelo Num. 500.022, así consta en el documento n° 4 de la demanda, se titula también «FIGURAS DECORATIVAS»; la solicitud de registro se llevó a cabo el 15 de julio de 2004, produciéndose la concesión por la OEPM por resolución de 1 de marzo de 2005. El registro comprendió un total de 7 variantes, solicitando la protección de 2 de ella que representan un toro en doble versión, completa y plana por su cara posterior. No consta descripción alguna en la solicitud de registró ni en la resolución de la OEPM, Solamente consta el dibujo o representación gráfica que denota el contorno de un toro.

Pues bien, conforme a la doctrina antes expuesta dicho modelo no puede gozar de la protección registral ya que la solicitud de registro no contiene descripción alguna, limitándose a incorporar el dibujo o silueta de un toro (ver documento numero 4), y como se ha dicho arriba: todo derecho de propiedad industrial, para examinar si existe o no violación ha de partirse del contenido del registro (reivindicación en términos del derecho de patentes), de manera que se debe examinar si las características del objeto supuestamente infractor coinciden con las que constan en el registro, es decir, con las que se han reflejado en la solicitud (descripción) y han pasado al registro como contenido que viene a concretar la protección del derecho. En consecuencia si el objeto infractor tiene características que también posee el registrado, pero que no han sido reflejados en la descripción o dibujo entonces no podremos apreciar la posible infracción de la propiedad industrial existiendo en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, otras acciones y defensas de los derechos del actor.

La prosperabilidad de la acción de violación conlleva sin mas las de cesación de los actos de violación, remoción de los modelos copiados y su destrucción dado que el demandado no ha probado que haya dejado de comercializar las figuras y que no haya existencias en el mercado. Así mismo procede la publicación del fallo de esta sentencia en un diario de tirada nacional la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional y su comunicación a los establecimientos a los que haya suministrado las figuras infractoras

Queda por determinar la indemnización de daños y perjuicios interesada por la indemnización actora.

El artículo 55 de la LDI (RCL 2003, 1724) señala:

«1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho…

2. Para fijar a indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación de los derechos del titular del diseño registrado. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

3, Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó, la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

El actor ha interesado en concepto de daños y perjuicios como criterio aplicable, los beneficios obtenidos por el infractor con las variantes D, E, H, I del modelo 157.926 desde el 1 de marzo de 2004 hasta el cese de la infracción, sobre la base de la diferencia entre los ingresos obtenidos con la venta de las figuras infractoras menos los gastos soportados y, subsidiariamente, el 1% de su cifra de negocio,

Del informe pericial podemos extraer las siguientes conclusiones:

– El beneficio del infractor se ha obtenido calculando las unidades, vendidas de cada modelo durante los años 2004 a 2008 y su precio, y las unidades compradas en los mismos ejercicios y su precio; por otro lado se ha aplicado el importe de gastos declarado por el demandado en sus declaraciones IRPF en los referidos años.

– Que las referencias 438, 439, 723, 909 y 915 son figuras de toro que no están comprendidas en el Modelo Núm. 157.926 y además el amparo judicial no se fundamenta en dicho modelo, sino en el Modelo Num. 500.022. cuyas características no han sido reflejadas en la descripción y por tanto el registro no puede amparar al titular frente a la copia o imitación de sus figuras.

El importe que resulta del informe pericial es de 8.460,30 euros debiendo descontarse el de las 5 referencias excluidas que asciende a 4.071,21, lo que hace un total de 4.389,09 euros.

En cuanto a costas, siendo parcial la estimación, cada parte soportará las suyas y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación.

Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Don Sabino , contra Don Jose Luis y en su consecuencia:

A) Declaro que Don Jose Luis ha cometido actos de violación de las variantes D, E, H e I del modelo industrial numero 157.926 registrado por Don Sabino denominado FIGURAS DECORATIVAS, que representan un torero, y una bailaora de flamenco, habiendo consistido dichos actos en la importación, almacenamiento, ofrecimiento, distribución y comercialización de dichas figuras e imanes.

B) Condeno a Don Jose Luis :

1) Al cese inmediato de los actos de violación de las variantes D, E, H. I, del modelo Industrial numero 157.926, denominado FIGURAS DECORATIVAS, que representan un torero, y una bailaora de flamenco. Se establece una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

2) A la retirada del mercado y su destrucción de todas as figuras que reproducen las Variantes D, E, H e I del modelo Industrial numero 157.926 que figuran en el cuadro RESUMEN DE BENEFICIO NETO elaborado por el perito.

3) A indemnizar a Don Sabino en la cantidad de 4.389,09 euros importe de los beneficios obtenidos por el demandado con los actos de violación de las Variantes D, E, H e I del modelo Industrial numero 157.926 durante los años 2004 a 2008 y los que se acrediten en ejecución de sentencia a partir del año 2009 y hasta la cesación de los actos de violación, sobre la base de cálculo siguiente: precio de venta menos precio do compra, incrementado este en los gastos declarados por el demandado en sus declaraciones IRPF.

4) A la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional y su comunicación a los establecimientos a los que haya suministrado las figuras infractoras.

C) No procede pronunciamiento en costas.

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su razón y notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe interponer recurso de apelación que conocerá la Audiencia Provincial y que habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días de la notificación.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en la presente instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia estando celebrando audiencia pública el Sr. Juez que la dictó en el mismo día de su fecha. Doy fe.