28 de marzo de 2017 | 09:36
LEGAL TODAY. POR Y PARA ABOGADOS
 

Sentencia núm. 217/2008 Juzgado de lo Mercantil Barcelona Barcelona () 20-11-2008

Marginal: AC\2016\285

Tribunal: Juzgado de lo Mercantil Barcelona

Fecha: 20/11/2008

Jurisdicción: Civil

Procedimiento núm. 217/2008

Ponente: Luis Rodríguez Vega

PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR: reclamación de royalties: procedencia: diseño de farola: informe pericial; acreditación de que la actora es creadora exclusiva: creatividad: no significa que la actora tenga actualmente derecho de obligar a la demandada a cesar en la comercialización de las farolas: demandada legitimada para continuar con su actividad.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona estima en parte la demanda.

Juzgado Mercantil 4 Barcelona

C. Ausias Marc 36-38, 3ª planta

Barcelona

Procedimiento ordinario 406/2007 Sección X

Parte demandante Noemi y C.M. SALVI, S.L.

Procurador ESTHER SUÑER OLLE

Parte demandada INDUSTRIAS PE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.

Procurador IVO RANERA CAHIS

SENTENCIA 217/08

MAGISTRADO D. LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Barcelona, 20 de noviembre de 2008

1. El procedimiento se inició mediante demanda presentada el día 20/07/07, en reclamación del pago de los derechos derivados del contrato suscrito entre la actora Noemi y Industrial de Iluminación Roura SA (en adelante Roura), por el que la autora cedía a la demandada los derechos de explotación del diseño de farola ganadora del concurso "Nueva farola del Eixample", así como, el cese en el ofrecimiento, fabricación y comercialización las farolas basadas en dicho diseño.

2. Emplazado el demandado, compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones del actor, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de éste.

3. La audiencia previa tuvo lugar el día 13/03/08. En ella actora y demandada propusieron la prueba, que consta en el acta para acreditar los hechos controvertidos.

4. El juicio se celebró el día 4/09/08, en el se practicaron las pruebas admitidas, los abogados formularon conclusiones a la vista de las pruebas practicadas y se declararon los autos conclusos para sentencia.

5. Se han observado las formalidades legales excepto el plazo para dictar sentencia debido al cúmulo de asuntos que tramita este Juzgado.

Son hechos no controvertidos por las partes, como resulta de sus escritos de alegaciones y de la audiencia previa los siguientes:

A) El día 16 de junio de 1997, con objeto de participar en el concurso promovido por la compañía Proeixamble para la elección de una nueva farola para el Eixample de Barcelona, la actora Noemi , Eva María y Roura suscribieron un contrato (Documento n° 1 de la demanda).

B) En dicho contrato la Sra. Noemi y la Sra. Eva María , denominadas las diseñadoras, se comprometían a realizar para Roura el diseño de una farola para la presentación del citado concurso, así mismo se preveía el precio del diseño (200.000 ptas), el reparto del eventual premio y la posibilidad de establecer un royalty a favor de las diseñadoras dependiendo de las condiciones del contrato de Proeixample. igualmente se decía que el diseño denominado "Farola Modelo "Y" queda de única y exclusiva propiedad de Roura indefinidamente".

C) En la base 13 se decía que: Los derechos de propiedad intelectual quedarán a favor de los autores. El autor de la propuesta ganadora cederá los derechos de explotación y comercialización a la sociedad Proeixample por un periodo de diez años regulados a través de un contrato" (documento n° 2 de la demanda).

D) El diseño de la farola presentado por Roura fue el ganador del concurso, por el que el día 22 de julio de 1998, Roura firma con la Sra. Noemi un nuevo contrato sobre los siguientes productos: "Farola Y", "Farola I-Latina", y "Farola Y doble, para los chaflanes del Eixampie". El dicho acuerdo se pacta una compensación a favor de la Sra. Noemi por "las piezas diseñadas y que se diseñarán en el futuro" del 3% sobre las primeras 50.000.000 Ptas., y del 2% a partir de dicha cifra, calculado sobre los precios de venta netos. Según los términos del acuerdo: "la compensación será debida hasta que los productos de las líneas arriba indicados sean realizados, vendidos y cobrados por la empresa Roura, que tendrá para los mismos los derechos exclusivos de producción y venta nacionales e internacionales" (documento n° 3 de la demanda).

E) Roura dejó de liquidar los mencionados royalties desde ejercicio 2001, año que abonó la última liquidación (noviembre 2001), a pesar de lo cual Roura ha seguido vendiendo las mencionadas farolas.

F) Según las bases del concurso Roura cedió mediante contrato de fecha 15 de septiembre de 1999 los derechos sobre la obra a Proeixample, sociedad que a su vez los cedió a favor de CM Salvi S.L.

La primera cuestión debatida se refiere a la interpretación del contrato suscrito entre la Sra. Noemi y Roura. Según la actora, Roura viene obligada al pago del royalty pactado en el contrato desde el ejercicio 2002 al 2006 ambos inclusive, fecha en la que debido al incumplimiento dio por resulto el contrato. Mientras que la demandada sostiene que soio estaba contractualmente obligada al pago mientras fuera el proveedor en exclusivo de esas farolas, pero que dado que en el ano 2002 Salvi, la codemandante, empezó también a suministrar estas farolas a Proeixample, se extinguió la obligación de Roura de pagar el mencionado royalty a la Sra. Noemi .

La siguiente cuestión que se discute, en relación con las acciones de propiedad intelectual, es la autoría de los diseños de la farola, ya que, inicialmente, la demandada sostuvo que el diseño fue realizado por la Sra. Noemi , Sra. Eva María y empleados de Roura, en concreto por el Sr. Carlos Jesús . La actora ya precisó en su demanda que la Sra. Eva María elaboró el material gráfico para la presentación del diseño para el concurso y que el Sr. Carlos Jesús participó en la realización de los elementos técnicos de la farola pero no en su diseño.

Por ultimo lugar, se discute igualmente la consideración del diseño de la farola como una obra digna de protección como una creación original de propiedad intelectual, ya que la demandada sostiene que la Sra. Noemi se inspiró para su diseño en el modelo "Diagonal" de 1919 (Catálogo de Roura, pág. 68), hecho éste reconocido expresamente por la actora en la audiencia previa.

Siguiendo el orden señalado, en primer término, voy a referirme a la acción contractual ejercitada por la actora. Ésta no pide la resolución del contrato de 1998, resolución que da por hecha desde el ejercicio 2006 cuando le notificó tal decisión al demandado, sino que reclama el pago del royalty pactado en dicho contrato. En el contrato de fecha 22 de julio de 1998 se dice que Roura:

Reconoce a la señora Noemi una compensación por las piezas diseñadas y que se diseñarán en el futuro de: - los primero 50.000.000 ptas. facturados durante un año (de enero a diciembre) en ventas nacionales como internacionales por Roura SA una compensación del 3% (calculado sobre el precio de venia neto).- A partir de 50.000.001 ptas, hasta ilimitado, facturados durante un año (de enero a diciembre) en venías nacionales como internacionales por Roura SA una compensación del 2% (calculado sobre el precio de venía neto).- La compensación será debida hasta que los productos de las líneas arriba indicados sean realizados, vendidos y cobrados por la empresa Roura SA, que tendrá para los mismos los derechos exclusivos de producción y venta nacionales e internacionales".

En cumplimiento de la citada base decimotercera de las bases del concurso Roura cedió, por contrato de fecha 15 de septiembre de 1999, los derechos de explotación y comercialización de la obra a Proeixample por un período de diez años, y de acuerdo con esta cesión Proeixample autorizó, no solo a Roura, sino también a Salvi ( octubre 2000) a comercializar las farolas. La demandada sostiene que desde que la sociedad Proeixample autorizó a Salvi a fabricar y suministrar farolas con el diseño litigioso, Roura no venía obligado a pagar a la Sra. Noemi compensación alguna, ya que dejó de tener la exclusiva del diseño.

El argumento de la demandada es sencillamente insostenible, ya que fue la propia demandada Roura la que cede a Proeixample los derechos sobre la obra (contrato de fecha 15 de septiembre de 1999, Documento n° 7 de la contestación), y lo hace de conformidad con las bases del concurso (base 13). Por lo tanto Roura ya sabía cuando firmó el contrato con la Sra. Noemi , que al haber ganado el concurso tenía la obligación de ceder los derechos de explotación a favor de Proeixample, pero a pasar de esas condiciones se obligó con la Sra. Noemi a pagar la compensación señalada. La Sra. Noemi cedió sus derechos en exclusiva a Roura, cumplió su parte del contrato, y de los confusos términos del documento no se puede deducir que el royalty estuviera condicionado a que Roura fuera la única empresa comercializadora de la farola, ya que al ganar el concurso sabía que necesariamente tenía que ceder sus derechos.

De acuerdo con la pericial practicada el importe de los royaltes adeudados desde el ejercicio 2001 es de 46.445'52 euros. Hay que señalar que el perito ha partido de las farolas modelos "Y", "Ydoble" y "I", que son a las que se refería el contrato. Entre los datos el perito correctamente ha incluido las ventas de farolas de diferentes alturas pero del mismo modelo, ya que son idénticas excepto por el detalle de la altura y el código de producto que le asigna Roura es el mismo. En consecuencia, procede estimar el ejercicio de la acción derivada del cumplimiento del contrato, condenado a la demandada al pago de la suma de 46.445'52 euros mas los intereses legales desde la fecha de vencimiento de cada una de las anualidades 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y 30 de junio de 2006 de conformidad con el informe pericial.

La siguiente acción que ejercita la actora se refiere a sus derechos de propiedad intelectual sobre el diseño de la farola. Indudablemente el objeto de este litigio es la forma especial de una farola, en definitiva, su diseño. El diseño industrial, antes llamado modelos y dibujos industriales, viene regulado actualmente por la Ley 20/2003, de 7 de julio (RCL 2003, 1724) , de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI). El art. 1. 2 a ) define el diseño como "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, la líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación". La protección del diseño viene subordinada, en nuestra legislación nacional, a su registro, art. 2 LDI, pero su protección como diseño, no excluye que la configuración de un producto no pueda ser protegido como una obra de propiedad intelectual. Precisamente la disposición adicional adicional 10ª de la Ley 20/2003 lo destaca cuando dice que "La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual", en el mismo sentido que ya lo hacia el Estatuto de Propiedad Industrial en su art. 190. Así pues, aun cuando un diseño no esté protegido por no haber sido registrado, puede ser protegido como una obra de propiedad intelectual siempre que presente en si mismo el grado de creatividad y originalidad necesario.

La demandada primero niega que la Sra. Noemi sea la creadora en exclusiva del diseño, sin embargo, lo cierto es que las pruebas afirman lo contrario. La Sra. Eva María , a los que los demandados atribuyen la coautoria de la obra, reconoció, en su declaración como testigo, a la Sra. Noemi en exclusiva ese mérito. La Sra. Eva María , diseñadora gráfica, participó en el concurso promovido por Proeixample, elaborando el material gráfico de la propuesta formulada por Roura y diseñada por la Sra. Noemi . La participación de Roura se limitó a aportar la técnica necesaria para la elaboración del producto, pero no hay prueba alguna que interviniera en el diseño de la farola. Este hecho es lo que explica que Roura reconociera únicamente como diseñadora a la Sra. Noemi en su contrato de 22 de julio de 1998, al pactar una compensación únicamente con ella, y no hacer referencia alguna a la presunta participación de Roura.

La demandada igualmente discute que la obra tenga el grado de creatividad y originalidad necesaria para ser protegida como una obra de propiedad intelectual. El art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (RCL 1996, 1382) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (LPI), se dice que:

"Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos a comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas»

Sorprende que el letrado de la actora no haya dedicado ni una sola línea de su escrito de demanda a justificar que el diseño de la farola cumple esos requisitos, si leemos la demanda podremos comprobar como se limita a copiar los textos legales sin hacer la más mínima aportación o valoración sobre este dato fundamental, ya que no todo diseño, por novedoso y singular que sea, goza de forma automática de la protección que le dispensa la Ley de Propiedad Intelectual sobre la que funda su demanda, como hemos visto. Como he dicho, no todo diseño puede ser protegido como obra de propiedad intelectual, aunque los diseños artísticos gozan de una doble, acumulativa y compatible protección. Es imprescindible que la obra sea una "creación original", art. 10.1 LPI , que tenga un grado de creatividad y originalidad, DA 10ª LDI, superior a la novedad y singularidad que debe de tener todo diseño para poder ser registrado.

Tal grave omisión del escrito de demanda, tampoco fue subsanada por el letrado de la actora en sus conclusiones, durante las cuales no hizo mención alguna al cumplimento de aquellos requisitos, a pesar de que uno de los argumentos fundamentales de la contestación de la demandada fue que el diseño carecía de la originalidad necesaria para considerase un diseño artístico, protegible por la Ley de "propiedad intelectual. Para que el Letrado de la actora abordara esta cuestión tuve que interrogarle directamente sobre ella después de las conclusiones, a pesar que tampoco fue capaz de explicar concretamente en que consiste la originalidad del diseño de la Sra. Noemi que le haga merecedora de la consideración de obra de propiedad intelectual, aunque lo cierto es que supo destacar que los contratos celebrados sobre la obra le reconocían dicha consideración.

Entre los dos criterios posibles para diferenciar el diseño propiamente dicho y el arte aplicado, el cualitativo y el cuantitativo, según la doctrina la Ley española del Diseño Industrial ( Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724) ) se inclina por criterios cuantitativos, referidos al nivel artístico de la obra, por eso la DA citada habla de grado de creatividad y originalidad, para que un diseño tenga la consideración de obra de arte, es necesario que tengan un elevado nivel artístico.

El contrato de cesión de derechos, celebrado en 1999 entre Roura y Proeixample, Roura cede los derechos de propiedad intelectual que ostenta sobre el diseño, por lo que ahora creo que no puede negar tal condición a la obra cuyos derechos le cedió a su vez la Sra. Noemi , En consecuencia, procede reconocer a la Sra. Noemi los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño de la farola.

Ahora bien, ese reconocimiento no significa que la actora tenga actualmente derecho de obligar a la demandada a cesar en la comercialización de las farolas. La actora participó en un concurso público, una de cuyas bases incluía la cesión obligatoria de los derechos de propiedad intelectual del diseño ganador a favor de Proeixample, hecho al que no era ajeno la Sra. Noemi , cesión que pactó Roura con Proeixample. Ha sido Proeixample quien ha contratado el suministro de las farolas con Roura, por lo que la compañía demandada está perfectamente legitimada para continuar actualmente con su actividad. La fabricación y suministro de farolas por parte de Roura se legitima por el contrato de suministro que tiene suscrito con Proeixample y no por el que tenía suscrito con la Sra. Noemi , igual que Salvi actualmente puede suministrar farolas a Proeixample en virtud del contrato que tiene suscrito con la cesionaria en exclusiva con dicha compañía, no por el contrato que tiene con la Sra. Noemi ya que actualmente Proeixample es la cesionaria en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual del diseño de la farola litigiosa. Si la actuación de Roura es legítima no puede la actora pedir indemnización alguna, por lo que procede desestimar el ejercicio de las acciones derivadas de los derechos de propiedad intelectual.

A tenor de lo dispuesto en el art. 394 no procede hacer especial imposición de las costas al haberse estimando solo parcialmente la demanda.

Estimar parcialmente la demanda, y condenar a Industrial de iluminación Roura SA a pagar al actor 46.445'52 euros, más los intereses legales del royalty correspondiente a cada una de las anualidades desde la fecha de vencimiento de 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y 30 de junio de 2006 de conformidad con el informe pericial, sin hacer especial imposición de las costas procesales.

Firmado, LUIS RODRÍGUEZ VEGA, magistrado-juez.

PUBLICACIÓN. La presente resolución ha sido leída en audiencia pública por el Sr. Juez que la firma en el día de su fecha, doy fe.

Recursos.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado, para su resolución por la Audiencia Provincial.

 
© Editorial Aranzadi S.A.U
 
 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de la navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información pulse aquí.   Aceptar

.