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Artículos de Opinión

La infracción marcaria y la competencia desleal

6 de Septiembre de 2016

Uno de los aspectos controvertidos en el ámbito de la protección jurisdiccional de las marcas es la relación existente entre la legislación marcaria y la legislación que define los actos de competencia desleal.

Enrique García-Chamón Cervera,
Presidente del Tribunal de Marca de la Unión Europea


Son dos los aspectos a considerar: de un lado, cuál es la relación existente entre ambas legislaciones cuando la marca, como signo distintivo de productos y servicios en el mercado, es objeto de agresión por un competidor y; de otro lado, cuáles son los requisitos de los concretos ilícitos concurrenciales previstos en nuestra Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD) en los que pueden subsumirse aquellas conductas que, no constituyendo estrictamente actos de infracción marcaria, sí pueden calificarse como actos de competencia desleal.

En nuestra jurisprudencia, la STS de 11 de marzo de 2014 (Ponente: Exmo. Sr. Sancho Gargallo) aborda con detenimiento ambas cuestiones:

En primer lugar, la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva derivados de la legislación marcaria y las de competencia desleal está regida por el denominado principio de complementariedad relativa.

Este principio se desarrolla con arreglo a una serie de criterios según los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensa la legislación marcaria con el sometimiento de la conducta considerada a la LCD:

    i) no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

    ii) procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

    iii) la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

De los criterios anteriores se desprende que resulta esencial el modo en que se describen en la demanda las concretas conductas constitutivas de competencia desleal en el sentido de que no se basen directamente en los derechos de exclusiva que confieren los registros marcarios, sino en la especial forma en que es comercializado y publicitado el producto del demandante. Si es así, las acciones ejercitadas de infracción marcaria y de competencia desleal serán complementarias y podrán deducirse conjuntamente en la misma demanda.

Pasamos, a continuación, a examinar los concretos ilícitos concurrenciales que suelen solaparse con los actos de infracción marcaria con el fin de fijar sus elementos característicos.

Empezamos con los actos de confusión (artículo 6 LCD). En primer lugar, hemos de distinguir este ilícito del tipificado en el artículo 11.2 LCD relativo a los actos de imitación de prestaciones. Es unánime la jurisprudencia cuando declara que los supuestos de los dos preceptos responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos. Para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal hemos de destacar que en el primer caso se determina comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma; por el contrario, para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.

Seguidamente, abordamos los elementos que han de concurrir para apreciar la existencia de actos de explotación de la reputación ajena sancionados en el artículo 12 LCD.

La nota general básica se halla en la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Además, es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado, cuya prueba incumbe a quien lo afirma. La conducta ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores, especificando el párrafo segundo en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial.

Las ventajas que pueda proporcionar pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. Por último, el aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual, evitable y sin justificación.

Por último, también se invocan los actos de obstaculización fundados en la cláusula general prevista en el vigente artículo 4.1 LCD. Hemos de partir de que este precepto tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto, aplicándose en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular.

Los actos de obstaculización por dilución podrían incluirse dentro de esta cláusula general cuando se haya producido un menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los elementos de singularización e identificación, idóneo para convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos.

Enrique García-Chamón Cervera, presidente del Tribunal de Marcas, dirige el I Foro Aranzadi sobre la Propiedad Industrial: Marcas, Diseño y Competencia Desleal, un foro jurídico para el examen y discusión del derecho de la propiedad industrial y, en concreto, de las siguientes cuestiones relevantes en la actualidad sobre la protección jurídica de las marcas y su relación y delimitación con la protección jurídica del diseño industrial y el derecho contra la competencia desleal.


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