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19 de Diciembre de 2018

El alcance excluyente de las marcas no registradas frente a intentos de registro de marcas de la UE

  • El tribunal ha confirmado que la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión
  • En la práctica, en el mundo real y no en el plano jurídico, todo es muy relativo

Álvaro Pérez Lluna,
Abogado y socio de Demarks&Law


El pasado 24 de octubre de 2018 el Tribunal General de la Unión Europea ha resuelto por sentencia un conflicto de marcas entre Bacardi & Company Ltd. y una empresa checa actualmente denominada Palírna U zeleného stromu a.s. El 26 de junio de 2009 Bacardi presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea que consistía en el número 42 y el término “BELOW” con una concreta representación gráfica.

 

La mencionada empresa checa presentó una oposición basada en el uso de una marca no registrada, que venía realizando con anterioridad en la República Checa y en Eslovaquia para vodka, que también utilizaba el número 42 y una imagen muy similar.

 

En primera instancia la oposición fue desestimada, pero la empresa checa recurrió y consiguió la denegación de la marca de Bacardi. Posteriormente Bacardi interpuso ulterior recurso, y éste ha sido ahora resuelto en sentido desestimatorio, por lo que se mantiene la denegación de su marca.

La Ley checa de marcas confiere a los titulares de marcas no registradas que se utilicen en el tráfico económico con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de un nuevo signo, y cuyo alcance no sea únicamente local, el derecho a prohibir marcas posteriores si los signos son idénticos o similares y designan productos o servicios similares.

Riesgo de confusión

En el procedimiento de recurso posterior a la oposición quedó demostrado suficientemente que los productos a los que se refería la marca no registrada habían sido comercializados en distintos lugares, al menos en el territorio checo, y, por otro lado, que esa comercialización había tenido lugar antes de la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca de Bacardi, y en el contexto de una actividad comercial dirigida a obtener un beneficio económico.

Se llegó por ello en segunda instancia a la conclusión de que existía un riesgo de confusión por parte del público pertinente y por ello en fase de recurso la oposición fue estimada y la marca de Bacardi denegada sobre la base de dicho uso de una marca sin registro en el ámbito nacional de un estado miembro.

Es interesante en el caso que, a su vez, Bacardi había alegado un uso de su marca en la República Checa anterior al de la entidad checa oponente, y afirmaba por tanto que la marca no registrada que alegaba la empresa checa constituía un acto de competencia desleal y una violación de los derechos de autor de Bacardi, no siendo por tanto válida.

No obstante, el tribunal ha confirmado que la validez de una marca nacional (registrada o no) no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión, sino solo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión, incumbiendo a quien cuestione dicha validez obtener una resolución al respecto y acreditar su firmeza, puesto que mientras la marca nacional anterior se halle efectivamente protegida, la existencia de un registro nacional anterior o de otro derecho anterior a aquella es irrelevante a efectos de una oposición contra una solicitud de marca de la Unión.

Relevancia de esta decisión

Más allá de lo intrincados, largos, e imprevisibles que han resultado para las partes los procedimientos que se han sucedido con motivo de la impugnación de la concreta marca de Bacardi aquí comentada, lo cierto es que la relevancia de esta decisión es muy reducida para ambas, y no solo por el transcurso de casi diez años que son suficientes para aburrir a cualquiera y hacer obsoletas la mayoría de marcas figurativas.

Lo cierto es que Bacardi tiene ya registradas multitud de otras marcas de la Unión Europea que incluyen el número 42 y el término "BELOW", tanto en forma denominativa como incluso en alguna forma figurativa cuya imagen es bastante similar a la que ha sido objeto de esta litis. No le afecta ni parece preocuparle en la práctica por tanto a Bacardi demasiado la denegación de esta marca, además de que pese a todo viene utilizándola en el mercado.

Por su parte, la empresa checa ya no utiliza la marca en la que basaba su oposición, y a su vez ha recibido oposición de Bacardi contra las solicitudes de marca de la Unión Europea que corresponden con la imagen actualizada de su marca con el número 42. Del mismo modo, y pese a no tenerla registrada a causa de dichas oposiciones, la empresa checa utiliza la marca en el mercado sin preocupación alguna.

No sería muy descabellada la conclusión de que, en la práctica, en el mundo real y no en el plano jurídico, todo es muy relativo y mucho menos trascendente de lo que la exhaustividad de las resoluciones que se ocupan de estos enfrentamientos harían pensar.

Con frecuencia muchas empresas invierten ingentes cantidades de dinero y tiempo en la confrontación registral, generan una gran carga de trabajo administrativo y judicial, y sin embargo actúan en el mercado como estiman por conveniente y totalmente ajenas a lo que en dichos procedimientos se resuelva, si es que se resuelve, porque aquí todavía cabe ulterior recurso, que a buen seguro alguna de las partes promoverá.

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