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16 de Mayo de 2018

El Anteproyecto de Ley sobre Protección de Secretos Empresariales

En febrero de este año se abrió el trámite de información pública del Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales (http://www.mjusticia.gob.es), por la que se ha de transponer la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (el “Anteproyecto” y la “Directiva”).

José Massaguer,
Catedrático de Derecho mercantil. Abogado de Uría Menéndez


1.             El régimen vigente en materia de protección jurídica de los secretos empresariales

Actualmente, la regulación general de la protección civil de los secretos empresariales se halla en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. En términos generales, esta norma ofrece un nivel de protección razonablemente satisfactorio: por un lado, configura con suficiente precisión las conductas relevantes y los presupuestos de su deslealtad, mientras que las más importantes lagunas que posee se han colmado correctamente; y, por otro lado, cuenta con las acciones de competencia desleal y normas procesales especiales en esta materia.

Sin embargo, no constituye una regulación acabada. En efecto, deja en manos de los tribunales precisar cuestiones necesitadas de criterios sustantivos que proporcionen una guía segura para su tratamiento. Así sucede, por ejemplo, con la determinación de la naturaleza de la información susceptible de ser protegida como secreto empresarial, la delimitación entre la información constitutiva de secreto empresarial y los saberes, habilidades y experiencias que pertenecen a los trabajadores, el tratamiento de la explotación de secretos empresariales incorporados indebidamente a productos y servicios, la calificación de la conducta de quien utiliza secretos empresariales adquiridos de quienes los transmiten de forma ilícita, o la concreción de los casos en que la obtención y comunicación de secretos empresariales ajenos no es objetable por razón de su contexto y fines.

Asimismo, la regulación ahora vigente presenta carencias en relación con las medidas y normas procesales de defensa de los secretos empresariales. De este modo sucede, por ejemplo, en relación con la limitación de los medios para preparar el juicio por infracción, en especial porque no son aplicables las diligencias preliminares de información y las medidas de aseguramiento de prueba reconocidas en materia de propiedad industrial, o, en un plano más general, con la falta de disposiciones adecuadas para preservar la confidencialidad de los secretos empresariales en los procesos promovidos para su defensa.

2.             Las exigencias y opciones de transposición de la Directiva

La Directiva contiene disposiciones de carácter imperativo para los Estados miembros sobre estas y otras cuestiones, lo que, más allá de la oportunidad de mejorar el régimen actual, hace ineludible su transposición. En este sentido, el número y extensión de las cuestiones reguladas en la Directiva que debían incorporarse a la legislación interna y su indefinición sobre la naturaleza (competencia desleal o propiedad industrial) de la protección de los secretos empresariales, ha aconsejado transponerla mediante una ley especial, que no rompe, sin embargo, los lazos con el Derecho contra la competencia desleal (cfr. disposición adicional).

El Anteproyecto se estructura en una exposición de motivos, veinte artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición final, cuya redacción trata de favorecer su más armonioso engarce con nuestra legislación mercantil y procesal, y además evita reiterar normas que tienen acabada expresión en nuestro ordenamiento, como sucede en diversos aspectos sobre las cuestiones procesales que aborda la Directiva.

El Anteproyecto, por otra parte, preserva la terminología tradicional de nuestro sistema jurídico en esta materia. Así, se emplean las siguientes expresiones: "secretos empresariales", para designar el objeto de protección; "titular", para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección; "violación", para referirse de forma conjunta a las conductas ilícitas; "acciones de defensa", para englobar los requerimientos, medidas correctivas e indemnización de daños y perjuicios de la Directiva, o "medidas cautelares", para designar las medidas provisionales y cautelares de la Directiva.

3.             Las novedades sustantivas

Las novedades más salientes que propone el Anteproyecto en el plano sustantivo dan comienzo con la incorporación de la definición de "secreto empresarial", de la que carece la legislación interna vigente y que nuestros tribunales han hallado, como hace la Directiva, en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como de la indicación de la naturaleza de información que puede constituir su objeto: "se reputa secreto empresarial cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) ser secreta, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial precisamente por ser secreta, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto" (art. 1.1). Asimismo, se reconoce la distinción entre secretos empresariales, objeto de la protección jurídica, y conocimientos, habilidades y capacidades, que forman el patrimonio intelectual y profesional de los trabajadores, para dejar establecido al respecto que la tutela de aquellos no se extiende "al uso por parte de estos [los trabajadores] de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional" (art. 1.3).

Bajo otro aspecto, se determinan las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales como "cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquellos [secretos empresariales]" (art. 1.2), y se definen las circunstancias en que son ilícitas (art. 3). Bajo este aspecto, las novedades más salientes incluyen la extensión de la ilicitud a la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales por quien los obtenga sabiendo o habiendo debido saber que obtenía el secreto de persona que lo revelaba o utilizaba ilícitamente (art. 3.3), y también a los actos de explotación comercial de las llamadas mercancías infractoras o "productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita" (art. 3.4).

Este aspecto de la regulación se completa con la fijación de los supuestos en que, en consideración a intereses dignos de mayor tutela, aquellas conductas son lícitas o quedan a salvo de la acción de infracción (art. 2), entre las que figuran, por ejemplo, "la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial" (la llamada ingeniería inversa), la obtención, utilización o revelación de secretos "en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación [...] con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal" o, en general, "con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley".

Por otra parte, se incluye un catálogo abierto de acciones de defensa, en el que se concretan los remedios más importantes atribuidos al titular del secreto empresarial, y se define su alcance: declaración, cesación, completada con indemnizaciones coercitivas, aprehensión de mercancías infractoras para su modificación, destrucción o entrega a instituciones benéficas, remoción, atribución en propiedad de las mercancías infractoras, indemnización de daños y perjuicios, y publicación o difusión de la sentencia (arts. 4 y 5). En esta materia destaca la precisión de las circunstancias que deben considerarse para definir el alcance de la cesación y publicación de la sentencia, la admisión de la posibilidad de sustituir la cesación, remoción y similares por una indemnización de daños y perjuicios cuando la violación del secreto empresarial no fuera dolosa y aquellas medidas hubieran de ocasionar al infractor un perjuicio desproporcionado, y, en fin, la concreción del contenido económico de la indemnización de daños y perjuicios y la disposición de medidas para facilitar su cálculo y liquidación, en línea con lo previsto en la Ley de Patentes (art. 6).

La regulación de las acciones de defensa concluye con una regla de prescripción que, entre otros extremos, establece un plazo de tres años para el ejercicio de la acción, coincidente con el vigente plazo máximo de prescripción, contado -eso sí- desde que la acción se pudo ejercitar y se tuvo conocimiento del infractor (art. 7).

4.             Las novedades procesales

Como la Directiva, el Anteproyecto regula numerosos aspectos procesales con el fin de proporcionar a los titulares de secretos empresariales herramientas eficaces para defender su posición jurídica (arts. 8 y ss.). En este ámbito, las novedades más significativas versan sobre tres aspectos. En primer término, se prevén reglas nuevas para preservar la confidencialidad de la información que se aporte o genere en el proceso y pueda constituir secreto empresarial (art. 11). En segundo término, se amplían las medidas para preparar el proceso, que no solo comprenden las diligencias de comprobación de la Ley de Patentes, sino también las medidas de acceso a fuentes de prueba recientemente introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia, y las medidas de aseguramiento de pruebas (arts. 12 a 14). Finalmente, se incorporan normas especiales sobre medidas cautelares para asegurar que su concesión pondera las circunstancias relevantes para asegurar su proporcionalidad, que la desaparición sobrevenida del secreto empresarial determina su alzamiento y que la posición de los terceros negativamente afectados por ellas es debidamente considerada (arts. 15 a 20).

5.             Valoración de conjunto

En su conjunto el Anteproyecto es el primer paso para una renovación del régimen de protección jurídica de los secretos empresariales, que ha de dotar al ordenamiento interno de una regulación más completa desde el punto de vista sustantivo, que colmará los huecos de la regulación vigente, y más eficiente y ágil desde el punto de vista procesal, y que reforzará la eficacia práctica de la defensa de los secretos empresariales frente a su violación.

Seguramente queden aspectos que hubieran podido ser desarrollados, pero el que las previsiones que podrían requerir ese desarrollo procedan de la Directiva y, por lo tanto, estén sujetas a la interpretación autónoma y uniforme del TJUE, así como el elevado estándar de armonización formal que domina en la doctrina del TJUE, hacen razonablemente acertada la opción del Anteproyecto por ajustarse más estrictamente a los contenidos de la Directiva, sin perjuicio de la simplificación de su redacción y estructura allí donde la necesaria fidelidad a su letra y finalidad lo han permitido.

 

José Massaguer,
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