El registro de la forma de un producto como marca ha de someterse a la prohibición de registrar los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por razones de orden técnico, o bien por la forma que da un valor sustancial al producto” (artículo 5.1.e de la Ley de Marcas, española, acorde con el Derecho comunitario). Puede considerarse que la finalidad de la prohibición referida al “valor sustancial” reside –en parte- en evitar que la marca se convierta de forma generalizada en una protección alternativa al diseño industrial y a la propiedad intelectual. Parece claro que la determinación de cuándo ese valor es sustancial habrá de decidirse en cada caso.
Pues bien, en relación con las prohibiciones absolutas referidas a la forma impuesta por la naturaleza y la que da un valor esencial al producto, el TJUE se ha pronunciado el 18 de septiembre de 2014 en el Asunto, C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A / S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik y Peter Opsvik A / S.
Los antecedentes son conocidos. En 1972 el grupo Stokke introdujo en el mercado la silla "Tripp Trapp", protegida también por derechos de autor, ganadora de premios y muy novedosa para la época. En 1998 Stokke A/S presentó ante la Oficina de Benelux una solicitud de registro de la marca tridimensional que representa la forma de la silla Tripp Trapp. A su vez, la sociedad alemana Hauck GmbH & Co. KG produce y distribuye productos infantiles, entre los que se encuentran dos modelos de silla para niños («Alpha» y «Beta») que Stokke y el autor consideraban que violaban sus derechos de autor, así como de marca.
Conviene añadir que son varios los frentes judiciales que han confrontado a estas dos empresas. En uno de ellos, entabladas las acciones contra la sociedad alemana, ésta reconvino solicitando la nulidad de la marca. El Rechtbank 's- Gravenhage estimó el recurso de Stokke y Opsvik, el creador de la silla, en lo que atañe a la violación de los derechos de autor y, por lo que respecta a la pretensión de Hauck, declaró la nulidad del registro de la marca. El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que conocía del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Rechtbank 's- Gravenhage, planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales sobre los motivos de denegación o de nulidad del registro de una marca en relación con los signos constituidos por la forma del producto de que se trate.
Razonamiento del TJUE. De las cuestiones prejudiciales planteadas y de la respuesta del Tribunal, pueden destacarse los siguientes aspectos:
a) En cuanto a la interpretación del motivo de prohibición de registro (o nulidad) que figura en el primer guión del artículo 3.1 (e) de la Directiva de marcas aplicable al caso, "forma impuesta por la naturaleza del propio producto", se afirma que dicho motivo persigue el mismo objetivo que las causas que se enumeran en los guiones segundo y tercero. De lo anterior ha de seguirse que el primero ha de ser interpretado de una manera que resulte coherente con los objetivos de los otros dos guiones. Al aplicar ese primer guión, subraya el Tribunal, que hay que tener en cuenta el hecho de que el concepto de «forma impuesta por la naturaleza del propio producto» implica que, en principio, debe denegarse el registro de las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto. Ya que reservar tales características para un único operador económico impediría que las empresas competidoras pudieran atribuir a sus productos una forma que fuera útil para la utilización de tales productos. Por otra parte, se trata de características esenciales que el consumidor podrá buscar en los productos de los competidores, dado que esos productos están destinados a cumplir una función idéntica o similar.
b) En cuanto a la consideración a propósito de la forma de un producto que da un valor sustancial al mismo, el Tribunal entiende que no significa que otras características no puedan también dar al producto un valor significativo. Señala que este concepto no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos que, además de un elemento estético importante, tengan características funcionales esenciales. El Tribunal también afirma que el hecho de considerar que la forma da un valor sustancial al producto no excluye que otras características del producto puedan otorgar asimismo un valor importante a éste. Así, el objetivo de evitar que el derecho exclusivo y permanente que confiere una marca pueda servir para perpetuar, sin límite de tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad exige que no se excluya automáticamente la aplicación de esta causa de denegación o de nulidad cuando, además de su función estética, el producto de que se trate cumple igualmente otras funciones esenciales.
Así mismo se señala que la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación de esta causa de denegación, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta identifica las características esenciales del signo.
c) Por último, en lo que respecta a la cuestión de si estas dos causas de denegación del registro de la marca pueden aplicarse combinadas entre sí, el Tribunal de Justicia indica que las causas de denegación de registro previstas en la Directiva sobre marcas tienen carácter autónomo. En consecuencia, si se cumple uno solo de estos criterios, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto, o incluso por una representación gráfica de esa forma, no puede registrarse como marca.
A modo de valoración final, podría decirse que no ha resultado sorprendente la decisión del TJUE en tanto que sigue la línea iniciada por el Asunto Philips y consolidada en el Asunto Lego. Ahora bien, en relación con la interpretación del tercer guión, en cuanto a la forma que da un "valor sustancial" al producto, sí que cabía esperar una respuesta más detallada a la cuestión prejudicial planteada, que se ha calificado por parte de algunos como una interpretación amplia.
Resulta claro que la problemática de las marcas tridimensionales es de gran interés y se aprecia caso por caso, como se demuestra en el reciente pronunciamiento comunitario del Tribunal General (Sala Sexta), de fecha 25 de noviembre 2014, en el que sí que se ha considerado que el famoso Cubo de Rubik puede seguir siendo marca, en tanto que la estructura cuadriculada "también tiene como consecuencia la división visual de cada cara de dicho cubo en nueve elementos cuadrados de las mismas dimensiones" y (…) "ello no constituye una función técnica propiamente dicha en el sentido de la jurisprudencia pertinente" (ap. 60), pues "el registro de un signo como marca no puede denegarse" (…) "si la forma del producto de que se trata incorpora un elemento no funcional importante" (ap. 61).
