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25 de Enero de 2017

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la interpretación restrictiva del efecto sanador del uso de una marca registrada

Tal y como establece la normativa vigente (artículo 39.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 16.1 de la Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y 15.1 del Reglamento 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea), las marcas que acceden al registro deben de ser usadas de manera efectiva (real y efectiva si se prefiere) so pena de, en caso contrario, poder ser caducadas a instancia de un tercero.

Ernesto Cebollero González,
Abogado especializado en Propiedad Industrial e Intelectual en FJF LEGAL


Lo anterior responde a cuestiones eminentemente prácticas y en particular a la necesidad de permitir depurar el registro eliminando del mismo todas aquellas marcas que no tengan ningún tipo de repercusión más allá del plano tabular, o dicho en otras palabras, marcas que pese a estar registradas no cuentan con ningún tipo de presencia en la realidad del tráfico económico.

De lo dicho, se observa que el uso en el mercado es un requisito fundamental para la supervivencia de una determinada marca en tanto que llegado el momento dicho uso sirve para justificar la permanencia de la misma en el registro correspondiente y por lo tanto para mantener los derechos asociados al registro (nos referimos en concreto al "ius prohibendi"-. Como mero apunte decir que, si bien se sigue mencionando en nuestra actual Ley de Marcas-artículo 34.1-, la vertiente positiva del derecho de marca, el denominado "ius utendi" se ha vaciado de contenido a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-561/11 "Fédération Cynologique Internationale" y de la sentencia número 520/14 de nuestro Tribunal Supremo de fecha 14/10/2014 en el caso "Denso").

Siendo cierto lo anterior, a la hora de plantearse una acción de caducidad ante nuestros tribunales, ya sea como demandante o demandado, resulta de vital importancia determinar la extensión "justificadora" de un uso concreto llevado a cabo en relación con unos productos y servicios determinados.

¿Valdría dicho uso únicamente para los productos y servicios respecto de los cuales se lleva/ha llevado a cabo el uso en cuestión o por el contrario sería apto también para justificar la existencia de un uso real y efectivo de algunos otros?

En este contexto nuestra antigua Ley de Marcas Ley 32/1988, de 10 de noviembre permitía que el uso de una marca para unos productos o servicios determinados sirviese a los efectos de  acreditar el uso no solo de aquellos sino también de otros productos o servicios de su misma clase (nos referimos a clase de la Clasificación de Niza) o incluso de productos o servicios -perteneciente a otras clases- respecto de los cuales pudiera existir riesgo de confusión.  

Así las cosas, se observa como vigente la mencionada Ley, el criterio existente en sede de uso efectivo e infracción era ciertamente análogo (en ambos casos quedaban cubiertos productos no solo idénticos sino también similares).

Esta interpretación (llamémosla extensiva, aunque se ha venido haciendo referencia a la misma en la doctrina como "maximalista") del uso de marca se consideró llegado el momento excesivamente favorecedora de los intereses de los titulares registrales y sensu contrario notablemente perjudicial para todos aquéllos terceros competidores que pretendían registrar sus propias marcas. Siendo así, fue corregida con la entrada en vigor de nuestra actual Ley de Marcas, y la jurisprudencia interpretadora de la misma, en virtud de las cuales se ha afianzado una concepción mucho más restringida en lo que respecta a la extensión "justificadora" del uso marcario.

No obstante, ¿Cómo de restringida es esta nueva interpretación? Si bien analiza el tema únicamente desde un punto de vista hipotético, la reciente Sentencia número 363/2016 de 4 de noviembre de 2016 de la Audiencia Provincial de Madrid (caso MAX PRO), nos da ciertas pautas a la hora de contestar a la pregunta planteada, y sirve a su vez para confirmar la línea jurisprudencial marcada por decisiones anteriores.

En el conflicto sobre el que se pronuncia la mencionada sentencia se discutía entre otros extremos si el supuesto uso de una marca para polvos para preparar una bebida isotónica podría servir para justificar el uso real y efectivo del registro de la marca española número 2714122 "MAX PRO" (figurativa) en clase 32 para "bebidas isotónicas".

La Sentencia, aunque no entra en profundidad en la cuestión ya que desestima la existencia de uso efectivo en primer lugar debido a otros motivos (se consideró que el uso que se había hecho en el mercado no era válido para justificar la existencia de uso efectivo del registro en cuestión) afirma que el uso llevado a cabo para identificar en el tráfico económico polvos para preparar bebidas isotónicas no sería en ningún caso apto para salvar un registro para bebidas isotónicas en tanto que "el polvo para la reconstitución de la bebida no es ubicable bajo la misma clase de producto que la bebida misma, si de esto dependiese un juicio de uso efectivo de la marca, ya que no corresponde a una misma forma de administración del producto, lo que de hecho constituye una alternativa de consumo, lo que evidencia que se está ante productos diferentes".

El fallo transcrito sigue la interpretación a la que nos hemos referido y se alinea con jurisprudencia existente en la materia. Citamos a efectos meramente ejemplificativos la sentencia la Audiencia Provincial Barcelona (Sección 15ª ) de 4 mayo de 2004, especialmente esclarecedora por el lenguaje empleado y cuyo literal afirma que debe entenderse que el requisito del uso efectivo se ha cumplido solamente "en relación con los productos o servicios concretos para los que la marca ha sido efectivamente usada", a lo que añade que dicho uso efectivo "no extiende sus efectos sanatorios a los restantes productos o servicios de la misma clase ni tampoco a productos o servicios similares (por más que la doctrina de nuestro entorno jurídico propugne una interpretación minimalista, que llama a extender los efectos del uso a aquellos productos o servicios que, de acuerdo con las concepciones del público, componen una misma categoría, lo que es distinto a productos o servicios similares)." o la sentencia de  nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de fecha 2 de julio de 2013.


Ernesto Cebollero González,
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