La sentencia del Tribunal Supremo en el asunto DENSO de 14 de octubre de 2014 constituye el acta oficial de defunción de la doctrina de las marcas de cobertura en España, vigente en la jurisprudencia por espacio de casi 100 años desde su aparición en el artículo 273 del ya desaparecido Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Así las cosas, la titularidad de una marca ya no será un obstáculo válido frente a una demanda por infracción.
La doctrina de los registros de cobertura viene siendo confirmada de forma casi unánime por los tribunales españoles desde hace décadas. Son muy relevantes en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 23 de mayo de 1994: habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora; 6 de marzo de 1995 en la que no se considera tercero a efectos de infracción a aquel que actúa amparado por un derecho válidamente registrado y 22 de septiembre de 1999: no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre). Sin embargo, no todos los tribunales -especialmente los de marca y dibujos y modelos comunitarios – parecían compartir su vigencia, lo que condujo por dos ocasiones, a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia acerca de su validez en lo que respecta a los títulos comunitarios. La respuesta que el TJ ofreció no dejaba resquicio alguno a la duda (asuntos C-488/10 de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. y C-561/11 Federación Canina Internacional): ni el Reglamento del Consejo CE 6/2002 de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios ni el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria pueden ser interpretados de forma tal que el ejercicio de un derecho comunitario válido sea limitado a consecuencia de un derecho nacional posterior (título de cobertura).
Aunque la respuesta de los juzgados y tribunales de marca comunitaria españoles no se hizo esperar, el Tribunal Supremo (sentencias 4 de abril (DKNY) y 29 de junio de 2012 (BOTOX) aun aceptando su tácita derogación en materia de daños, seguía insistiendo en la necesidad de anular la marca de cobertura para poder reconocer la existencia de infracción, llegando a destacar (sentencia de 24 de julio, asunto RADIO CANARIAS) que la doctrina se inspira en la conveniencia de dotar de la mayor eficacia al registro y de lograr que el mismo refleje, lo más fielmente posible, la realidad extratabular.
Pero es en el asunto DENSO donde de manera efectiva el Tribunal acaba con la doctrina. Y lo hace de forma expresa acogiendo el razonamiento de la recurrente basado en las enseñanzas del asunto C-561/11, las cuales no puede ignorar ya que las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 -referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos- coinciden sustancialmente con los correspondientes – 5 y 6 – de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C- 14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89). En conclusión: la demanda de infracción podrá prosperar aun cuando la marca posterior permanezca registrada pues el propósito del litigio es la protección del correcto desempeño de las funciones que le son propias a la marca (vid. asuntos C‑236/08 a C‑238/08 Google France y Google y C-487/07 L'Orèal vs. Bellure)
Aunque la sentencia DENSO no hace aún jurisprudencia, no tardará mucho en ser confirmada por la Sala 1ª y la mayoría de las audiencias provinciales. No obstante y a pesar de ser necesaria, la anulación sin ambages de esta doctrina puede producir una mayor desprotección en los titulares registrales de buena fe. El uso de marcas válidamente concedidas por la OEPM podrá ser perseguido judicialmente durante al menos cinco años (prescripción de acciones y/o por tolerancia) hasta el extremo de que ese infractor de buena fe podrá perder todo lo ganado con su trabajo como compensación por los daños. Un resultado injusto que si fue previsto por el Tribunal, no parece contar con mecanismos moderadores en la actualidad.
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