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Mercantil

7 de Mayo de 2013

La protección legal de la marca en china

El crecimiento del consumo en China en los últimos años y las previsiones para los próximos, junto con el interés creciente de los consumidores chinos por productos y marcas extranjeras, hacen que el mercado chino sea especialmente atractivo para empresas españolas de comercio minorista o detallista a quienes la caída del consumo interno les crea la necesidad de exportar sus productos internacionalmente.

Tatiana Carbonell Teixidó,
Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y alumna del Máster en Derecho Internacional de los Negocios de la Facultad de Derecho de ESADE


Definido el mercado y descubierta la oportunidad, ¿cómo desembarcar en el gigante asiático conservando el control absoluto sobre la empresa, marca e imagen corporativa?

Desde que el gobierno Chino modificara la legislación sobre inversión extranjera en 2007, el sistema de la franquicia se presenta como una opción óptima.

La ambigüedad de la regulación legal de las franquicias en China, la inseguridad del sistema de protección de marcas y la dificultad en encontrar franquiciados cualificados hicieron que este modelo de negocio, que comenzó en los años 90 en China, no tuviera atractivo para las empresas extranjeras hasta la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2001 y las consecuentes modificaciones de la normativa aplicable.

Actualmente, el rápido crecimiento del consumo, unido a un sistema normativo más flexible y abierto a la inversión extranjera, así como el esfuerzo del gobierno chino por dotar de protección eficaz a los derechos de propiedad industrial e intelectual, hace que este sistema de distribución sea uno de los más interesantes para las empresas franquiciadoras de todo el mundo. 

La protección de la propiedad intelectual es una de las grandes problemáticas a las que las empresas españolas se enfrentarán en China. Si se quiere tener un control absoluto sobre el uso de la marca, diseño de las tiendas, decoración e imagen corporativa, se deberá establecer, de entrada, una política muy estricta hacia sus franquiciados y hacia terceros[1]. Así, pues, será de vital importancia, por un lado, pactar de forma clara y precisa en el contrato los límites a los que se someten a los franquiciados y a su personal, así como las consecuencias que conlleven las infracciones de tal contrato y, por otro lado, formar al personal en la importancia de proteger de la propiedad intelectual así como incentivarle para no vulnerar tales derechos.   

La marca es uno de los elementos esenciales, por no decir el elemento esencial, del modelo de negocio de la franquicia. Debido al principio de territorialidad que caracteriza la protección de la marca, es de vital importancia que la marca esté correctamente registrada.

En China rige el principio registral, es decir, sólo aquella marca registrada goza de protección y sólo su titular registral tiene el derecho de uso exclusivo de dicha marca. Además, en China la  titularidad de la marca se concede por orden de solicitud (principio "prior in tempore, potior in iure"), con lo cual es imperativo que las empresas españolas registren su marca como primer paso antes de iniciar si actividad de franquicia.

Además, es preciso destacar que para que las marcas se puedan licenciar dentro de las estructuras de franquicia además de registrar la marca, es necesario registrar también el contrato de cesión de marca, que deberá estar debidamente registrado de forma independiente al contrato de franquicia.

En el supuesto de que se debieran solicitar patentes de diseño o de invención, lo debería solicitar ante la SIPO (Oficina Estatal de Propiedad Intelectual), que la publicará 18 meses después de la fecha de presentación. El periodo de protección es de 20 años para las patentes de invención y 10 años para las patentes de diseño y modelos de utilidad.

Cómo registrar la marca en China

La protección de la marca en China se puede solicitar de dos formas:

(i) De conformidad con el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, de los que España y China son partes, es posible  solicitar el registro de una marca a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Si la solicitud de registro internacional es aprobada por la OMPI, la misma se publicará en el boletín internacional de marcas y lo notificará a la autoridad de marcas del/los estado/s en los que se haya solicitado el registro. La duración aproximada de este procedimiento es de 18 meses. La autoridad de  marca del Estado en cuestión puede rechazar el registro de la marca justificando las razones para ello, por tanto, es recomendable que el cliente registre la marca por la vía que a continuación se cita.

(ii) Directamente en China presentado una solicitud de registro en la Oficina de Marcas de China. Los extranjeros que quieran registrar una marca en China tienen que hacerlo a través de agentes de marcas especialmente autorizados. La solicitud se debe presentar en chino y se recomienda una solicitud por clase, ya que, de otra forma, se corre el riesgo de que la denegación en una clase se extienda a las demás clases. La Oficina de Marcas de China es la autoridad competente tanto del examen de forma como de fondo de la solicitud. Este procedimiento puede llegar a durar entre 36 y 48 meses.

Una vez registrada la marca, ésta gozará de la protección administrativa y civil de los tribunales y también de las autoridades aduaneras chinas.

En conclusión, no se puede proteger una marca en China si no está registrada en el país[2]. Registrar una marca comporta un coste mínimo para una empresa, mientras que no registrarla supone unos costes incalculables. También resulta muy conveniente realizar una convalidación del registro internacional.

Protección legal de la marca

En China existen cuatro vías para proteger legalmente la marca: vía administrativa, vía judicial (civil y penal), vía arbitral y bloqueo de aduanas.

En el caso de existir sospechas sobre la vulneración de algún derecho de propiedad intelectual, la empresa española en cuestión podrá comunicarlo a las autoridades administrativas si tuviere pruebas indiciarias de la infracción (probarse que las pruebas aportadas por el presunto culpable son falsificaciones); las autoridades investigarán el caso y castigarán al infractor sin necesidad de aportar más pruebas.

Si realmente descubre una posible vulneración, las autoridades administrativas iniciarán una investigación y la SIPO y SAIC[3] tramitarán la vulneración de patentes y marcas ordenando al infractor que cese la vulneración, solicitando al órgano jurisdiccional la ejecución de la resolución y mediando la indemnización a petición de las partes en conflicto. En su caso, impondrían una multa y confiscarían los rendimientos ilegales o destruirían los productos o copias vulneradores de estos derechos.

Asimismo, cuando se vulneran los derechos de propiedad intelectual, también se puede acudir a la vía penal (infracción grave) y a la vía civil (infracción leve). Los Tribunales especiales en IP son los de Pekín, Shanghai, Guangdong, Fujian y Hainan. Es difícil que por la vía penal se traten este tipo de quebrantamientos. Existen dos vías, la primera se inicia a través de denuncia ante la Policía (escasa experiencia del cuerpo en estos temas) y el procedimiento se tramitará través de las autoridades administrativas (AICs). En el caso de que la infracción sea superior a 10.000€, se da traslado a Fiscalía, que es la segunda vía desde 1997. Se trata de un Proceso penal a instancia del perjudicado, que goza de escasa experiencia en la práctica judicial y entraña elevados costes y larga duración.

Hay más facilidad para acudir a la vía civil, en la que en siete días, el juez dirimirá si se admite o no a trámite la demanda. Además, en vía civil hay posibilidad de solicitar medidas cautelares en un máximo de 15 días después de presentarse demanda judicial. Es un proceso público y largo.

Por otro lado, se podrá acudir a la vía arbitral, pero existen dificultades en su articulación ya que las partes implicadas por lo general no están vinculadas contractualmente por lo que no hay una obligación de sumisión al arbitraje. En los supuestos en los que esta vía sea factible, será una buena opción ya que se el conflicto se resolverá con rapidez y hay una gran sensibilidad de los órganos de decisión en temas de Propiedad Intelectual.

Finalmente, la protección aduanera en China juega un papel clave en la protección de los derechos de propiedad intelectual pues, si la Aduana local descubre una importación o exportación de productos sospechosos de vulnerar un derecho de propiedad intelectual registrado, lo notificará de inmediato al titular, quien solicitará a la autoridad aduanera competente la adopción de medidas de protección depositando una fianza equivalente al valor de los bienes en el plazo de tres días hábiles desde la notificación por parte de las autoridades con el fin de que éstas retengan los bienes sospechosos.

Las autoridades dispondrán de un plazo de 30 días para investigar si se ha producido tal vulneración y, si no fuera así, lo notificará al titular del derecho para que pueda solicitar al órgano jurisdiccional la adopción de medidas para ordenar al infractor que cese en sus actos o proteger sus bienes frente a los del infractor.

Para que pueda operar esta vía, es necesario que la marca esté registrada en China y además solicitar expresamente la protección de las aduanas. En la práctica es una vía muy efectiva, especialmente si se proporciona un listado, lo más detallado posible de los proveedores o distribuidores autorizados y los productos específicos. Por lo que recomiendo al cliente que solicite esta protección y que facilite a las autoridades el citado listado.



[1] Quien es beligerante con las copias en China acaba por no ser copiado.

[2] Excepto por la vía de la marca notoria y de reconocido prestigio. Pero dicha notoriedad debe ser entendida en China. Por lo que será casi imposible que CARDUIX, S.L. sea una marca notoria en China, ya que escasas marcas extranjeras lo son.

[3] SAIC: Administración Estatal de Industria y Comercio.


Tatiana Carbonell Teixidó,
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