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6 de Abril de 2017

Marcas y dominios webs, compañeros inseparables

En el asesoramiento legal digital, sin perjuicio de determinados temas penales como delitos informáticos, o cuestiones muy personales, como derecho al olvido, derecho al honor en la red, o problemas en redes sociales, los servicios se centran fundamentalmente en empresas.

Antonio Séneca,
Abogado. Director del Departamento de Nuevas Tecnologías en MCT Abogados


Hoy, quiero hablar de la relación de las páginas webs y de las marcas y nombres comerciales. Los clientes con empresas, nos preguntan al inicio de su actividad o proyecto empresarial ¿Qué relación legal tiene la marca y la web de mi empresa? ¿Qué precauciones debo adoptar?

Ambas (marca y web) son la imagen de la empresa. Y por tanto, su configuración debe realizarse con todas las garantías de protección jurídica posibles.

3 PASEOS EN LA ASESORÍA LEGAL DE MARCAS Y DOMINIOS

1- Investiga sobre la marca a registrar

Se debe revisar en la OEPM que la marca del cliente no esté registrada, y qué no exista para esa clase o clases, una marca parecida. Así mismo, conviene hacer una investigación en la red para cerciorarnos de que nadie venga usando una marca igual o parecida (aunque no esté registrada).

Si registras la marca sin haber investigado antes si otra empresa tiene una marca parecida, pueden existir varios problemas:

    A- Que la otra empresa ya tenga registrada esa marca, y se oponga a tu inscripción por crear confusión.

    B- Que esa otra empresa no esté registrada pero venga usando esa marca con más antigüedad que tu cliente.

    C- Que, aun permitiendo el registro de la marca, sin oposición de la otra empresa, después le demanda por confusión de marcas en el mercado.

En materia marcaria, los peligros que conlleva para un negocio este tipo de problemas, son son muy claros, pero, quizás no tanto en relación con los dominios webs, hoy herramientas fundamentales e intangibles de las empresas con un valor crucial.

2- Encuentra el dominio que se adapte más a la marca (www.mctabogados.com).

A la vez que buscas que la marca no esté registrada ni se parece a ninguna registrada, también debes buscar en la red. ¿Hay algún dominio web con un nombre igual o parecido a la marca que quiere registrar el cliente? Si es así, busca otra.

Aunque no aparezca buscando en "google", comprueba que nadie tenga registrado ese dominio, por ejemplo, a través de WHOIS. Ahí te indicarán si el dominio está registrado y a nombre de quien.

Esto es mucho más importante de lo que parece. Se puede dar la situación de qué registre su marca, ponga su negocio con un dominio parecido a otra marca, y cuando el proyecto va viento en popa, se vea obligado a cambiar de web por confundirse con la otra marca. Puede ser todo un desastre.

3- Registra la marca y dominio web de inmediato.

Una vez, realizadas ambas investigaciones, ya puedes proceder al registro. Hazlo de forma paralela, para no tener problemas. Cuando registras una marca, la OEPM, da un plazo para que otras empresas con marcas del mismo sector o parecido puedan oponerse a tu inscripción por considerar que crea confusión en el mercado. Hay que estar alerta.

Yo intento concienciar al cliente de que en esos primeros meses, vaya poco a poco, por sí, hubiera que echar para atrás la web.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE MARCAS Y DOMINIOS WEB

Hasta ahora, hemos hablado de prevención, ahora, vamos a hablar de solución, ante problemas relacionados con marcas y dominios web. ¿Qué procedimientos legales tenemos para ayudar al cliente?

1- Procedimiento arbitral. Sí únicamente queremos que se deje de usar el dominio, podemos acudir a la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL), dependiente de la entidad pública RED.ES, como proveedora de servicios de resolución extrajudicial conflictos sobre la utilización de nombres de dominio bajo el correspondiente código de país ".es". 

2- Procedimiento administrativo. También, podemos acudir a la vía administrativa, procedimiento UDRP, ante el ICANN (organismo para resolución de problemas de dominios), que designará el Arbitraje a aplicar.

3- Vía judicial. Si, pretendemos, además de recuperar un dominio, obtener una indemnización, tendremos que acudir al Juzgado de lo Mercantil, accionando una demanda por confusión de marcas y competencia desleal.


Antonio Séneca,
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