La posible convivencia de marcas con diferencias denominativas, por estar escritas en idiomas distintos, pero con idéntico significado y para distinguir iguales o similares productos y/o servicios, es una cuestión que viene debatiéndose desde hace tiempo. ¿Puede dicha identidad conceptual suponer un riesgo de confusión o asociación para el consumidor?
Recientemente, el Tribunal General de la Unión Europea en sentencia de 27 de octubre de 2016, parece haber puesto fin al conflicto iniciado el año 2010 entre El Corte Inglés S.A. y The English Cut, S.L. por sus respectivas marcas "El Corte Inglés" y "The English Cut".
En febrero de 2010 The English Cut, S.L. presentó la solicitud de marca de la Unión Europea n. 8.868.747 "The English Cut", denominativa, para la clase 25 "vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería" la cual fue objeto de oposición por parte de El Corte Inglés, S.A. en base a (i) la marca nacional española n. 166.450 "El Corte Inglés", denominativa, clase 25 "calzados" y (ii) las marcas figurativas de la Unión Europea n. 5.428.255 y n. 5.428.339 "El Corte Inglés" clases 25 "vestidos, calzados y sombrerería", y 35 "Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina".
El Corte Inglés alegó en su oposición (i) que la marca "The English Cut" es idéntica o similar a las marcas "El Corte Inglés" y son igualmente idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan lo cual provoca un riesgo de confusión en el consumidor y (ii) que las marcas "El Corte Inglés" son notoriamente conocidas y la marca "The English Cut" se aprovecha del carácter distintivo o notoriedad de la marca "El Corte Inglés".
Dicha oposición presentada por El Corte Inglés, S.A. fue desestimada por la División de Oposición de la Oficina de la Propiedad de la Unión Europea (EUIPO). Contra la mencionada resolución, El Corte Inglés, S.A. presentó recurso el cual fue de nuevo desestimado. La Primera Sala de Recurso de la EUIPO entendió que las marcas objeto de conflicto no presentaban ninguna similitud en los planos visual y fonético. Además estimó en el plano conceptual, que la marca "The English Cut" sería percibida como una denominación de fantasía por el público español que no posee un elevado conocimiento del idioma inglés. No obstante, admitió que pese al escaso conocimiento del idioma inglés por parte del consumidor español medio, el término "English" sería entendido por la mayoría de los consumidores españoles como expresión de un concepto similar al del término "inglés". En consecuencia la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto tenían una similitud "ligera" en relación con uno de sus elementos denominativos.
Apreciando globalmente el riesgo de confusión, la Sala de Recurso estimó que las palabras "corte" y "cut" constituían los elementos dominantes de las marcas en conflicto y el consumidor español no podría establecer ninguna semejanza conceptual entre ellos. Concluyó la Sala de Recurso que, aunque pueda existir una ligera similitud conceptual y los productos eran parcialmente idénticos o similares, las marcas eran globalmente diferentes por lo que la oposición debía ser desestimada. Por último, la Sala de Recurso entendió que, a pesar del gran renombre de las marcas "El Corte Inglés", El Corte Inglés, S.A. no había aportado pruebas suficientes que acreditasen la existencia real o potencial de un perjuicio o de un aprovechamiento indebido del renombre de las marcas de la demandante por lo que tampoco podía estimar la oposición basada en esta disposición.
A la vista de la resolución desestimatoria de la Sala de Recurso de la EUIPO, El Corte Inglés presentó una demanda en la Secretaría del Tribunal General de la UE (en adelante, el TG), que instaba la anulación de la resolución.
Mediante Sentencia de 15 de octubre de 2014, el TG desestimó el recurso en su totalidad y condenó en costas a la demandante. El TG apreció que no existía ninguna similitud visual ni fonética entre las marcas objeto de conflicto y añadió que aunque las marcas pudiesen tener un mismo significado, el público pertinente únicamente percibiría el citado significado después de hacer una correcta traducción. El TG juzgó que no había más que una ligera similitud conceptual entre los signos de conflicto y que el mismo era insuficiente para fundamentar la aplicación del artículo 8.1.b) del Reglamento 207/2009 relativo al riesgo de confusión por identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios. Igualmente, el TG consideró que no había lugar a realizar una apreciación global del riesgo de confusión y desestimó el motivo por infundado. Asimismo, apreció que al no concurrir el requisito del carácter idéntico o similar de los signos objeto de conflicto, no procedía examinar si había perjuicio al renombre de las marcas "El Corte Inglés".
Teniendo en cuenta la resolución del TG, El Corte Inglés. S.A. interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (en adelante, TJ), solicitando la anulación de la sentencia del TG.
Mediante sentencia de 10 de diciembre de 2015, el TJ anuló la sentencia del TG dado que consideró que la misma incurría en un error de derecho ya que el TG debería haber examinado si el grado de similitud conceptual entre las marcas (pese a ser ligero), era suficiente por concurrir otros factores -como la notoriedad o el renombre- para que el público interesado estableciese un vínculo entre dichas marcas. En consecuencia, el TJ devolvió el asunto al TG quien debía examinar únicamente este último motivo esgrimido (correspondiente al art. 8.5. del Reglamento 207/2009), puesto que el relativo al riesgo de confusión (art. 8.1.b) que fue desestimado, ya había adquirido fuerza de cosa juzgada.
El TG después de realizar el correspondiente análisis, concluyó que aunque el público pudiese establecer un vínculo, aún débil, entre las marcas objeto de conflicto y que las marcas de la demandante sean renombradas, El Corte Inglés S.A. no aportó pruebas suficientes que acrediten la existencia real o potencial de una lesión en el renombre de sus marcas. Por todo ello, el TG desestimó el recurso presentado por El Corte Inglés S.A. con expresa condena en costas.
Así pues, pese a que probablemente la opinión mayoritaria del público en general pudiera ser, de entrada, que las marcas "El Corte Inglés" y "The English Cut" son similares hasta punto de crear un riesgo de confusión en el consumidor, tanto la EUIPO, en sus diferentes instancias, así como el TG, coinciden en negar este extremo y llama especialmente la atención la baja consideración que ambos organismos tienen del nivel de inglés del consumidor medio español lo cual, sin duda alguna, incide directamente en el resultado del presente conflicto. Ello no hace más que confirmar la jurisprudencia mantenida en los últimos tiempos de que, en España, una marca escrita en inglés pese a poder significar lo mismo que otra marca anterior escrita en castellano, tiene altas posibilidades de poder convivir registralmente y en el mercado.
