Hasta que se proceda a realizar la trasposición de la Directiva 2016/943 sobre Secretos Comerciales, que confiere un marco jurídico a toda la Unión Europea en este campo, existen distintas formas y maneras para proteger el Know-How de nuestra compañía, con la legislación actual.
Las diferentes referencias legales que el Derecho nos ofrece para definir qué se entiende por know-how, en el sentido de qué conocimientos son protegibles de forma alternativa a la protección por propiedad industrial, coinciden en la idea de que los conocimientos que lo integran se hayan mantenido activa y positivamente secretos. Desde este punto de vista, el instrumento que las empresas tienen para mantener la confidencialidad de su acervo tecnológico, es de forma destacable, una rigurosa política contractual en sus relaciones con terceros, sean de carácter horizontal o vertical e incluso laboral.
Así vemos que el Reglamento (UE) no 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, incluye en su artículo 1 la definición de "conocimientos técnicos" como un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia y los ensayos realizados por el proveedor y que es secreta, sustancial y determinada. "Secreta" significa, según dicho artículo, que los conocimientos técnicos no son de dominio público o fácilmente accesibles. El artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (World Trace Organization) en 1994, establece como uno de los requisitos de la denominada "información no divulgada" que su valor comercial venga determinado por su carácter secreto. Finalmente en la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales), aparecen éstos definidos en su artículo 2, el cual establece a su vez, que el valor de la información que lo constituyen debe provenir de su carácter secreto.
Siendo por tanto, el secreto el componente esencial que define el know-how, su concurrencia resultará esencial para obtener la protección que la ley ofrece al mismo. En concreto, dicha protección viene dada hasta la fecha únicamente a través de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, cuyo artículo 13 considera desleal la violación de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales, a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con el deber de reserva o ilegítimamente, por medio de espionaje o inducción a terceros a infringir obligaciones contractuales de confidencialidad. En adelante, a través de la legislación que resulte de la transposición de la Directiva 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales), deberá establecer las medidas, procedimientos y recursos para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, en los términos establecidos por la misma.
Las empresas deben por tanto realizar cuantas acciones estén a su alcance para, en primer lugar reconocer e identificar su patrimonio tecnológico como específico y concreto, y en segundo lugar, preservar la confidencialidad del mismo y por tanto su valor y ventaja competitiva que le aporta. Dichas acciones deben ser sistemáticas y formar parte de la filosofía de la empresa de forma que sea la organización en su conjunto la que proteja el know-how.
En este sentido, es de destacar la concienciación de los miembros de la empresa a todos los niveles y el establecimiento de los procedimientos necesarios, para la firma de contratos que regulen las relaciones con terceros en las que se produzca algún tipo de acceso o transferencia de la tecnología o conocimientos de todo tipo. Estos contratos deben ser rigurosos y su contenido adecuado al tipo de información confidencial que la empresa pretende proteger, así deben considerarse los siguientes contratos como específicamente relacionados con la materia: acuerdos previos de confidencialidad -Non Disclosure Agreements (NDA), y Memorandum of Understanding (MOU)-, acuerdos de licencia de tecnología, acuerdos de colaboración (transferencia horizontal de conocimientos que generalmente persiguen la utilización de tecnologías complementarias entre empresas, o entre empresas y centros de investigación), acuerdos de asistencia de tecnología (transferencia vertical de tecnología que permite adquirir de otras empresas o centros de I+D conocimientos que mejoran los de la empresa), acuerdos de licencia de tecnología.
Es de destacar, a los efectos de la materia comentada, que los contratos deben conseguir identificar los conocimientos propios y previos de la empresa y regular específicamente la titularidad de los que sean resultado de la relación contractual, aspectos que no están exentos de dificultad.
Por otro lado, no debe olvidarse la importancia que adquieren las cláusulas de confidencialidad que en general se utilicen en la documentación contractual de la empresa. Esto es en contratos de agencia, distribución, fabricación, suministro, prestación de servicios, contratos laborales, etc., relaciones que no tienen una relación directa con la generación o comunicación del acervo técnico de la empresa, pero que implican la utilización de la misma por terceros para la producción o comercialización de productos y servicios. Es por tanto importante que obviamente se firmen contratos escritos a todos los niveles descritos y que las cláusulas de confidencialidad sean completas, concretas y adaptadas al know-how especifico de la empresa y los elementos que le otorgan su valor.
Mencionar, en este punto, las políticas de cumplimiento normativo de las organizaciones (Corporate Compliance)…
Con la Directiva 2016/943 sobre Secretos Comerciales, nuevamente tenemos la oportunidad de hablar de Corporate Compliance (programas de prevención penal), dado que uno de los riesgos inherentes en muchas organizaciones es la pérdida de información y del Know- how, por lo que su protección se hace vital.
También el hecho de que una empresa puede ser responsable penalmente por delitos tales como la revelación de secretos o delitos contra la propiedad intelectual e industrial, entre otros.
En definitiva, para quienes vemos en el Corporate Compliance una oportunidad para mejorar y una fortaleza para que la organización sea más competitiva, no sólo para evitar riesgos penales, es vital referida Directiva. Nos proporciona elementos que, aplicados a través de los programas de cumplimiento normativo, serán esenciales para proteger a la organización ad extra, pero también ad intra, al proteger el activo de la organización para que sus miembros no pongan en riesgo la actividad empresarial llevándose información trascendental de la misma.
Con la nueva Directiva 2016/943 sobre Secretos Comerciales se asegura "un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales", pero también se dota de protección a la información secreta, definiéndose incluso que se considera por obtención de información lícita y cuáles son los supuestos de obtención ilícita. Tales supuestos serían el acceso no autorizado a la información secreta, el incumplimiento de acuerdos confidenciales, las obligaciones de guardar secreto o cualquier otro comportamiento desleal que pudiera darse.
Se tiene actualmente una herramienta desde el punto de vista de Compliance, esencial para la protección empresarial, por ese motivo consideramos desde Gros Monserrat Abogados necesario preparar estrategias al efecto.
