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11 de Diciembre de 2017

‘Caso Schweppes’: ¿fragmentación voluntaria de derechos paralelos… o del mercado?

El pasado 12 de septiembre de 2017, el Abogado General Paolo Mengozzi presentó sus conclusiones en el asunto C-291/16, relativo a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona acerca de una problemática que lleva años suscitando controversia.

Anna Zaragoza,
Asociada de Baker & McKenzie


Orangina Schweppes Group (OSG) y The Coca Cola Company (TCC) ostentan, cada una en una serie de estados del Espacio Económico Europeo (y a través de filiales), derechos marcarios sobre el signo Schweppes. Es decir, existen dos titulares marcarios diferentes sobre un signo idéntico.

En España, la licenciataria exclusiva de la marca es Schweppes, S.A. (SSA), propiedad, en última instancia, de OSG. En 2013, SSA demandó a varios distribuidores por comercializar en España tónica Schweppes importada del Reino Unido, sobre la base de que, al ser en el Reino Unido TCC el titular de la marca Schweppes, no se había producido agotamiento de los derechos marcarios en España. La mayoría de estos procedimientos fueron resueltos mediante acuerdos que fueron homologados judicialmente. Dichos acuerdos, cuya redacción variaba ligeramente, establecían el compromiso de los distribuidores de (i) no comercializar en España tónica Schweppes que no hubiese sido fabricada por SSA, o (ii) no comercializar en España tónica Schweppes proveniente del Reino Unido o (iii) no comercializar en España tónica Schweppes proveniente del Reino Unido y fabricada y comercializada por TCC.

Expediente sancionador contra SSA

Paralelamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoó un expediente sancionador contra SSA por considerar que los acuerdos que se estaban alcanzando en sede judicial podían ser restrictivos de la competencia por limitar las importaciones paralelas (S/DC/0548/15). El expediente ha sido recientemente resuelto mediante terminación convencional y no hay, por lo tanto, sanción por la conducta. Pero la CNMC sí declara que los acuerdos homologados son restrictivos: SSA no puede limitar las importaciones paralelas de productos fabricados y comercializados ni por ella ni por cualquier empresa de su grupo, ya que, con base en consolidada doctrina y jurisprudencia, el agotamiento de los derechos marcarios no sólo se produce respecto de los productos fabricados y comercializados por ella, sino también respecto de aquellos fabricados y comercializados por cualquier empresa de su grupo o con su consentimiento.

¿Ahora bien, siendo que, a pesar de ser dos grupos empresariales distintos, OSG y TCC no son completamente independientes en relación con la política comercial sobre los productos de la marca Schweppes, podría operar la doctrina del agotamiento incluso respecto de aquellos productos fabricados y comercializados por TCC? Esta es la cuestión que plantea el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este sentido, es pacífico que en los casos en los que existen varios titulares legítimos de derechos marcarios sobre un mismo signo, se produce agotamiento respecto de aquellos productos que hayan sido fabricados y/o comercializados por empresas con las que se mantengan vínculos económicos. Y si bien hasta la fecha sólo se han reconocido estos vínculos en relaciones entre matrices y filiales, licenciantes y licenciatarios o contratos de concesión exclusiva (lo que difiere del caso Schweppes), el Abogado General opina que este listado no es exhaustivo.

Control conjunto de los titulares

A la luz de la función esencial de la marca, cual es reconocer el origen empresarial de los productos, la clave para saber si los vínculos económicos entre diferentes titulares de una marca son suficientemente importantes como para desencadenar el agotamiento de los derechos marcarios es si la marca en cuestión se encuentra sometida al control conjunto de los diferentes titulares. Esto ocurre, en particular, cuando cada titular puede determinar directa o indirectamente qué productos se ponen en el mercado y controlar su calidad. En estos supuestos, decae el argumento del reconocimiento del distinto origen empresarial para defender que no se agotan los derechos marcarios.

Y cuidado, porque si el origen empresarial de los productos designados por idéntico signo es el mismo, limitar las importaciones paralelas podría equivaler a una compartimentación del mercado contraria al artículo 36 e incluso 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Habrá que esperar a las sentencias del TJUE y del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona para saber si, en este supuesto, puede afirmarse que hay control conjunto de la marca.

En cualquier caso, es preciso que los distintos titulares de derechos marcarios sobre signos idénticos en Estados del Espacio Económico Europeo vigilen los acuerdos a los que llegan y las prácticas en las que incurren, tanto entre ellos como con sus distribuidores, incluyendo, visto lo visto, acuerdos homologados judicialmente.

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Anna Zaragoza,
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