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10 de Mayo de 2017

Las novedades procesales de la nueva ley de patentes: imitación con criterio

Tras un más que generoso periodo de vacatio legis (casi dos años) el pasado 1 de abril entraba en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante NLP). De las numerosas novedades que esta Ley introduce (sobre todo en el procedimiento de concesión) en este artículo vamos a centrarnos en las que suponen una innovación en la práctica procesal.

Luis Ramírez,
Socio en ICN LEGAL


Para empezar la competencia objetiva para conocer de los litigios que puedan surgir a la sombra de la nueva ley se atribuye a un órgano especializado. En las ciudades que constituyan sede del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podrá nombrar a uno o varios Juzgados de lo Mercantil para que conozcan de los pleitos en materia de propiedad industrial (art. 118.2 NLP). Por el momento la Comisión Permanente del CGPJ, en acuerdo publicado el pasado 30 de diciembre en el BOE, ha atribuido en exclusiva el conocimiento de estos asuntos a los Juzgados de lo mercantil 1,4 y 5 de Barcelona; 7,8,9 y 10 de Madrid y 2 de Valencia.

La competencia territorial trata de conducir el conocimiento de este tipo de asuntos a los mencionados órganos especializados. Será competente, bien el juez de lo mercantil correspondiente al domicilio del demandado, bien el juez de lo mercantil del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, siempre que en la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o del demandado existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes. En caso de que no se cumpliera este requisito, sería competente cualquier Juez de lo Mercantil competente para conocer asuntos de patentes, a elección del actor (art. 118.3 NLP).

En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante: (i) el Juzgado especializado de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, o, en su defecto (ii) cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes, a elección del actor (art. 118.4 NLP).

La legitimación para interponer este tipo de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial se atribuye: (i) a los titulares de los derechos inscritos, (ii) a quienes acrediten haber solicitado debidamente dicha inscripción (siempre que esta se conceda) y (iii) al titular de una licencia exclusiva, salvo pacto en contrario (art. 117 NLP).

La nueva Ley se ha hecho eco de la complejidad inherente a estos procesos y amplía a dos meses los plazos para contestar a la demanda y a la reconvención. Como contrapartida a la generosidad de este plazo, se restringe la posibilidad que brinda el art. 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de aportar dictámenes periciales con posterioridad a la contestación a la demanda o la reconvención a aquellos casos en que se justifique cumplidamente su no aportación con los escritos rectores (art. 119 NLP).

Pero quizá una de las novedades más originales de la nueva Ley sea en sede de medidas cautelares. Como es sabido, la LEC permite solicitar y obtener medidas cautelares inaudita parte, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar (art. 773 LEC).

En otros estados de la Unión Europea, los sujetos que sospechan fundadamente que el titular registral va a solicitar este tipo de medidas, suelen presentar con antelación escritos al Tribunal fundamentando su defensa. En Alemania se conoce a estos escritos como Schutzschrift y en el ámbito del common law como protective letters.

La Nueva Ley de Patentes abre la posibilidad a que este tipo de escritos (denominados por la Ley como escritos preventivos) se presenten en la sede del Tribunal que va a conocer del procedimiento de medidas cautelares. Como consecuencia de ello, el tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente quien podrá solicitar, si le interesa, la adopción de la medida. En caso de que decida solicitarla ante otro órgano jurisdiccional deberá informar a este de la existencia del escrito preventivo.

Solo señalar como dato ilustrativo del inmediato arraigo de esta nueva herramienta procesal que los Juzgados mercantiles de Barcelona recibieron ocho escritos preventivos en materia de patentes durante el Mobile World Congress.

Las acciones de las que dispone el titular de la patente (art. 71 NLP) han experimentado también algunas modificaciones que las adecúan a la jurisprudencia y la práctica de los Tribunales. En unos casos la nueva Ley se ha limitado a recoger expresamente cauces procedimentales ampliamente transitados. Así, se hace, por fin, referencia explícita a las acciones de prohibición. En otros casos acoge criterios jurisprudenciales asentados como al permitir pedir la indemnización por desprestigio sea cual sea la causa, y no solamente en los casos permitidos por la antigua Ley ("realización defectuosa" o "presentación inadecuada" de la patente en el mercado); o restringiendo el embargo de los objetos producidos con violación de patente a los medios "exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado", no solo "principalmente", como decía la antigua LP.

El legislador también ha sido consciente de que en ocasiones no basta una sentencia declarativa para que el infractor cese en los actos de violación y por ello prevé las indemnizaciones coercitivas (art. 74 NLP).

Finalmente, en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, la nueva Ley recoge el criterio de nuestros Tribunales estableciendo que el beneficio perdido por el titular y el beneficio obtenido por el infractor no pueden sumarse (art. 74.2 a) NLP). Siguiendo el art. 11.1 b) de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la nueva Ley establece, como criterio alternativo a las consecuencias económicas negativas de la infracción para el cálculo de los daños y perjuicios indemnizables, no el precio de la licencia hipotética, sino una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido realizar la explotación lícitamente (art. 74.2 b) NLP).

Estos son, tras una primera (y forzosamente apresurada) lectura, algunos de los aspectos más destacados que, desde el punto de vista de la práctica de los Tribunales, incorpora la nueva Ley de Patentes. Nuevas herramientas, pero de probada eficacia. Nuevos criterios, pero contrastados por la doctrina. El legislador parece haber seguido la máxima atribuida a Voltaire: la originalidad no es otra cosa que imitación con criterio.


Luis Ramírez,
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