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12 de Febrero de 2016

RED BULL vs. OSBORNE: ‘TORO ROSSO’ es compatible ‘TORO’, ¿olé?

El pasado 9 de diciembre de 2015 la sala 3ª del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia cuyo desenlace merece ser comentado.

Fernando Ortega,
Abogado de ABRIL ABOGADOS


El supuesto en cuestión es el siguiente. La conocida empresa de bebidas energéticas Red Bull solicitó en su día la marca internacional TORO ROSSO (denominativa) en la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas (para identificar servicios de restauración en general). Esta solicitud designaba varios países en los que la solicitante quería que desplegara efectos la marca solicitada, siendo España uno de ellos.

Durante la tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la solicitud de Red Bull acabó siendo denegada para la clase 43, por la oposición que formuló el Grupo Osborne, en base a su marca comunitaria prioritaria TORO (denominativa), solicitada en clases 25, 32, 33 y 42 (esta última hoy 43). La OEPM denegó la solicitud de Red Bull para la clase 43 y la compañía austriaca interpuso recurso contencioso-administrativo. Paralelamente Red Bull presentó una acción de caducidad contra la marca del Grupo Osborne ante el organismo competente para todas las cuestiones de índole administrativa relacionadas con marcas y diseños comunitarios (la Oficina de Armonización del Mercado Interior -OAMI-).

El recurso contencioso-administrativo se estimó concediéndose la marca internacional TORO ROSSO en clase 43, pero no porque el Tribunal considerase los signos en liza compatibles sino porque la marca oponente (de Osborne) fue caducada antes por la OAMI para diversas clases y entre ellas la clase 43 por falta de uso y, por tanto, no podía considerarse que desplegara efecto obstativo.

Frente a la anterior sentencia Osborne interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando error del Tribunal de instancia ya que no tuvo en cuenta que los efectos de la caducidad de su marca TORO eran posteriores (desde octubre de 2007)  a la fecha de solicitud de la marca TORO ROSSO (enero de 2006) y, por tanto, debía haber considerado vigente la marca de Osborne en la fecha en la que Red Bull presentó su solicitud y haberla denegado. En este sentido, conviene recordar que el artículo 55.1 del Reglamento CE 207/09 sobre marcas comunitarias prevé que la declaración de caducidad tendrá efectos desde la fecha en la que se presentó la acción de caducidad, salvo que la parte que la inste solicite que se haga constar una fecha anterior en la resolución (que entendemos es lo que debió hacer Red Bull, pues los efectos de la caducidad de la marca TORO se retrotrajeron a la fecha de solicitud de dicha marca).

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de Osborne acogiendo sus argumentos y señala que el Tribunal de instancia debió haber considerada vigente su marca TORO en la fecha en la que se solicitó TORO ROSSO y el efecto de ello hubiera sido confirmar la denegación de TORO ROSSO. Ahora bien, dada la anulación de la sentencia el Tribunal Supremo considera preciso entrar a conocer del fondo del asunto y sin perjuicio de considerar la marca previa de Osborne válida al tiempo en que Red Bull solicitó la suya, acaba reconociendo la compatibilidad de los signos enfrentados y, por ende, el derecho de la mercantil austriaca a obtener la marca TORO ROSSO.

El Tribunal Supremo entendió que incluso habiendo coincidencia aplicativa es posible que terceros utilicen el signo TORO siempre que se utilice en un contexto denominativo o gráfico-denominativo que aporte suficiente distintividad con respecto a la marca prioritaria. Lo contrario sería otorgar un monopolio excesivo a favor de un único operador sobre la denominación de un animal. En este caso, el Tribunal entiende que la inclusión del término ROSSO aporta suficiente distintividad a la marca TORO ROSSO y evitará el riesgo de confusión en los consumidores.

Resulta sorprendente que en esta Sentencia el Tribunal Supremo considere los signos compatibles a pesar de coincidir en el término principal TORO, ser los dos mero denominativos y concurriendo identidad de clase. Y algo más que sorprendente resulta la sentencia si se tiene en cuenta que en esta alcanza una conclusión completamente opuesta a la que llegó la misma Sala en su sentencia de 12 de abril de 2006, supuesto en el que consideró incompatible los signos TORO y TORO ROSSO, ambos mero denominativos y para identificar bebidas no alcohólicas (clase 32), de las mismas compañías. ¿Olé?


Fernando Ortega,
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