En el año 2003 se creó en España el Tribunal de Marca de la Unión Europea («TMUE»). Al TMUE se le atribuye el conocimiento en exclusiva de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en el Reglamento de Marca de la Unión Europea («RMUE») y en el Reglamento de Diseño Comunitario («RDC»). Dicha función recae en primera instancia sobre los juzgados de lo mercantil de Alicante y, en grado de apelación, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.
Tanto el RMUE (art. 124) como el RDC (art. 81) atribuyen al TMUE la competencia exclusiva para conocer de las acciones relativas a la infracción y validez de la marca de la Unión Europea ("MUE") y del diseño comunitario ("DC").
En sus inicios, interpretación restrictiva de la competencia del TMUE. Posteriormente, flexibilización de criterio
Durante los dos primeros años de su existencia, el TMUE interpretó de forma muy restrictiva los anteriores preceptos: consideró que su competencia se limitaba única y exclusivamente al conocimiento de dichas acciones y negó ostentar competencia objetiva ex art. 73.1 LEC para conocer de cualquier otra acción que se plantease de forma acumulada a aquéllas[1].
En el año 2005, el TMUE flexibilizó su criterio en base a los principios de economía procesal y de unidad de sentencia y consagró el principio de permeabilidad relativa[2]. Este principio admite que, más allá del estricto marco competencial establecido en el RMUE y en el RDC, el TMUE ejerce un efecto llamada que determina que el mismo deba conocer también de las acciones que circundan al signo o diseño comunitarios protegidos, siempre y cuando exista un nexo interno recíproco entre las acciones ejercitadas.
Acciones de infracción/validez de MUE o DC y acciones de competencia desleal
Existe una doctrina muy asentada del TMUE, que dispone que no cabe interponer acciones de competencia desleal para "generar" nuevos derechos de exclusiva ni tampoco para sancionar lo que expresamente está admitido por la legislación marcaria o de diseño. Dicho lo anterior, se entiende que es posible el ejercicio acumulado de acciones interpuestas ex RMUE o RDC con acciones por competencia desleal siempre y cuando la conducta presente facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los que se han tenido en consideración para valorar si existe o no un acto de infracción marcaria o de diseño[3].
Acciones de infracción/validez de MUE o DC y acciones de infracción de derechos de autor
Durante el año 2009 el TMUE dictó dos autos[4] en los que manifestó que, salvo que la MUE o el DC incorporasen una obra original o en sí mismos lo fueran y merecieran por ello una doble protección como propiedad industrial y como obra intelectual, en el resto de casos en los que existiera una total independencia entre la MUE o DC y la propiedad intelectual invocada (por ejemplo, la marca de un juego y el juego en sí), no cabría la acumulación.
Sin embargo, en el año 2011, en un asunto en el que las acciones de infracción de los derechos de autor eran también independientes de las acciones de infracción de MUE – un operador estaba publicando el contenido protegido por derechos de autor de prestigiosas revistas, utilizando para ello las marcas con las que se identifican dichas publicaciones – el TMUE[5] relajó su criterio y consideró que en dicho caso sí que procedía el conocimiento conjunto de ambas acciones en atención a la existencia de vínculos suficientes.
Acciones de infracción de MUE y acciones de infracción de diseño nacional
Si bien tradicionalmente el TMUE ha mantenido una postura favorable a la acumulación de acciones de infracción de MUE y de diseño nacional[6], en el año 2017[7] dio un giro de 180 grados y manifestó que, atendiendo al distinto fundamento jurídico que sostiene cada una de las acciones, no procede hablar de inter-conexión entre los títulos invocados. Es muy relevante el voto particular emitido por D. Francisco José Soriano Guzmán, que pone de manifiesto: (i) que dicha decisión es incongruente con el acervo de decisiones emitidas hasta entonces por el mismo TMUE y ratificadas por el TS; (ii) la inexistencia, a su parecer, de modificación legislativa alguna que ampare dicho viraje; (iii) que la nueva redacción de la DA 1ª LM precisamente reconoce la competencia del TMUE para conocer de acciones conexas; y (iv) la existencia de puntos de conexión más que suficientes para defender que esas acciones deberían poder ser conocidas por dicho órgano judicial, en atención a los principios de economía procesal y de necesidad de evitar resoluciones contradictorias.
Acciones de infracción de MUE y acciones de nulidad de diseño nacional
El TMUE recientemente se ha cuestionado si el criterio mayoritario mantenido en el anterior asunto aplica cuando se trata de acumulación de acciones por violación de MUE y de nulidad de un diseño nacional que la incorpora[8]. En este caso el TMUE resolvió que sí que existen entre ambas acciones puntos de conexión suficientes para afirmar que el TMUE posee competencia objetiva, por cuanto, además de la conexión subjetiva, los hechos son los mismos: el registro de un diseño que incorpora una marca de otro titular supone al mismo tiempo una infracción de marca que trae consigo de forma inescindible la nulidad del diseño registrado.
En conclusión
Habrá que estar atentos al futuro y ver si, por la materia, es posible discriminar el acceso a la acumulación o, por el contrario – en todo caso con respecto a determinadas materias- nos hallamos ante criterios ad hoc. Sería deseable, al menos, una resolución que articulase una suerte de doctrina general.
[1] Véase, entre otros, Auto de 13 enero 2005
[2] Auto de 23 de marzo 2005
[3] SAP Alicante núm. 6/2014 de 10 enero; SAP Alicante núm. 181/2015 de 14 septiembre
[4] Autos de 9 de marzo y de 2 de junio de 2009, ambos del JM 1 Alicante
[5] Auto JM 1 Alicante núm. 34/2011 de 31 enero
[6] SAP Alicante núm. 313/2013 de 12 julio, SAP Alicante núm. 390/2013 de 10 octubre
[7] Auto AP Alicante núm. 122/2017 de 27 noviembre
[8] SAP Alicante núm. 322/2019 de 15 marzo
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