nº 1.001 - 30 de noviembre de 2023

Peculiaridades del requisito de uso efectivo de las marcas

Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks

Las mercancías con la marca mantuvieron un estatus aduanero conforme al que no se pueden considerar importadas, aunque estuvieran en un depósito aduanero dentro de la Unión Europea

La mera emisión de facturas a una empresa en Suecia no se considera que acredite el despacho de aduana y la entrada de mercancías procedentes de fuera de la Unión Europea

Recientemente la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha dictado una resolución en la que se pronuncia sobre un caso peculiar en el que la acreditación de haberse utilizado efectivamente una marca registrada era fundamental para mantener su vigencia.

De conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento de marca de la Unión Europea, los derechos del titular de una marca de la Unión Europea se declararán caducados previa solicitud presentada a la Oficina si, a lo largo de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no hubiera sido utilizada efectivamente en el mercado.

Existe uso efectivo de una marca cuando se utiliza de acuerdo con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos y servicios para los cuales está registrada con el fin de crear o mantener ventas de esos productos o servicios.

El uso efectivo no incluye el uso simbólico con el único fin de preservar los derechos conferidos por la marca o el uso exclusivamente interno. Y no puede probarse mediante probabilidades o suposiciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas de su uso efectivo y suficiente en el mercado de que se trate.

En el caso que comentamos, en primera instancia la Oficina estimó una solicitud de declaración de caducidad de una marca considerando que no había sido utilizada efectivamente dentro de la Unión Europea durante un período continuo de cinco años, salvo para un tipo concreto de productos (alimentos enlatados para perros), para los cuales sí apreció que existía uso efectivo y con ello se mantenía en vigor el registro para los mismos.

Sin embargo, el solicitante de la caducidad no estaba de acuerdo y presentó recurso de apelación ante la Oficina, que finalmente ha resuelto que el titular de la marca no habría demostrado el uso real de la marca para dichos productos tampoco.

Ahora, según la Sala de Recursos, si bien el uso de una marca para la importación de bienes de un tercer país constituye un uso en el contexto de una actividad comercial, en el caso en cuestión estima que no llegó a demostrarse que los bienes en cuestión fueran despachados a libre práctica en un Estado miembro, por lo que no pueden considerarse mercancías de la Unión.

Se remite con ello al cumplimiento de las formalidades de importación para determinar el estatus de las mercancías no pertenecientes a la Unión como libres para circulación en un Estado miembro.

De este modo, la mera emisión de facturas a una empresa en Suecia no se considera que acredite el despacho de aduana y la entrada de mercancías procedentes de fuera de la Unión en el mercado de la Unión, es decir, no se considera uso efectivo de una marca de la Unión Europea.

En este caso ni las facturas ni el conocimiento de embarque facilitados por el titular de la marca contenían una dirección de entrega clara, y se estima que un apartado postal no puede ser considerado como dirección de entrega, en función de la naturaleza y cantidad de la mercancía enviada (15 toneladas de producto).

Por lo tanto, se considera que esa dirección era simplemente una dirección de facturación, y que no demuestra que las mercancías entrasen en el mercado en Suecia y, por tanto, en la Unión Europea.

No se presentaron facturas de venta en Suecia, y no hay en el procedimiento ninguna indicación sobre si las mercancías llegaron a territorio de Suecia, o qué pasó con ellas después de su supuesta llegada. El envío podría, por ejemplo, haber sido incluido en el régimen de tránsito externo o en el régimen de depósito aduanero, tras lo cual seguiría conservando el estatuto aduanero de mercancías no pertenecientes a la Unión según la legislación aduanera.

No se pueden considerar importadas al no haber entrado en el mercado relevante

La cuestión de si las mercancías han sido despachadas en aduana no puede probarse, como antes decíamos, mediante probabilidades o suposiciones, sino que debe estar respaldada por pruebas sólidas y objetivas aportadas por el titular de la marca.

Como no hay pruebas de que las mercancías no pertenecientes a la Unión estuvieran sujetas a formalidades de importación que dieran lugar a la percepción de derechos de aduana con arreglo a la legislación aduanera, se deben considerar que no llegaron a importarse formalmente a territorio comunitario.

Así, se concluye que las mercancías mantuvieron un estatus aduanero de mercancías no pertenecientes a la Unión, por lo que no se pueden considerar importadas al no haber entrado en el mercado relevante, a pesar de que estuvieran en un depósito aduanero dentro de la Unión Europea.

En definitiva, y evidencia aparte de la de la relevancia de todas las formalidades y peculiaridades legales aplicables que han concurrido en este caso, sirve de recordatorio o llamada de atención sobre la necesidad de no descuidar la solidez probatoria del uso de una marca, lo que a menudo se infravalora por sus titulares, especialmente por aquellos que realmente utilizan su marca, pero desconocen que hay que esmerarse y ser especialmente exhaustivo en la preparación y aportación del material acreditativo de dicho uso, para evitar consecuencias tan graves como la pérdida de los derechos registrales. ■