nº 1.003 - 30 de enero de 2024
La cesión de derechos de propiedad intelectual
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks
La sentencia del caso Kukuxumusu analiza el alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual realizada por los dibujantes, en función de los términos en que fue redactado el contrato
Lo que se discute en el recurso son los efectos derivados de la previa declaración de infracción y, más en concreto, la extensión de la condena a la cesación
La redacción del contrato de cesión de derechos de explotación de propiedad intelectual y sus concretos términos tienen un carácter trascendental
El 19 de diciembre de 2023 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en un caso relativo a la infracción y cesión de derechos de propiedad intelectual sobre unos dibujos de los personajes comercializados y conocidos por la marca Kukuxumusu, en un caso que enfrentaba a la sociedad cesionaria de los derechos de explotación de dichos dibujos, con los diseñadores o autores de los mismos, por la utilización que realizaron estos últimos de los dibujos a partir de 2016 en otra iniciativa empresarial.
Tras una condena a los diseñadores en primera instancia en 2017, y un recurso que no impugnaba la apreciación de infracción y fue estimado en parte mediante la supresión del fallo cierta expresión atinente a futuras actuaciones de los diseñadores, la empresa titular de los derechos económicos interpuso el recurso que ahora se ha resuelto por sentencia y analiza el alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual realizada por los dibujantes, y también los actos que han merecido la consideración de infracción de esos derechos cedidos.
No se discute que la demandante es titular de derechos económicos de propiedad intelectual sobre más de tres mil dibujos que le fueron cedidos por los demandados a lo largo del periodo de tiempo entre 1994 y 2015 mediante sucesivos contratos de cesión de derechos.
Las obras de propiedad intelectual cedidas son una serie de dibujos que representan animales con gestos, posturas y vestimenta humanos, que les dotan de personalidad.
En su sentencia, la Audiencia distinguió entre los dibujos y los personajes objeto de los dibujos, y parte de una consideración no discutida como es que el objeto de las cesiones de los derechos económicos de propiedad intelectual fueron los dibujos, no los personajes.
Así, lo que se discute en el recurso son los efectos derivados de la previa declaración de infracción y, más en concreto, la extensión de la condena a la cesación.
La controversia no radica por tanto en que la sentencia que acuerde la infracción contenga una orden de cesación de los actos infractores, sino especialmente en la prohibición de reanudación de esos actos, o más bien de actos relacionados con los personajes.
Según señala la propia sentencia, la orden de cesación y, más en concreto, la de prohibición de reanudación de los actos infractores debe ajustarse a los que realmente son infractores, y no cabe extender esa prohibición a conductas que no infringen los derechos del titular.
Si bien la orden de cesación y de prohibición afecta a todos los que se denunciaron como infractores y fueron así declarados, y sobre eso no hay duda, el problema suscitado en este caso son los términos en que se solicitó la orden de cesación y prohibición, y fue estimada en primera instancia.
Aparte de distinguir entre los diferentes derechos económicos de propiedad intelectual cedidos (reproducción, distribución, comunicación y transformación), el alcance de la prohibición de la reproducción de los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos acaba haciendo mención a: «cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos dibujos puedan aparecer representados». Y en el caso de la prohibición de la transformación en cualquier forma de los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos, acaba con la mención: «en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados».
La Audiencia entendió que esas menciones suponen un exceso respecto del alcance de los derechos cedidos a la demandante y por eso acordó su supresión del fallo de la sentencia de primera instancia.
El tribunal expone que, con respecto a los derechos de reproducción, aunque los términos empleados en la ley son muy amplios («la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias»), se debe entender referida a cada uno de los dibujos que hayan sido objeto de cesión, pero no a otros posibles dibujos de esos mismos personajes, siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cedidos.
Y estima que el hecho de que se hayan cedido decenas de dibujos de un mismo personaje corrobora que las obras cuyos derechos han sido cedidos son cada uno de los dibujos o representaciones de estos personajes, sin que pueda extenderse a otros distintos, que es lo que sugiere la mención suprimida.
Aunque se reconoce que pudiera haber un margen de discusión, en un caso concreto, de en qué medida un nuevo dibujo que representa a uno de esos personajes de los dibujos cedidos es realmente nuevo y no comporta una reproducción total o parcial de alguno de los cedidos, se resuelve que no cabe con carácter general prohibir a los demandados que puedan volver a dibujar a esos personajes en escenas, situaciones o peripecias distintas de las que aparecen en los dibujos cedidos, siempre y cuando el resultado del dibujo sea realmente distinto y no pueda calificarse de plagio de acuerdo con la jurisprudencia.
Consideraciones sobre el derecho de transformación
Sin embargo, con respecto al derecho de transformación el tribunal desciende a consideraciones relevantes que tienen su incidencia en la resolución de la controversia.
Considerando que el primer inciso del apartado 1 del art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que «la transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente», y que el derecho de transformación forma parte de los derechos económicos o de explotación que la ley de propiedad intelectual atribuye a los autores, acude a la doctrina para recordar que el derecho de transformación está estrechamente relacionado con el derecho moral de respeto a la integridad de la obra, en cuanto que las actividades transformativas pueden vulnerar ese derecho moral.
Con ello se entiende que la cesión del derecho de transformación se deberá realizar respecto de una concreta obra y para un determinado acto transformativo, a partir de lo cual el tribunal manifiesta la necesidad de analizar los contratos de cesión de derechos económicos como elemento fundamental, dentro del marco normativo sobre la cesión de derechos de explotación, para averiguar sobre qué se prestó el consentimiento y, en su caso, el alcance de la cesión de los derechos de transformación.
Y así, se observó que básicamente había en el tiempo dos modelos de contratos distintos que se habían sucedido, y que los primeros contratos contenían una referencia general a los derechos de explotación, entre los que se encuentra la transformación.
Pero el tribunal recuerda en este punto que no cabe una cesión de este derecho de forma tan indeterminada. La cesión del derecho a transformar una determinada obra debe hacerse para un determinado acto transformativo. Por lo tanto, propiamente, no cabría hablar en esos casos de una cesión del derecho de transformación de esas obras. Cuestión distinta es que como en el caso no se había discutido, esta apreciación del tribunal sólo es tenida en cuenta respecto del límite de la condena a la cesación de los actos infractores en relación con la transformación.
Sin embargo, los contratos sujetos al segundo modelo son más explícitos en cuanto a la extensión de los derechos de explotación cedidos y contenían una mención expresa a la transformación: se ceden «los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo como, a título enunciativo, piezas de animación, series de animación para televisión o para otros medios, largometrajes, anuncios publicitarios, juegos de ordenador, juegos de internet y juegos para móviles».
En este caso no se discute que la especificación contractual era lo suficientemente precisa, de modo que los derechos de transformación cedidos respecto de esos dibujos se ciñen a su animación y adaptación a obras audiovisuales, y por ello se establece en la sentencia que la condena a la cesación en los actos de transformación de los dibujos se debe circunscribir a esta concreta actividad transformadora: la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión.
Ciertamente, tal y como afirma el tribunal, el margen que resta a los autores de los dibujos para realizar nuevos dibujos de esos personajes es reducido, en la medida en que deberán ser tan distintos que no puedan considerarse un plagio de los que habían sido objeto de cesión, para no infringir el derecho de reproducción, y tampoco pueden realizar una animación o adaptación a obras audiovisuales de los dibujos cedidos, en la medida en que el derecho a realizar esta forma de transformación también fue cedida.
En definitiva, lo que esta resolución pone de relieve y más interesa es el carácter trascendental de la redacción del contrato de cesión de derechos de explotación de propiedad intelectual y la importancia de sus concretos términos, ya que en un caso como este, estando redactado de otro modo el contrato, el desenlace judicial de la misma controversia podría haber sido distinto, ya fuera más favorable a una u otra de las partes, lo cual habría que poner en relación con la aportación y expectativas de cada una de ellas respecto al objeto del contrato. ■