nº 1.007 - 30 de mayo de 2023

La mala fe en las solicitudes reiteradas de marcas

Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks

El concepto de la mala fe es fundamental para determinar la legitimidad de los registros, si bien no está definido, delimitado, ni descrito en la legislación de marcas de la UE

Existe mala fe cuando los factores del caso evidencian un abuso del sistema de marcas, que se emplea para eludir obligaciones o consecuencias legales

El 22 de marzo de 2024, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que forma parte de las Oficinas de la Red Europea de Propiedad Intelectual, en el contexto de la convergencia de las prácticas en materia de marcas, dibujos y modelos, ha implementado una comunicación de práctica común sobre marcas. El objetivo es ofrecer una interpretación común de la noción general de mala fe, incluida la terminología relacionada con su evaluación, así como de los factores y escenarios que puedan resultar pertinentes para la misma, de forma que se incremente la transparencia, la seguridad jurídica, y la previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios.

El concepto de la mala fe es fundamental para determinar la legitimidad de los registros, si bien no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la legislación de marcas de la UE, pero se desarrolla sobre la premisa central establecida en la jurisprudencia, según la cual la mala fe presupone la presencia de una motivación subjetiva por parte del solicitante de la marca, a saber, una intención desleal u otro motivo «siniestro» o deshonesto, que normalmente se establecerá por referencia a criterios pertinentes, coherentes y objetivos.

Dos facetas ejemplificativas de la mala fe

El concepto general parte de dos facetas ejemplificativas de la mala fe: 1) la apropiación indebida de los derechos del tercero: cuando el solicitante del registro impugnado se dirige contra los intereses de un tercero específico; y 2) el abuso del sistema de marcas: cuando, incluso si no se dirige contra un tercero específico, ha solicitado la marca impugnada para fines distintos de los que corresponden a las funciones esenciales de una marca.

Sobre el momento pertinente para determinar la existencia de mala fe, que es el momento de presentación de la solicitud de registro, hay que tener en cuenta que los hechos y pruebas anteriores o posteriores a la presentación también podrían ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes, ya que pueden contener indicaciones útiles para interpretar la intención del solicitante del registro en el momento de presentar la solicitud.

En cuanto al solicitante de la marca, hay que analizar la presencia de un posible vínculo o conexión entre el solicitante y cualquier otra persona física o jurídica que pueda tener un interés real en la presentación de la solicitud de marca.

De los factores, solo uno es obligatorio y debe estar presente en todos los casos de mala fe: la intención desleal del solicitante del registro impugnado.

Los escenarios más típicos son dos en el marco de la apropiación indebida de los derechos de un tercero (comportamiento parasitario; violación de una relación fiduciaria) y tres en el marco del abuso del sistema de marcas (registros defensivos; solicitudes reiteradas; fines especulativos/marca como instrumento de bloqueo).

Solicitudes reiteradas

Vamos a referirnos en particular por parecernos de especial interés, al caso de solicitudes reiteradas, ya que es una situación frecuente que genera dudas, y se emplea para sortear las consecuencias de la obligación de uso de las marcas registradas, algo especialmente relevante en aquellos casos en que se persigue la perpetuación de un derecho exclusivo y excluyente a pesar de que no cumpla con dicho requisito, o incluso, como veremos, cuando sí que existe uso de marca pero simplemente se hace para mayor comodidad del titular frente a terceros.

En el contexto de un escenario de solicitudes reiteradas, se destaca en primer lugar, que un titular puede tener un interés legítimo en volver a presentar una solicitud de marca. Por ejemplo, cuando se decide solicitar el registro de una versión modernizada/actualizada de una marca registrada anteriormente o cubrir una lista actualizada de productos o servicios.

También es evidente que volver a presentar una solicitud de marca es una acción que, en sí misma, no está prohibida. Así, solo cuando se demuestre que la intención del solicitante, al volver a presentar la solicitud de marca, era abusar del sistema de marcas, se considerará que la nueva presentación se ha realizado de mala fe.

Sin embargo, existen varios elementos que deben tenerse en cuenta a este efecto si, conforme a todas las circunstancias pertinentes del caso, se puede apreciar la intención desleal del solicitante.

El primer elemento atiende a la cuestión de la titularidad o las partes de las marcas en conflicto, pues no sería correcto limitar el supuesto a que solicitante deba ser la misma o las mismas personas físicas o personas jurídicas idénticas.

La interpretación amplia del término «solicitante» que propugna la comunicación, en el contexto de las solicitudes reiteradas, permite analizar, por ejemplo, si el solicitante pertenece al mismo grupo de empresas, o si existe una posible conexión, vínculo o acuerdo entre ellos (por ejemplo, una empresa en la el solicitante es el director gerente o la parte interesada principal).

El segundo elemento es la apreciación de si las representaciones de las marcas en conflicto son idénticas o similares. En el contexto de las solicitudes reiteradas, y de conformidad con la jurisprudencia de la UE, también debe evaluarse si las representaciones de las marcas en cuestión son idénticas.

Aquí también no puede limitarse el análisis al hecho de que la representación de las marcas en cuestión sea idéntica, sino que también debe ampliarse a marcas similares.

El tercer elemento es la apreciación de si los productos o servicios de las marcas en conflicto son idénticos o similares, que de nuevo no debe limitarse al hecho de que los productos o servicios de las marcas en cuestión sean idénticos, sino que también debe ampliarse a productos o servicios similares o estrechamente relacionados.

Y por último el cuarto elemento se refiere a los aspectos territoriales de las marcas en cuestión.

Partimos del hecho de que el sistema de marcas de la Unión Europea y los sistemas nacionales mantienen una relación que se caracteriza por los principios de coexistencia y complementariedad y, por lo tanto, la misma marca puede ser protegida por el mismo titular como marca de la Unión Europea y como marca nacional en uno (o todos) los Estados miembros.

La posibilidad de presentar una solicitud de MUE con el fin de obtener una protección unitaria a escala de la Unión Europea, por encima de la protección concedida por las marcas nacionales registradas en los distintos Estados miembros, es el objeto mismo del sistema de marcas de la Unión Europea y, por lo tanto, no debe considerarse en sí misma un acto de mala fe.

En vista de todo ello, y si bien ninguno de los elementos anteriores, ni por sí solo ni de manera colectiva, será suficiente para permitir la conclusión de que el solicitante actuó de mala fe al presentar de nuevo una solicitud de registro de marca, debe examinarse en detalle la posible intención desleal del solicitante, que en estos supuestos es evitar la aportación de pruebas del uso de la marca y/o ampliar el período de gracia de cinco años, lo que se considera un abuso del sistema de marcas, ya que se emplea para eludir obligaciones o consecuencias legales.

Otro supuesto interesante que se analiza en la comunicación es el de los casos de marcas que quedan en desuso durante décadas, pero aún conservan cierto grado de notoriedad o reputación residual entre el público de referencia, de forma que, si puede considerarse que se trata de un intento estratégico de aprovechar el valor latente de la marca y aprovechar su reputación, se considerará que existe mala fe. ■