nº 1.009 - 23 de julio de 2024
La importancia del uso real y efectivo de la marca: sentencia del TGUE sobre la caducidad de la marca BIG MAC
Álvaro Piacente. Abogado. Departamento de asesoría jurídica
Sólo existirá un «uso efectivo» de la marca cuando esta se utiliza de acuerdo con su función esencial
Esta sentencia del TGUE será sin duda de gran utilidad en el sector de la propiedad industrial
En el ámbito de la propiedad industrial, una de las sentencias más significativas de los últimos meses es la dictada por el Tribunal General de la Unión Europea (T-58/23) sobre la emblemática marca BIG MAC, titularidad del gigante del sector de la comida rápida, McDonald’s. Esta decisión resuelve un litigio iniciado en 2017 por Supermac’s (Holdings) Ltd., que solicitó la caducidad de la marca de la Unión Europea BIG MAC.
Antecedentes del litigio
Como hemos mencionado, en 2017, la demandante Supermac’s, en base al actual artículo 58.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (anterior artículo 51.1.a del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre marca de la UE), presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de caducidad de la Marca de la Unión Europea nº 62638 «BIG MAC» (denominativa), solicitada el 1 de abril de 1996. Los productos y servicios designados por la marca impugnada para los que se solicitó la declaración de caducidad estaban comprendidos en las siguientes clases:
– Clase 29: «Alimentos preparados a base de carne, cerdo, pescado y productos de aves de corral, bocadillos de carne, bocadillos de pescado, bocadillos de cerdo, bocadillos de pollo, frutas y verduras en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparados lácteos, encurtidos, postres».
– Clase 30: «Bocadillos comestibles, bocadillos de carne, bocadillos de cerdo, bocadillos de pescado, bocadillos de pollo, galletas, pan, pasteles, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, harina de avena, bollería, salsas, condimentos, azúcar».
– Clase 42: «Servicios a empresas y franquicias de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones que ofrecen comidas y bebidas preparadas para el consumo e instalaciones “autoservicio”; preparación y venta de comidas para llevar; diseño/diseño de restaurantes, instituciones e instalaciones de terceros; planificación de la construcción y asesoramiento en materia de construcción de restaurantes para terceros».
La División de Anulación estimó la solicitud, declarando la caducidad de los derechos de McDonald’s con respecto a estos productos y servicios. McDonald’s no dudó en recurrir esta resolución y, posteriormente, la Sala de Recurso decidió estimarlo parcialmente, anulando así la resolución inicial respecto a la revocación de algunos de los productos y servicios, concretamente:
– Clase 29: «Alimentos preparados a base de productos cárnicos y de aves de corral, bocadillos de carne, bocadillos de pollo».
– Clase 30: «Bocadillos comestibles, bocadillos de carne, bocadillos de pollo».
– Clase 42: «Servicios prestados o relacionados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de comidas y bebidas preparadas para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de comidas para llevar».
El recurso fue desestimado respecto al resto de productos y servicios que también habían sido revocados.
Finalmente, la demandante (Supermac’s) solicitó al Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE) que anulase la resolución de la Sala de Recurso excepto en lo referente a la caducidad de uno de los productos protegidos, los «bocadillos de carne» de la Clase 30.
De manera preliminar, es necesario recordar las obligaciones establecidas por la normativa marcaria europea en los procedimientos de caducidad por falta de uso, exigiendo al titular del derecho a demostrar el uso efectivo de su marca impugnada dentro de la Unión Europea durante un periodo ininterrumpido de cinco años para los productos y servicios que protege.
En el caso que nos ocupa, la solicitud de caducidad de la marca «BIG MAC» se presentó el 11 de abril de 2017, por lo que el plazo establecido en el Reglamento abarcaba desde el 11 de abril de 2012 hasta el 10 de abril de 2017. De igual manera, hemos de recordar como la jurisprudencia viene estableciendo como sólo existirá un «uso efectivo» de la marca cuando esta se utiliza de acuerdo con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que esté registrada, con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios.
Argumentos y decisión del TGUE
Respecto al procedimiento y sentencia objeto de estudio en este artículo, uno de los aspectos más relevantes es como la demandante, Supermac’s, argumenta que las pruebas presentadas por McDonald’s durante el procedimiento administrativo fueron insuficientes para acreditar el uso efectivo de la marca BIG MAC en relación con «bocadillos de pollo», afirmando que las pruebas se referían exclusivamente a «bocadillos de carne».
Por otra parte, McDonald’s defendió su postura respecto al uso de su marca para identificar «bocadillos de pollo» haciendo referencia a determinadas pruebas aportadas que consistían, entre otras, en unas impresiones de carteles publicitarios, capturas de pantalla de un anuncio televisivo emitido en Francia en 2016 y capturas de pantalla de la cuenta de Facebook de McDonald’s en ese mismo año que incluían el término «GRAND BIC MAC CHICKEN».
Si bien estas pruebas fueron tenidas en cuenta por la Sala de Recurso para no revocar esos productos, lo cierto es que el TGUE consideró que estas no proporcionaban ningún indicio sobre el alcance del uso de la marca BIG MAC en relación con dichos productos («bocadillos de pollo»), especialmente en lo que atañe a volumen de ventas, duración del periodo de uso y su frecuencia de uso. En definitiva, considera que estas pruebas no permiten determinar en qué cantidades, ni con qué regularidad y recurrencia, se distribuyeron los productos de que se trata. Por tanto, estas no pueden bastar por sí solas para demostrar que el uso comercial de la marca controvertida en relación con los «bocadillos de pollo» era real.
De igual manera, considera el TGUE que no se puede desprender claramente de esas pruebas la fecha en la que realmente se difundieron al público dichos carteles, ni puede tener en cuenta algunas de las fechas que aparecen añadidas a mano.
Es por ello que el Tribunal considera que la Sala de Recurso incurrió en error al entender que las pruebas aportadas por la coadyuvante eran suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «bocadillos de pollo» en Francia entre 2015 y 2016.
A su vez, respecto de los productos y servicios recogidos en la Clase 42, acaba estableciendo el TGUE, al contrario que la Sala de Recurso, que las pruebas presentadas por McDonald’s no sirven, en cualquier caso, para demostrar que la marca controvertida, BIG MAC, se haya utilizado en relación con «Servicios prestados o relacionados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de comidas y bebidas preparadas para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de comidas para llevar».
Por todo ello, el Tribunal acaba estimando parcialmente el recurso interpuesto por Supermac’s, al apreciar que las pruebas aportadas por McDonald’s fueron insuficientes para acreditar el uso efectivo de su marca BIG MAC en relación con «bocadillos de pollo», «alimentos preparados a base de productos de aves de corral» y los anteriormente mencionados servicios de explotación de restaurantes recogidos en la Clase 42.
Impacto y conclusiones
Esta sentencia del TGUE será sin duda de gran utilidad en el sector de la propiedad industrial tanto para aquellos que pretendan solicitar la caducidad por falta de uso de la marca de un tercero, así como para aquellas partes que tengan la necesidad de defenderse de este tipo de acción acreditando debidamente el uso efectivo que se ha realizado de sus marcas, pues la resolución del Tribunal realiza un excelente y completo recorrido por la jurisprudencia que se ha ido pronunciando acerca de estas cuestiones a lo largo de los años.
Por último, otra de las conclusiones a extraer de esta sentencia es que, sin duda, por mucho impacto o reconocimiento que pueda tener cualquier marca en un determinado sector (BIG MAC), o lo gigante que pueda ser su titular en la industria (McDonald’s), siempre se deberá tener muy en cuenta que esta podrá ser caducada, ya sea parcial o totalmente, si incurre en alguna las causas de caducidad establecidas en la normativa marcaria. ■