nº 1.011 - 31 de octubre de 2024

La prueba de divulgación anterior de modelos similares en procedimientos de nulidad de diseños comunitarios

Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks

El examen del carácter singular de un dibujo o modelo requiere un análisis en cuatro etapas

La importancia de cuestionar adecuadamente las pruebas de divulgación aportadas, por endebles o insuficientes que puedan parecer. Si se toman en consideración prácticamente se traslada la carga de la prueba en contrario al titular del modelo cuestionado

El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencia en un asunto sobre nulidad de un diseño comunitario registrado en el que se plantean cuestiones sobre la prueba de divulgación de un diseño anterior similar.

Las pruebas que fundamentaban la pretensión de nulidad eran en este caso tres catálogos de precios diferentes editados por un tercero, que presentaban diferentes dibujos y modelos del mismo tipo de productos que el objeto del diseño cuestionado, con indicación de sus medidas y precios respectivos según el material de fabricación.

El tribunal refiere que se trata de documentos de carácter informativo que tienen como finalidad permitir a los clientes y a los distribuidores conocer los precios de los productos. Además, todos esos catálogos de precios incluyen la imagen del dibujo o modelo anterior, y se consideró en el procedimiento de nulidad que demostraban que el dibujo o modelo anterior debía considerarse divulgado en el tráfico económico.

Como recuerda el tribunal, para acreditar la divulgación de un dibujo o modelo anterior, debe procederse a un análisis en dos etapas consistente en examinar, en primer lugar, si los elementos de prueba presentados en la solicitud de nulidad demuestran, por una parte, hechos constitutivos de la divulgación de un dibujo o modelo y, por otra parte, la anterioridad de dicha divulgación respecto de la fecha de presentación o de prioridad del dibujo o modelo controvertido. En segundo lugar, en caso de que el titular del dibujo o modelo controvertido haya alegado lo contrario, si estos hechos podían haber sido razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión, puesto que, de no ser así, la divulgación se considerará carente de efectos y no se tomará en consideración

Así, la divulgación de un dibujo o modelo anterior no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente del dibujo o modelo anterior en el mercado, y las pruebas aportadas deben ser valoradas conjuntamente y relacionándolas entre sí.

El tribunal considera que incumbía al titular del diseño cuestionado demostrar que las circunstancias del caso podían razonablemente impedir que las pruebas del caso hubieran llegado a conocimiento de los círculos especializados del sector de que se trata en el tráfico comercial normal.

Dado que en este caso no cuestionó ni la validez de los catálogos de precios ni su divulgación y no aportó ninguna prueba de que los dibujos o modelos anteriores no fueran conocidos por los círculos especializados del sector antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del modelo controvertido, se les reconoce validez y relevancia probatoria.

Por otra parte, en lo que se refiere a cuestionar la anterioridad de su divulgación, basta con que la divulgación tenga lugar en un momento que pueda ser identificado con una certeza razonable como anterior a la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario controvertido, incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgación.

Restaba llegado este punto, determinar si el modelo cuestionado reunía los requisitos de novedad y carácter singular para su validez, a la vista de las divulgaciones anteriores de modelos demostradas.

Análisis en cuatro etapas

Y para ello procede realizar, de nuevo conforme a la jurisprudencia que recuerda el tribunal, un análisis en cuatro etapas:

En primer lugar, el sector de los productos a los que está destinado a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo.

En segundo lugar, el usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y, por referencia al usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención a las similitudes y a las diferencias en la comparación de los dibujos o modelos.

En tercer lugar, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, cuya influencia sobre el carácter singular es inversamente proporcional.

En cuarto lugar, tomando en consideración este, el resultado de comparar, directamente cuando sea posible, las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido y cualquier otro dibujo o modelo anterior que sea público, considerado individualmente.

En este caso, se estimó que las diferencias entre los dos modelos no podían considerarse suficientes para que el modelo controvertido produjera en el usuario informado una impresión general distinta, especialmente cuando el autor disponía de una amplia libertad de diseño.

En consecuencia, aunque se reconoció novedad al modelo cuestionado, las diferencias constatadas con los modelos de la divulgación anterior no bastan para apreciar la existencia del requisito de carácter singular, el cual resulta de una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de «déjà vu» con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general.

Por tanto, esta resolución pone de manifiesto la importancia de cuestionar adecuadamente las pruebas de divulgación aportadas, ya que, incluso tratándose de pruebas sin datación fehaciente ni acreditación de su efectiva divulgación, y pese a que teóricamente no se puede basar una nulidad en probabilidades o presunciones de la divulgación anterior alegada, el resultado puede ser adverso si estas pruebas, por endebles o insuficientes que puedan parecer, se acaban tomando en consideración y trasladándose la carga de la prueba en contrario al titular del modelo cuestionado. ■