nº 1.013 - 27 de diciembre de 2024
Consecuencias y soluciones para minimizar el perjuicio comercial de la anulación de una marca en uso
Eva Martín. Abogada del despacho Herrero&Asociados
La sentencia desfavorable podrá implicar importantes consecuencias para la empresa farmacéutica, ya que puede verse obligada a modificar la denominación de la marca
La concesión de la marca no es garantía de que no haya más problemas que afecten al signo, ya que la ausencia de oposiciones puede venir motivada por diversas causas
El presente artículo aborda las posibles consecuencias que puede sufrir una empresa cuando una marca de su titularidad es anulada y ya está en el mercado, así como posibles vías de solución para minimizar el perjuicio comercial que le puede ocasionar.
Considerando que con un ejemplo práctico se puede entender mejor, en primer lugar se hace referencia a la sentencia del Tribunal General dictada el 15 de noviembre de 2023 en el asunto T-19/23.
Antecedentes del caso
En febrero del año 2018, la compañía LABORATORIOS NORMON, S.A. solicitó la marca de la Unión Europea n. 17767294 NORMOCARE, en clases 3 y 5, para los siguientes productos y servicios:
Clase 3.–Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.
Clase 5.–Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Cuatro meses más tarde, la marca se registró, sin sufrir oposición alguna.
En octubre del año 2020, la compañía italiana SOFAR S.P.A. presentó una solicitud de nulidad contra dicha marca en base a su marca italiana n. 2015000012292 «NOMOR».
Todo parece apuntar a que dicha nulidad fue solicitada como reacción a la oposición que unos meses antes, en junio de 2020, la compañía LABORATORIOS NORMON presentó contra la marca de la Unión Europea n. 18197070 NOMOR, cuyo titular es ALFASIGMA S.P.A. (que adquirió la totalidad del capital social de SOFAR).
La solicitud de nulidad fue estimada parcialmente, mediante Decisión de 25 de marzo de 2022, y la marca se declaró nula para los productos señalados en rojo:
Clase 3.–Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.
Clase 5.–Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
La División de Anulación consideró que, en la medida en que los productos «anulados» son idénticos o similares, al menos en grado medio, a los protegidos por la marca anterior y, globalmente, las marcas son similares tanto visual como fonéticamente, existe riesgo de confusión en el público consumidor.
El 24 de mayo de 2022, se interpuso por LABORATORIOS NORMON, recurso (R0916/2022-1) contra la Decisión de Anulación, recurso que fue desestimado mediante Resolución de 26 de octubre de 2022. La Primera Sala de Recurso consideró, del mismo modo que la División de Anulación, que existe riesgo de confusión entre los signos para el público italiano, incluso teniendo en cuenta el nivel de atención superior a la media o elevado del consumidor por el tipo de producto objeto de la controversia.
La farmacéutica española presentó recurso ante el Tribunal General (asunto T-19/23) contra la Resolución de la Sala de Recurso.
Sinopsis Sentencia del Tribunal General
El Tribunal desestima el recurso mediante sentencia de 15 de noviembre de 2023, en la que se establecen las siguientes afirmaciones:
– Los productos en cuestión son bien idénticos, bien similares en grado medio.
– Es posible que el público italiano, que constituye el relevante en el procedimiento, perciba que el elemento «Normo» de la marca impugnada remite a la idea de una norma. Por lo tanto, el carácter distintivo de dicho elemento debe considerarse reducido para algunos de los productos en cuestión (como «cremas» y otros «cosméticos no medicinales») debido a la referencia al concepto de «normalización». Para productos como «emplastos» o «alimentos dietéticos», el carácter distintivo es normal.
– La conclusión anterior no queda desvirtuada por la supuesta existencia de una familia de marcas que contienen los términos «Normo» o «Normon». El mero hecho de enumerar una multitud de marcas registradas que contienen una base común no basta, según la jurisprudencia, para invocar la existencia de una serie de marcas. Su titular debe aportar la prueba del uso de todas las marcas pertenecientes a la serie o, al menos, de un número de marcas que pueda constituir una serie. Para que exista el riesgo de que el público se confunda sobre la pertenencia de una marca a la serie, las marcas anteriores que forman parte de dicha serie necesariamente deben estar presentes en el mercado.
– El elemento «care» de la marca impugnada podría entenderse, al menos por parte del público relevante, como referente a la palabra inglesa «care» (cuidado), de modo que su carácter distintivo es escaso, puesto que se refiere al destino de los productos.
– En la medida en que el elemento denominativo «Normo» de la marca impugnada constituye un anagrama de la marca anterior «Nomor», en el que sus dos primeras letras coinciden, y en que el elemento «care» solo tiene escaso valor distintivo, la similitud visual apreciada es de grado medio (como concluyó acertadamente la Sala de Recurso).
– Habida cuenta de las similitudes existentes al principio de los signos y, pese a la presencia del término «care» en la marca impugnada, desde una perspectiva fonética existe un grado de similitud bajo.
– El término de fantasía que constituye la marca impugnada «Normocare» remite a los conceptos de «normalización» y «cuidado», que, conjuntamente, pueden evocar al significado «normalización de los cuidados». Por el contrario, la marca anterior carece de significado para el público relevante. Dado que una de las marcas tiene significado y la otra marca carece de él, los signos no son, conceptualmente, similares.
– El mayor nivel de atención del público consumidor no permite excluir la existencia de riesgo de confusión.
– La coexistencia de dos marcas en un mercado puede contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión. No obstante, esta posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre motivos de denegación relativos ante la EUIPO, el titular de la marca impugnada ha demostrado suficientemente que la coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión.
Con este fin, puede llevar a cabo tal demostración aportando un conjunto de indicios en este sentido. Son especialmente pertinentes las pruebas que demuestran que el público relevante reconoció cada una de las marcas antes de la solicitud de la marca posterior. Además, la coexistencia debe ser prolongada en el tiempo para poder influir en la percepción del consumidor.
Posibles consecuencias y vías de solución
La sentencia desfavorable podrá implicar importantes consecuencias para la empresa farmacéutica, ya que puede verse obligada a modificar la denominación de la marca de los productos comercializados bajo el signo NORMOCARE en aquellos territorios en los que no tenga protección mediante, por ejemplo, una marca nacional. Sin ánimo de ser exhaustivos, reproducimos los siguientes productos:
En España, LABORATORIOS NORMON podrá seguir comercializando con la misma marca sus productos, ya que es titular de la marca española número 3594842 NORMOCARE, concedida el 18 de mayo de 2016.
En este caso, se da la circunstancia de que, además, la Marca de la Unión Europea parcialmente anulada es la base de un registro internacional que, en la fecha de la Decisión, todavía dependía de la misma.
Importante destacar que, cuando se anula o deniega total o parcialmente una marca, existe la posibilidad de transformar la marca anulada o denegada parcialmente en marcas nacionales en aquellos territorios en los que la otra parte no tenga derechos prioritarios. Con esta figura, puede seguir disfrutando de protección, si bien no ya como un derecho unitario, como es la Marca de la Unión Europea, sino a través de derechos nacionales en cada territorio. Es una opción a considerar, aunque el coste es significativamente mayor y tendrá que evaluarse si el interés comercial en los distintos países de la Unión Europea compensa.
No obstante, este mecanismo no obliga a transformar en todos los países, sino únicamente en aquellos en los que el interés comercial lo demande. En ocasiones, la opción de la transformación se circunscribe a territorios próximos geográficamente a nuestro país, como pueden ser Portugal y Francia. Aunque Italia también podría interesar por proximidad geográfica, en este caso no sería posible ya que precisamente ha sido una marca italiana la que ha ocasionado la nulidad de la marca de la Unión Europea NORMOCARE.
Otra posible solución es intentar alcanzar un acuerdo, aunque, en ocasiones, no siempre es viable, principalmente cuando el sector comercial coincide.
Cuando se solicita una marca, sin duda es una excelente noticia que no sea objeto de oposiciones. No obstante, la concesión de la marca no es garantía de que no haya más problemas que afecten al signo, ya que la ausencia de oposiciones puede venir motivada por diversas causas, tales como que no se ha detectado la publicación, se ha pasado el plazo, en ese momento no se consideró un obstáculo y, con posterioridad, se cambia de criterio…
La problemática es mayor cuando el signo ya está en uso o hay un proyecto de cierta envergadura en el que se ha invertido una significativa cantidad económica para su lanzamiento comercial, pues, de tener éxito una solicitud de nulidad, ello puede implicar tener que cambiar el nombre del producto, proceso que comienza con la búsqueda de una denominación idónea que, además, una vez elegida, no sufra obstáculos ni en su tramitación ni tras su registro.
Cabe preguntarse qué hubiese sucedido si LABORATORIOS NORMON no hubiese impugnado en vía de oposición la marca de la Unión Europea n. 18197070 NOMOR, es decir, si en ausencia de dicha oposición, SOFAR hubiese planteado la acción de nulidad. En conflictos como este hay que estudiar bien las estrategias a seguir ya que, cuando ambas partes tienen derechos nacionales prioritarios en diferentes países (como sucede en este caso, en Italia y en España), ambas pueden impedir el registro del signo como Marca de la Unión Europea. En este tipo de supuestos cabe plantearse la posibilidad de algún tipo de acuerdo para solventar la controversia. ■