nº 1.019 - 26 de junio de 2025

Sobre la prueba del perjuicio sufrido para la indemnización en casos de infracciones de propiedad intelectual

Álvaro Pérez Lluna

Abogado y socio del despacho Demarks

Aunque la estética de presentación era distinta, existían coincidencias literales en la práctica totalidad de los textos

Cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización

El Tribunal Supremo se ha referido recientemente a la cuestión de las indemnizaciones en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial en sentencia del mes de mayo de 2025 que resuelve estimar un recurso de casación sobre la cuestión.

Antecedentes del caso

En el caso se aprecia una infracción de los derechos de propiedad intelectual relativos a la reproducción y uso por parte de una empresa de siete diapositivas en el contexto de la impartición de cursos, cuyo contenido provenía del manual o material de otra empresa, a los que tuvo acceso a través de la contratación de una persona que había trabajado anteriormente en la empresa donde se había creado y utilizaba dicho material.

Es interesante, en lo que a la declaración de la infracción se refiere, que se estimó que, aunque la estética de presentación era distinta, existían coincidencias literales en la práctica totalidad de los textos, y de ello se extrajo que las siete diapositivas de no se limitaban a desarrollar de forma original una idea preexistente, sino que constituían un plagio «carente de toda originalidad y de la concurrencia de genio o talento humano».

Se declaró en segunda instancia la infracción, pero se limitó la condena de indemnización de daños y perjuicios a los gastos de investigación, que ascendía a 3.800 euros.

En el recurso de casación se interesaba la ampliación de la indemnización a los beneficios que habría obtenido la empresa demandante.

La sentencia de apelación se refirió a que la aplicación de la regla de fijación de daños y perjuicios basada en los beneficios obtenidos por el infractor exige que exista y se justifique un perjuicio al demandante, y a que este es el criterio adoptado en la sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre, que se refiere a un asunto de marcas, pero que es trasladable al ámbito de la propiedad intelectual, pues estas legislaciones tienen reglas semejantes de cuantificación de indemnización.

La decisión del Tribunal Supremo

El recurso de casación aludía a su vez a otra sentencia de la misma sala, la 504/2019, de 30 de septiembre, y el Tribunal Supremo ha resuelto que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta los matices de la jurisprudencia contenida en la sentencia 516/2019, de 3 de octubre, tal y como se pusieron de manifiesto en la sentencia 144/2024, de 6 de febrero, respecto a que la existencia del daño es un presupuesto previo a la determinación o cálculo de la indemnización, de tal forma que la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado.

Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

Aclara con ello, que esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre, se hace eco de la doctrina jurisprudencial sobre «los daños ex re ipsa loquitur» (las cosas hablan por sí mismas), que opera cuando la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes.

Esto es lo que se ha considerado que ocurre en el caso y ha dado lugar a la estimación del recurso de casación, en que el empleo por las demandadas de un material respecto del que se ha reconocido al demandante los derechos, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización.

Ello no obsta que puedan darse casos, muy excepcionales, en que, por las circunstancias concurrentes, fuera evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el titular de los derechos de exclusiva (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor).

Cumplido el presupuesto de la existencia del daño, en sentido amplio, el titular de los derechos puede optar por cualquiera de los criterios de cuantificación que la ley le confiere.

Aunque durante el procedimiento no llegó a determinarse el importe de esta indemnización, el Tribunal Supremo reitera que es posible remitir su determinación a la fase de ejecución de sentencia, sobre la base de unos parámetros determinados.

Estos parámetros o bases de cálculo serían en el caso:

Por una parte, los ingresos netos obtenidos por la demandada en los cursos en que se empleó el material de la demandante y respecto del que se ha declarado la infracción de sus derechos de propiedad intelectual; pero en la medida en que el material empleado por la demandada era mucho más amplio debe aplicarse un porcentaje de reducción a los reseñados ingresos netos, y…

…sobre ese porcentaje de los ingresos netos obtenidos en los cursos en que se empleó el material objeto de infracción, habrá que aplicar el porcentaje de beneficio que respecto de la impartición de esos cursos tenía la demandante durante el periodo de infracción. ■