nº 1.021 - 25 de septiembre de 2025
La interpretación del carácter descriptivo y la distintividad de un término común que se registra como marca
Álvaro Pérez Lluna
Abogado y socio del despacho Demarks
El carácter descriptivo de una marca solo existe cuando se demuestra que el público percibe inmediatamente, sin reflexión alguna, una descripción de los servicios en cuestión o de una de sus características
Emplear un razonamiento laborioso y complejo para atribuir un significado a un término, demuestra que este, en sí mismo, no transmite ninguna información clara sobre los productos y servicios en cuestión
El Tribunal General de la UE se ha referido en su sentencia de 10 de septiembre a la interpretación de términos comunes que puedan considerarse descriptivos y su aptitud registral, así como al requisito del carácter distintivo. Y las diferencias de criterio entre el tribunal y el organismo registral son ostensibles, hasta el punto de que el organismo registral europeo, habitualmente rigorista hasta el extremo, intenta persistir en su tesis, que termina recibiendo una severa enmienda.
El caso se refiere al término inglés «LOOP» (bucle), cuyo registro Telefónica había solicitado para productos y servicios en el ámbito de las telecomunicaciones, y que había sido rechazado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) por considerarlo descriptivo.
Tras la resolución ulteriores recursos, la Sala de Recurso de la EUIPO ignoró incluso la fuerza de cosa juzgada de la previa sentencia del Tribunal General de la UE en la que este último dictaminó sobre el fondo que el signo LOOP no era descriptivo para los productos controvertidos de la clase 9.
La EUIPO alegaba que la conclusión del Tribunal General se basaba en una motivación insuficiente en la resolución inicial y, en consecuencia, la sentencia no impedía un reexamen del motivo absoluto de denegación para los productos en cuestión de la clase 9, motivándose suficientemente esta vez se entiende.
El Tribunal General determinó que el público pertinente no podía, de forma inmediata y sin reflexión, establecer una conexión suficientemente directa y concreta entre el término «bucle» y un ordenador, un navegador GPS o incluso un teléfono móvil.
Apuntaba que solo mediante varias etapas de reflexión, el público pertinente podría establecer una conexión entre dichos productos y el funcionamiento específico del «bucle» de la red de telecomunicaciones a la que, en su caso, estarían conectados. Por tanto, el Tribunal General resolvió que, incluso si el público pertinente pudiera establecer finalmente dicha conexión, esta sería, como mucho, indirecta.
Relación suficientemente directa y concreta
La constatación de tales etapas de reflexión impide concluir que existe una relación suficientemente directa y concreta entre los servicios controvertidos y la marca solicitada. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el carácter descriptivo de una marca solo existe cuando se demuestra que el público percibe inmediatamente, sin reflexión alguna, una descripción de los servicios en cuestión o de una de sus características.
El Tribunal General dejó claro también que su examen se basaba en la parte del público pertinente que tiene más probabilidades de establecer una conexión entre la marca solicitada y los productos en cuestión, y que, incluso para dicha parte del público pertinente, dicha conexión es solo indirecta.
Por lo que se refiere al significado del término «bucle», la EUIPO alegaba que el significado del término «bucle» en el ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información se establece a partir de definiciones claras y accesibles, contenidas en fuentes identificables y de acceso público, y que se utilizaba de forma común y generalizada en el sector de las telecomunicaciones.
Contrariamente a este análisis, el término «bucle», considerado aisladamente, se estima que no transmite un significado claro e inequívoco en el sector de las telecomunicaciones.
El término «bucle» transmite un contenido semántico vago e inespecífico, y la Sala de Recurso empleó un razonamiento laborioso y complejo para atribuirle un significado, lo que demuestra que el término, en sí mismo, no transmite ninguna información clara sobre los productos y servicios en cuestión.
El término «bucle», considerado de forma aislada o en combinaciones léxicas, tiende a tener, según los elementos citados en la resolución impugnada, significados diversos, que se refieren a una multitud de usos o procesos técnicos según el contexto o la combinación de palabras en cuestión. Por lo tanto, en relación con los productos y servicios objeto de la solicitud de registro, este signo resulta vago, impreciso y ambiguo.
La fuerza de cosa juzgada de la sentencia anterior no impedía sin embargo que se examinase si la marca solicitada, una vez establecido que no es descriptiva de los productos y servicios en cuestión, incurre, no obstante, por otras razones, en el motivo de denegación absoluto relativo a la ausencia de carácter distintivo.
La función esencial de una marca
Según reiterada jurisprudencia, las marcas que carecen de distintividad son aquellas que se consideran incapaces de desempeñar la función esencial de una marca, esto es, la de identificar el origen comercial del producto o servicio en cuestión para permitir al consumidor que adquirió el producto o servicio designado por la marca diferenciarla de la de otras procedencias, y repetir la experiencia si resulta positiva o evitarla si resulta negativa.
Dicho carácter distintivo debe apreciarse, en primer lugar, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, en relación con la percepción del público pertinente, constituido por los consumidores de dichos productos o servicios.
En este sentido, no han sido aceptadas las alegaciones de que un término común como el controvertido, debe estar disponible para utilizar libremente por los diferentes operadores del mercado. Y la sentencia confirma que, ni la existencia de procedimientos de nulidad o caducidad, ni el hecho de que se hayan presentado observaciones de terceros, demuestran el carácter descriptivo de la marca solicitada.
En efecto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo solo puede realizarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del público pertinente, y se ha concluido que no había quedado suficientemente acreditado que el signo en cuestión carezca de carácter distintivo. ■