‘El toro por los cuernos’: la resolución en profundidad de un caso con varios significados

Álvaro Pérez Lluna

Abogado y socio del despacho Demarks.

Al no evocar en el consumidor la expresión «TORO BRAVO» una referencia geográfica, no se consideró aplicable ninguna de las prohibiciones absolutas de registro y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la concesión de la marca

Puede apreciarse que haya evocación, aunque no exista confusión o error en el consumidor

El caso de autos

El Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de junio un recurso sobre la protección marcaria de las denominaciones de origen, el concepto de evocación, y la incidencia de la polisemia de un término coincidente con la denominación de origen en otra marca que se intente registrar por tercero.

El caso se refería concretamente a la denominación de origen «Toro» para vinos y una marca «TORO BRAVO» y la figura de un toro que había sido solicitada para la misma clase de productos.

La decisión recurrida

La resolución objeto de recurso y decisión había considerado que la marca solicitada no era Toro, como la denominación de origen, sino «TORO BRAVO» unido a un gráfico característico que consiste en el animal de lidia, mientras que la denominación de origen Toro tiene una vinculación de origen geográfica a la ciudad de Toro y de su comarca el Alfoz de Toro, y que por tanto no evocaba origen geográfico alguno sino al animal, que además constituye un elemento icónico de la cultura española, completamente diferenciada de la ciudad de Toro, conocida por sus vinos, sus monumentos, su historia, y para los juristas por ser la ciudad que albergó e 1505 las cortes que promulgaron el 7 de marzo de dicho año las 83 leyes que constituyen el corpus conocido como las Leyes de Toro, pero que en la actualidad no es conocida por albergar ganaderías de toros de Lidia.

Por tanto, al no evocar en el consumidor la expresión «TORO BRAVO» una referencia geográfica, no se consideró aplicable ninguna de las prohibiciones absolutas de registro y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la concesión de la marca.

El recurso de casación ha tenido interés para la formación de la jurisprudencia sobre si resulta indiferente o no, para la aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el carácter polisémico de una denominación de origen protegida; en concreto, si el hecho de que el nombre «toro» que contiene la «D.O. Toro» pueda referirse a una indicación geográfica protegida, excluye o no el que deban tomarse en consideración significados alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice en su composición esa palabra.

La cuestión planteada

La cuestión planteada era si apreciada en su conjunto la marca solicitada no evoca una expresión geográfica, sino —siendo polisémica— al toro de lidia; y, por tanto, no provoca una evocación de la denominación de origen.

El argumento decisivo

Y aunque ese argumento fue acogido previamente, se planteó otro según el cual no debía obviarse que la normativa de aplicación a las denominaciones de origen es de ámbito europeo, y por ello, es en ese territorio en el que hay que analizar la cuestión, pues la normativa europea que las regula es de directa aplicación en los Estados miembros, y persigue un trato igual para todos.

En ese aspecto, conforme a la normativa debe garantizarse que un ciudadano de cualquier Estado miembro, como consumidor, pueda identificar los productos de una denominación de origen y los que no lo son, sin tener que efectuar un análisis semántico del elemento denominativo de la marca.

¿Cómo puede si no, garantizarse a un ciudadano de Polonia, o de Letonia, que un vino que contiene la palabra Toro, no hace referencia a la DO de vino? ¿Y cómo es posible que haga este ejercicio intelectual, si desconoce el idioma español?

Lo razonable se argumentaba que sería pensar que el ciudadano europeo, que no conoce el idioma español, al identificar la palabra «Toro» en la marca de adverso, no hará un análisis sobre si la presencia del dibujo del animal, y del adjetivo «bravo», implica que, refiriéndose al animal, el vino no tenga nada que ver con la denominación de origen de mismo nombre; ni tenga que averiguar si la denominación del territorio que da nombre denominación de origen guarda nexo causal con el animal.

La decisión en casación

El tribunal indica que, en este contexto, no se puede decir con carácter general que el carácter polisémico del término coincidente entre la marca novel y la denominación de origen protegida sea completamente irrelevante en todos los casos: puede ser relevante, pues podría en hipótesis no existir riesgo de evocación, pero solo si el consumidor normalmente destinatario de estos productos fuera capaz de comprender tal polisemia; y, adicionalmente, comprendiéndola, quedase descartado a la luz de las circunstancias concurrentes que la primera imagen que evoca la visión de la marca fuera la del nombre protegido por la denominación de origen, sino otra correspondiente a tal significado alternativo.

Pero, en este caso, se ha decidido que el riesgo de evocación existía, porque el vocablo principal de la marca aspirante «Toro», es idéntico al protegido por la denominación de origen; el producto para el que se pretende el registro es de la misma clase que el protegido y, sobre todo, el consumidor medio no español no tiene por qué conocer todos los términos de la polisemia.

Es decir, podría entenderse que el consumidor medio incluso no español conoce que la palabra «toro» designa a un animal, dado su carácter simbólico de la cultura española; pero lo que no puede pedirse a tal consumidor medio es que comprenda el otro significado del término polisémico, es decir, que comprenda que la denominación de origen «Toro» no tiene relación alguna con el animal, sino que toma su nombre de una localidad o lugar geográfico donde la existencia de tal animal es irrelevante, y que es famosa por otras causas.

Por ello, no puede excluirse el riesgo de evocación, no quedando garantizado que el consumidor no asocie directamente el producto de la marca con una indicación geográfica amparada por la denominación de origen, puesto que no tiene por qué conocer la circunstancia de que la denominación de origen no guarda relación (o esta es remota) con el animal.

Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, el tribunal resuelve que el carácter polisémico de un término integrante de una marca aspirante debe valorarse, para la aplicación de las prohibiciones absolutas establecidas para la protección una denominación de origen protegida, en atención a la percepción del consumidor medio destinatario de tales productos, no solo del español, y que para apreciar el riesgo de evocación ha de valorarse si es presumible que la visión del nombre del producto traiga directamente a la mente del consumidor medio, el producto amparado por la denominación registrada; teniendo en cuenta que puede apreciarse que haya evocación aunque no haya confusión o error en el consumidor.

La conclusión

Y concluye que la sentencia recurrida no atendió a la percepción del consumidor medio con inclusión del consumidor no español, y al riesgo de evocación que existe, por lo que casa la sentencia y anula la concesión de la marca aspirante. ■