Análisis jurisprudencial sobre qué constituye un registro marcario de mala fe y la práctica del ‘refiling’ de marcas
Jaime Tomillo Soto-Jove
Abogado del despacho Herrero & Asociados (H&A)
La mala fe es un concepto complejo debido a su alta carga subjetiva
Hay casos en que volver a registrar una marca es totalmente lícito y defendible e, incluso, puede reportar valor estratégico
La mala fe es un concepto complejo debido a su alta carga subjetiva. Como ya adelantaron autores tan conocidos en la materia como los profesores FONT GALÁN Y PINO ABAD, la mala fe es un elemento complejo relacionado con el aspecto psicológico del solicitante infractor, y debe ser analizada ad hoc en cada caso, ya que no existe un criterio universal unívoco.
El Tribunal de Justicia de la UE (en adelante, TJUE) ofreció una definición del concepto de mala fe ex sententia, en el caso C-104/18 P, del 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret c. EUIPO, donde el TJUE estableció que la mala fe debe de examinarse siempre en el ámbito económico, y que en ese contexto:
«el solicitante de una marca de la UE actúa de mala fe cuando resulta de indicios pertinentes y concordantes que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen».
Ello implica, por tanto, que el infractor era conocedor de la índole infractora de su conducta antes de realizarla, y aun así decidió conscientemente llevarla a cabo.
¿Cuándo se detecta la mala fe detrás de un registro de marca?
La mala fe de un infractor puede estar presente en cualquier momento del ciclo conceptual de una marca, pero normalmente queda constatada en la presentación de la solicitud del registro de marca por parte de ese infractor. Así lo establece la STJUE C-529/07, de 11 de junio de 2009, caso Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirth GmbH, que advierte de que la mala fe ha de ser apreciada de forma global, es decir, tomando en cuenta todos los factores decisivos, de los cuales destacamos:
1. Intención del causante. Esto es, buscar impedir que un tercero comercialice un producto. Un ejemplo es la SAP de Barcelona 314/2016, de 27 de diciembre de 2016, caso Unilever c. Technopharma, en la que la primera interpone acción de nulidad contra la marca española «New York Fair & Lovely». La AP aprecia la mala fe y la consecuente declaración de nulidad de la mencionada marca española, dado que sendas empresas se dedicaban a la comercialización de productos cosméticos y de blanqueamiento facial en territorio común (Reino Unido).
2. Conocimiento de la utilización del signo por un tercero. La SAP de Alicante 1636/2018, de 7 de mayo de 2018, estima acción de nulidad absoluta interpuesta contra la marca DUCHALUXE dado que se tuvo por acreditado que su solicitante conocía, en el momento de presentar la solicitud de registro de marca, las marcas del competidor para los mismos productos, DUSCHOLUX, pretendiendo así una similitud con aquellas para aprovecharse de su reputación.
3. Grado de notoriedad o de renombre del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud. No es, por sí solo, determinante de existencia de mala fe, pero sí que actúa como una suerte de agravante, junto con otros factores. Una sentencia relevante es la STS 860/2025, de 28 de mayo, por la cual el Alto Tribunal español, en resolución de recurso de casación interpuesto por las mercantiles Munich S.L. y Berneda S.A contra J. Ballvé Sports S.L., considera que la famosa marca de calzado Munich no tiene legitimidad para impedir a terceros emplear el signo «X» en productos distintos del calzado deportivo.
En conclusión, la jurisprudencia europea ha establecido que existirá mala fe por parte del solicitante cuando con la solicitud de marca se persiga un fin distinto al de usarla para su función esencial, que no es otra que la de servir como símbolo de distinción de los productos o servicios que comercializa una empresa de los de las demás presentes en el mercado.
La práctica del refiling de marcas, ¿es realmente ilícita?
El refiling o presentación de una nueva solicitud es una práctica común consistente en que el titular de una marca registrada solicite, estando todavía en vigor esa marca, el registro de una nueva marca, idéntica o casi idéntica a aquélla, para los mismos productos o servicios para los que aquella estaba registrada. El propósito de este nuevo registro es ampliar artificialmente el período de gracia inicial de cinco años (artículos 55 de la Ley 17/2001, de Marcas y 16 de la Directiva UE 2015/2436) durante el cual el titular de la marca no necesita demostrar que la marca ha sido utilizada. Como se desprende del concepto, esta es una práctica que ha generado una gran cantidad de controversia acerca de las intenciones ulteriores de los solicitantes que la llevan a cabo.
Sin embargo, hay casos en que volver a registrar una marca es totalmente lícito y defendible e, incluso, puede reportar valor estratégico. Así, ante cambios comerciales o de estrategia de marca, solicitar un signo nuevo puede ser preferible a renovar uno existente muy similar, aportando ventajas como la modificación de clases de Niza o la mejora de la representatividad del signo.
Para arrojar luz a esta cuestión utilizaremos la que seguramente sea la sentencia más conocida en cuanto a refiling se refiere: la STGUE T663/19, de 21 de abril de 2021, caso Hasbro, Inc. c. Kreativni Dogadaji d.o.o. Hasbro, Inc., era titular de la marca de la UE «MONOPOLY», habiendo registrado la marca en 1998 para productos de las clases 9 (juegos de ordenador y software), 25 (vestidos, calzados y sombrerería) y 28 (juguetes, juegos y juguetes) de la clasificación de Niza. A lo largo de los años, amplió el ámbito de protección con nuevas solicitudes que abarcan servicios de la clase 41 (entretenimiento) y productos de la clase 16 (productos de imprenta y papelería). En 2011, Hasbro volvió a registrar la marca MONOPOLY en las mismas clases, pero para una lista más amplia de productos y servicios, algunos de los cuales eran idénticos y otros estaban estrechamente relacionados con los productos y servicios de las marcas anteriores. En agosto de 2015, Kreativni Dogadaji d.o.o. presentó acción de nulidad contra la marca mencionada y alegó que el signo impugnado era una presentación repetida de los registros anteriores del titular de la marca, realizada de mala fe pretendiendo prorrogar indefinidamente este plazo de gracia de cinco años con el fin de eludir la obligación de uso efectivo. Por su parte, Hasbro alegó que tenía buenas razones comerciales para presentar solicitudes repetidas, ya que las listas de productos y servicios eran más amplias que las de las marcas anteriores. Además, esgrimieron el argumento de que la repetición de solicitudes era una práctica normal del sector.
En la EUIPO, la Sala de Recursos entendió que, para los productos y servicios amparados por la nueva marca que eran idénticos a los cubiertos por las marcas preexistentes, la marca sí había sido solicitada de mala fe, y la anuló en parte. Recurrida la decisión, el TGUE desestimó el recurso. El criterio del TGUE es que no hay una presunción de mala fe en el mero hecho de reiterar el registro de una marca, y que, por tanto, la existencia de mala fe ha de ser determinada en cada caso. Asimismo, el TGUE afirmó que el hecho de que una práctica sea «habitual en el sector» no la hace necesariamente una estrategia aceptable, y, por tanto, no se puede descartar la posibilidad de que haya mala fe.
En conclusión, los supuestos de solicitudes o registros de marca realizados de mala fe, incluyendo el refiling, deben ser examinados en cada caso concreto. La jurisprudencia con la que contamos ha proporcionado criterios para su identificación, pero no son exhaustivos ni numerus clausus. ■