nº 973 - 29 de abril de 2021
El plazo de prioridad aplicable entre diferentes modalidades de derechos de PI
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks
http://www.demarks.es/#!/sobre-nosotros/quienes-somos
De la lógica inherente al sistema de prioridades se desprende que, por regla general, es la naturaleza del derecho anterior la que determina la duración del plazo de prioridad
Ningún elemento permite presumir que la duración del derecho de prioridad dependa, por regla general, del derecho posterior
El 14 de abril de 2021 el Tribunal General de la Unión Europea dictó sentencia en un controvertido asunto relativo al plazo de prioridad que debe aplicarse a una solicitud posterior de un derecho de propiedad industrial de diferente modalidad al que fundamenta dicha prioridad.
En particular, el fondo del asunto se refiere a un caso en el que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea denegó la prioridad de unos dibujos o modelos industriales comunitarios porque se habían solicitado más de seis después de la presentación de una solicitud internacional de patente PCT en la que dicha prioridad se basaba.
La concepción del derecho de prioridad tuvo su origen en proporcionar la ventaja de permitir que el solicitante evaluara, sobre la base de la solicitud anterior de patente presentada en un Estado, las posibilidades de obtener una protección para la invención de que se trate, antes de intentar obtener, mediante una solicitud posterior, la protección en otro Estado, realizando los trámites y preparativos necesarios e incurriendo en los correspondientes costes y formalidades.
Dimensión internacional de la protección
Por lo que se refiere a las marcas, el Tribunal ya ha recordado que los redactores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial quisieron permitir que una persona sujeta al Derecho de uno de los Estados Partes de dicho Convenio, ante la imposibilidad de presentar simultáneamente una marca en todos esos Estados, pueda solicitar su registro consecutivamente en dichos Estados, dando así una dimensión internacional a la protección obtenida en uno de ellos sin necesidad de multiplicar las formalidades que deben cumplimentarse en un mismo momento inicial.
El Convenio de París no contiene ninguna norma expresa sobre el plazo de prioridad aplicable a una situación en la que la solicitud posterior se refiere a un dibujo o modelo cuando la reivindicación de prioridad se basa en una solicitud internacional de patente anterior.
Suponiendo que la solicitud posterior y la solicitud en la que se basa la reivindicación del derecho de prioridad tengan el mismo objeto, el plazo de prioridad es, según esta disposición, de doce meses para la patente y el modelo de utilidad, mientras que es de seis meses para el dibujo o modelo.
Se plantea entonces la cuestión de si el artículo 4, sección E, apartado 1, del Convenio de París, como única norma expresa referente al supuesto de dos solicitudes sucesivas relativas a derechos a los que corresponden plazos de prioridad diferentes, refleja una regla general según la cual el plazo de prioridad derivado de la naturaleza del derecho posterior es determinante o si, por el contrario, se trata de una excepción a una regla general, según la cual es la naturaleza del derecho anterior la que determina la duración del plazo de prioridad.
La recurrente sostenía que, dado que el plazo de prioridad derivado de una solicitud internacional de patente anterior no está previsto en el Reglamento CE n.º 6/2002, procede recurrir al Convenio de París, que debe tenerse en cuenta, como referencia para la interpretación de dicho Reglamento y con carácter complementario.
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea estimaba por su parte que no existía ninguna primacía del Convenio de París sobre las disposiciones del Reglamento CE n.º 6/2002, y que la aplicación de un derecho de prioridad debe apreciarse únicamente a la luz del citado Reglamento.
TJUE y plazo de prioridad
El Tribunal europeo resuelve que, en cuanto a la cuestión del plazo de prioridad en circunstancias como las del caso de autos, no se trata de una cuestión de primacía del Convenio de París sobre el Reglamento CE n.º 6/2002, sino de colmar una laguna de dicho Reglamento, que guarda silencio sobre el plazo de prioridad derivado de una solicitud internacional de patente.
Lo que se desprende del fundamento de las prioridades internacionales, es que consiste en permitir a quienes pretenden obtener la protección internacional de derechos industriales, actuar por etapas, al supeditar la solicitud en otros Estados al éxito de la primera solicitud, normalmente nacional. Así, el plazo del derecho de prioridad basado en una patente se amplió en su momento de seis a doce meses ya que, en general, la primera fase del examen de una patente dura ya, por sí sola, más de seis meses.
A este respecto, procede señalar que la razón por la que, con arreglo al artículo 4, sección C, apartado 1, del Convenio de París, el plazo de prioridad aplicable a las patentes y a los modelos de utilidad es más largo que el aplicable a los dibujos o modelos y a las marcas resulta de la naturaleza más compleja de las patentes y los modelos de utilidad.
De la lógica inherente al sistema de prioridades se desprende que, por regla general, es la naturaleza del derecho anterior la que determina la duración del plazo de prioridad. Se determina por ende que resulta coherente que la naturaleza del derecho anterior determine la duración del plazo de prioridad.
El plazo de prioridad comienza a computarse a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. Si el propio nacimiento del derecho de prioridad y el inicio del plazo de dicho derecho dependen del derecho anterior y de la solicitud de registro de este último, es lógico que la duración del derecho de prioridad dependa también del derecho anterior. En cambio, ningún elemento permite presumir que la duración del derecho de prioridad dependa, por regla general, del derecho posterior.
La totalidad de esos elementos confirma que, según la concepción que dio lugar al sistema de plazos de prioridad, el derecho anterior es determinante para la duración del plazo de prioridad.
Por tanto, según resuelve ahora el Tribunal en este caso, el plazo de prioridad para solicitar una protección como dibujo o modelo comunitario basada en una solicitud internacional de patente o una solicitud de patente anterior es de doce meses, y no de seis como venía sosteniendo y aplicando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, confirmando el Tribunal el error incurrido por dicha Oficina, y anulando la resolución impugnada.
Sin embargo, hay que llamar la atención sobre la excepción del artículo 4, sección E, apartado 1, del Convenio de París, según la cual una eventual protección como dibujo o modelo comunitario basada en una solicitud anterior de modelo de utilidad, genera un derecho de prioridad de solo seis meses. ■