nº 975 - 24 de junio de 2021
La nulidad relativa de marcas figurativas cuando entran en conflicto con diseños industriales anteriores
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks.
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Se deduce que una marca de la Unión invocada en apoyo de una solicitud de nulidad que ya no goce de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, debe conducir a la desestimación de la pretensión de nulidad
El 2 de junio de 2021 el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencia en relación con una solicitud de nulidad de una marca de la Unión Europea titularidad de The Polo/Lauren Company LP, consistente en el siguiente signo:
La sociedad Style & Taste, S.L., presentó una solicitud de nulidad contra el registro de esta marca, sobre la base de un derecho de propiedad industrial contemplado en el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001].
Concretamente, la solicitud de nulidad se basaba en el dibujo o modelo español registrado el 4 de marzo de 1997 con el número D0024087, que se reproduce a continuación:
Como puede observarse el dibujo «C» guarda una gran similitud visual con la marca objeto de nulidad.
Desestimación y recurso
La División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) desestimó la solicitud de nulidad. La solicitante de la nulidad presentó recurso, y la Sala de Recurso de la EUIPO lo desestimó por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había expirado el 22 de mayo de 2017.
La fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca databa de 29 de septiembre de 2004, por lo que los hechos del caso se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 40/94. Por otro lado, las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en, y el litigio se rige por las disposiciones de procedimiento de los Reglamentos n.º 207/2009 y 2017/1001.
En apoyo del recurso que ahora resuelve esta sentencia, la recurrente combate que la solicitud de nulidad fuera desestimada debido a que el registro del dibujo o modelo anterior había expirado en la fecha de adopción de la resolución impugnada, y alegaba que el Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado y que le bastaba con demostrar que dicho dibujo o modelo era anterior a la marca controvertida y que se había acreditado un riesgo de confusión, de conformidad con el Derecho español.
El artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 dispone que «la marca [de la Unión] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de […] un derecho de propiedad industrial, con arreglo a la legislación [de la Unión Europea] o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos».
Recuerda el tribunal que las disposiciones del Reglamento n.º 40/94 deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual el derecho anterior prima sobre las marcas registradas posteriormente. Sin embargo el titular del derecho de propiedad industrial anterior debe demostrar necesariamente que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta, y además, señala la resolución, el artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 sugiere que la EUIPO debe comprobar que concurren los requisitos para declarar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo a esa disposición no solo en la fecha de presentación de la solicitud, sino también en la fecha en la que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad.
De este modo, el artículo 52, apartado 1, del citado Reglamento dispone que podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición «exista» y «se cumplan» las condiciones, y el artículo 52, apartado 2, que tal marca podrá declararse nula si su uso «puede prohibirse»; y por último el solicitante de la nulidad debe acreditar que «es el titular» de uno de los derechos contemplados como habilitante para obtener dicha prohibición a terceros.
El tribunal entiende que del sistema de las demás disposiciones del Reglamento n.º 40/94 se desprende que una solicitud de nulidad debe desestimarse cuando se determine que el conflicto con el derecho anterior ha cesado al término del procedimiento de nulidad. En tal sentido el artículo 56, apartado 2, del citado Reglamento según el que, a instancia del titular de una marca de la Unión, la solicitud de nulidad de dicha marca deberá desestimarse en el supuesto de que la marca anterior de la Unión invocada en apoyo de esa solicitud no haya sido objeto de un uso efectivo en los cinco años anteriores a la fecha de la referida solicitud.
De ello se deduce que una marca de la Unión invocada en apoyo de una solicitud de nulidad que ya no goce de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, debe conducir a la desestimación de la pretensión de nulidad.
El tribunal destaca que la recurrente no alega ni demuestra que, con arreglo al Derecho español, sea posible prohibir el uso de una marca de la Unión en virtud del derecho alegado, en este caso un dibujo industrial que ha expirado y por tanto estima que el uso de la marca controvertida ya no podía prohibirse en virtud del derecho alegado, en la fecha de la resolución impugnada, y con ello desestima el recurso en su totalidad.
¿La recurrente podía haber alcanzado su objetivo?
Queda poco margen de duda con respecto a las cuestiones que fueron controvertidas en el procedimiento, pero la recurrente parece que no se planteó si podría haber alcanzado su objetivo habiendo alegado que, conforme a la normativa de competencia desleal y debido al uso de su dibujo industrial en el mercado –hecho que desconocemos si concurría–, a pesar de la expiración de su derecho, sí estaba en disposición de que se hubiera prohibido el uso de la marca controvertida con arreglo al Derecho español, en particular sobre la base del riesgo de asociación por parte de los consumidores españoles, lo cual habría tenido que demostrar y también introduce la variable relativa a los diferentes intereses cuya tutela priorizan respectivamente la normativa comunitaria de marcas, y la nacional de competencia desleal. ■