nº 977 - 23 de septiembre de 2021
A vueltas con las marcas de bollería redonda
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks
Encontramos la paradoja de que, habiéndose denegado en España la marca «DONAS DULCESOL» por considerarse confundible con la marca «DONAS» de BIMBO, sí que se concede la marca «DONAS DULCESOL» como marca de la Unión Europea, que por tanto surte efectos en España
El 1 de septiembre de 2021 el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencia en un asunto relativo a marcas que enfrentaba a BIMBO con DULCESOL, que demuestra lo fundamental que resulta la especificación de productos que ampara una marca registrada.
En particular, el fondo del asunto se refiere a un caso en el que Hijos de Antonio Juan, S.L. solicitó una marca de la Unión Europea con la denominación «DONAS DULCESOL» en clase 30 para, entre otros, productos de pastelería y confitería; bollería; bizcochos; brioches…
En definitiva, la palabra «DONAS» evocaría en forma algo simplificada la fonética inglesa /ˈdəʊnʌts/ correspondiente a la palabra ‘doughnuts’ (en EE.UU. también ‘donuts’), que identifica un popular producto de repostería con forma de rosquilla.
Bimbo Donuts Iberia, S. A., (en su momento denominada Bakery Donuts Iberia, S. A.) presentó oposición a la solicitud de registro de la marca «DONAS DULCESOL», pero no lo hizo con apoyo en sus marcas registradas «DONUTS» y alegando el posible riesgo de confusión fonética que la palabra «DONAS» pudiera generar, sino que basó su oposición en la preexistencia de una marca española del año 1966 de su titularidad cuya denominación era precisamente «DONAS», registrada en la misma clase 30.
BIMBO tenía que demostrar un uso real y efectivo en España de su marca «DONAS»
El inconveniente era que, dada la antigüedad de la marca que BIMBO utilizó en su oposición, y si la solicitante de la marca «DONAS DULCESOL» así lo requería, BIMBO tenía que demostrar un uso real y efectivo en España de su marca «DONAS», para los productos que amparaba, ya que de no ser así, la oposición sería desestimada sin entrar en la comparación de las marcas enfrentadas.
Y especialmente que los productos de clase 30 que amparaba dicha marca «DONAS» anterior, son concretamente «productos de panificacion, harinas, cereales, semolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta comprendida en esta clase, pastas alimenticias, arroz, levaduras».
Es decir, la marca española base de la oposición, no amparaba ni lo que se conoce como cabecera de clase, ni tampoco específicamente productos de pastelería y confitería, galletas, pasteles, azúcar y otros que se recogían en el epígrafe 30 de la primera edición de la clasificación internacional de productos y servicios del año 1963, que era la aplicable en el momento de la solicitud de aquella marca española.
Este detalle ha sido determinante para el fracaso de la oposición, y tal y como confirma la sentencia que ahora se ha dictado, puesto que BIMBO solo fue capaz de demostrar el uso de su marca «DONAS» para productos de bollería, y pese a que lo demuestra con aportación de copias de facturas, certificación de considerables cifras facturación con la marca, y muestras gráficas de su comercialización, lo cierto es que dicho tipo de productos (bollería) no se encontraban entre los amparados por el registro de su titularidad, de manera que se ha considerado que las pruebas no demuestran el uso de la marca registrada, y como consecuencia se desestima la oposición y se concede la marca de DULCESOL.
La discusión se ha centrado en si la categoría de productos de bollería para los que el uso de la marca oponente había quedado demostrado, podía o debía considerase incluida en la categoría de productos de panificación, y/o en la categoría de pastas alimenticias, ya que ambas sí que estaban amparadas en el registro anterior.
Y el tribunal confirma que habría una clara diferencia entre los productos de panificación y los productos de bollería, y que se trata de dos categorías distintas. Asimismo, sobre la categoría de pastas alimenticias el tribunal también considera que la definición del Diccionario agrícola remite a «producto obtenido por desecación de una masa no fermentada preparada con sémolas o harina procedente de trigo duro, semiduro, blando, o sus mezclas y agua potable».
Así pues, y como se desprende de la jurisprudencia aplicable, procede interpretar el texto de la lista de productos y servicios para los que se registró una marca anterior de la manera más coherente posible, habida cuenta de su significado literal y de su construcción gramatical, y en este sentido resuelve que las pastas alimenticias serían los conocidos productos, famosos en la cocina italiana, como espagueti, tagliatelle, etc., y no los productos de bollería.
Solicitud de marca española idéntica
En otro orden de consideraciones, es significativo que la misma solicitante, casi simultáneamente a solicitar la marca de la Unión Europea «DONAS DULCESOL», en concreto un día antes, presentó una solicitud de marca española idéntica y para las mismas clases.
BIMBO también presentó oposición a la marca española «DONAS DULCESOL», con la diferencia de que la marca española sí fue y se encuentra denegada a pesar del recurso interpuesto en su día por DULCESOL, porque en España en aquel momento no se contemplaba la posibilidad de requerir la prueba de uso de la marca oponente, en el propio procedimiento de oposición, lo cual actualmente sí está previsto.
Por tanto, encontramos la paradoja de que, habiéndose denegado en España la marca «DONAS DULCESOL» por considerarse confundible con la marca «DONAS» de BIMBO, sí que se concede la marca «DONAS DULCESOL» como marca de la Unión Europea, que por tanto surte efectos en España.
BIMBO tiene varias alternativas para no conformarse con esta resolución y sus efectos, aparte de recurrirla, y para conseguir que, sin perjuicio de haberse concedido la marca «DONAS DULCESOL», esta no pueda ser utilizada en el mercado, por lo que probablemente iremos constatando en los próximos meses las estrategias legales a las que recurre para ello. ■