nº 980 - 23 de diciembre de 2021
La reforma del régimen del modelo de utilidad en el Anteproyecto de Ley de Patentes
Manuel Lobato. Of Counsel Bird & Bird
Contempla la introducción del modelo de utilidad derivado, que permitirá que una solicitud de patente se desdoble en un modelo de utilidad de contenido esencialmente idéntico
El loable intento de modificación de la Ley de Patentes debería llevar a una reconsideración de la definición legal de la actividad inventiva del modelo de utilidad
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha iniciado un proyecto encaminado a reformar la legislación de marcas, diseños y patentes. En relación con las patentes las medidas son, fundamentalmente, la introducción de solicitudes provisionales, la modificación de algunas cuestiones terminológicas y la concordancia de la redacción de la Ley con los textos de los Tratados de propiedad industrial en los que es parte España.
Dentro de estas novedades es especialmente relevante el modelo de utilidad. Esta figura ha tenido una azarosa trayectoria en nuestro Ordenamiento: en el Estatuto de la Propiedad Industrial tenía 20 años de duración y novedad nacional, en la Ley de Patentes de 1986 tenía 10 años de protección y novedad nacional (que se corrigió con la Ley de 2015 estableciendo novedad mundial).
Derecho comparado
El Anteproyecto contempla la introducción del modelo de utilidad derivado, que permitirá que una solicitud de patente se desdoble en un modelo de utilidad de contenido esencialmente idéntico. La figura permite obtener un título que se puede hacer valer en medidas cautelares, como sucede en Alemania, mientras se tramita la patente, pero el Tribunal español examinará la validez en cautelares (no hay bifurcación).
En Italia, en cambio, se alcanza el mismo resultado permitiendo que se puedan obtener medidas cautelares con una solicitud de patente. En mi opinión, esta posibilidad de protección adicional (anticipando las medidas cautelares) requeriría que el modelo de utilidad también se ajustara al modelo del Derecho alemán al menos en el concepto de actividad inventiva, sobre el que el Anteproyecto mantiene la definición actualmente vigente.
En efecto, el modelo de utilidad acuña para la actividad inventiva una definición inusitada en Derecho comparado: en los modelos de utilidad la actividad inventiva se define como lo que «no se deriva de un modo muy evidente del estado de la técnica». Se quiere señalar que la actividad inventiva es «menor» que la de una patente. En otras palabras, pasamos del concepto indeterminado «que se derive de modo evidente» (patentes) a un concepto más indeterminado en el que se añade el adverbio muy.
Desde el punto de vista del Derecho de la competencia, no tiene sentido crear derechos de exclusiva sobre algo que no tiene valor, como destacó la CNMC en su informe sobre la Ley de patentes de 2015. Es preocupante que invenciones nimias puedan impedir el acceso al mercado de competidores durante diez años. El Derecho alemán (por citar la fuente en la que el Anteproyecto justifica las reformas que introduce respecto del modelo de utilidad) aplica exactamente la misma medida para calificar la actividad inventiva en patentes y en modelos de utilidad. Es cierto que en alemán la palabra utilizada para definir la actividad inventiva es diferente para las patentes (Erfindungshöhe, altura inventiva) que para los modelos de utilidad (Erfindungsschritt, avance inventivo), pero el Tribunal Supremo alemán en sentencia de 20 de junio de 2006 (X ZB 27/05, «Demonstrationsschrank», «vitrina») explicó que la actividad inventiva es la misma para patentes y para modelos de utilidad.
El Anteproyecto cita igualmente el Derecho alemán para abrir la figura del modelo de utilidad a todas las invenciones salvo las excluidas de la patentabilidad, las invenciones de procedimiento y las que consistan en materia biológica. Esto se logra mediante la supresión de la exclusión de «sustancias y composiciones farmacéuticas» (actualmente vigente). Nuevamente la cita del Derecho alemán no es completa, ya que el Derecho alemán define el modelo de utilidad como «invenciones» (par. 1 Ley de Modelos de Utilidad), no, como el legislador español –y el Anteproyecto– «invenciones que consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Esta definición está pensada para otra concepción del modelo de utilidad pensado para invenciones mecánicas.
Esta concepción se distorsiona cuando se admite que el modelo de utilidad se utilice para proteger invenciones vegetales que estaban excluidas del registro de obtenciones vegetales (como algunos frutales, aunque quedaban excluidas las variedades ornamentales). Se trataba de una corrección introducida en la práctica administrativa en sui generis interpretación conforme con el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución (v. un caso similar en la sentencia de 20 de marzo de 1978 núm. 20 del Tribunal Constitucional italiano).
En conclusión, el loable intento de modificación de la Ley de Patentes debería llevar a una reconsideración de la definición legal de la actividad inventiva del modelo de utilidad, de modo que sea igual a la definición para las patentes y de conformidad con lo que sucede en Derecho comparado. ■