nº 983 - 31 de marzo de 2022
Las importaciones paralelas en el EEE
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks. alvaroperez@demarks.es
El operador que ha introducido mercancías originales de una marca en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos
El titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad
En su más reciente sentencia, el Tribunal Supremo resuelve un conflicto de importaciones paralelas en el que una sociedad española había adquirido en Panamá 21.480 sandalias originales identificadas con la marca Havaianas, las cuales introdujo en la aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero y quedaron almacenadas en unas instalaciones de Riofrío (Burgos). Posteriormente esas sandalias fueron ofrecidas y vendidas a una compañía británica y fueron comercializadas en el Espacio Económico Europeo (EEE).
De conformidad con la doctrina jurisprudencial comunitaria que se recuerda en la sentencia, en estos casos hay tres puntos fundamentales a considerar:
En primer lugar, el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos.
En segundo lugar, el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad.
Y, en tercer lugar, la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de mercancías no comunitarias corresponde al titular de la marca.
Pero lo que se plantea en esta sentencia es que no cabe exigir al titular de la marca la prueba directa de que la importadora paralela conociera que el destino de las mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE, sino que basta con la prueba indiciaria referida, cuando, además, no se prueba que la oferta y venta de las mercancías cuestionadas, tuviera un destino distinto del territorio del EEE, ni que se hayan adoptado precauciones o cautelas para asegurar un destino diferente.
El tribunal entiende, analizada la prueba practicada, que se ha de considerar probado a través de prueba indiciaria la concurrencia de actos de ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de «mercancías no comunitarias» que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE.
Para ello tiene en cuenta que la mercancía fue introducida en España en régimen de depósito aduanero; que se ofreció la venta de esas sandalias a una empresa domiciliada en Reino Unido; que en la oferta se incluía una relación de las mercancías disponibles y, entre las características de las mismas se incluía el tallaje según las medidas específicas en el Reino Unido; que las mercancías fueron trasladadas a Reino Unido, y vendidas a la empresa de Reino Unido, que a su vez vendió las sandalias a otra mercantil británica, que terminó comercializándolas en Reino Unido.
A partir de estas premisas, valida la presunción judicial de que, al ofrecerse y vender a la sociedad británica las sandalias, la importadora era consciente de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido.
En esta resolución, el tribunal reseña también la sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2005, asunto Colgate (C-405/03), que interpreta el artículo 9, apartados 1 y 2, letra c) del Reglamento CE 40/94 en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento; y que el titular de la marca no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa.
No obstante, también declara que el ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca, con el consiguiente menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta, sin que sea relevante el lugar de establecimiento del destinatario del ofrecimiento o del comprador e independientemente de las estipulaciones del contrato que acabe celebrándose en lo que se refiere a eventuales restricciones de reventa o al estatuto aduanero de las mercancías.
El ofrecimiento o la venta constituyen un uso de la marca en el tráfico económico en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento. De ello se desprende que el titular de la marca puede oponerse a tal uso por aplicación del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento.
Y concluye el TJUE que los conceptos de «ofrecimiento» y de «comercialización» de productos, a los que hace referencia el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento, pueden incluir, respectivamente, el ofrecimiento y la venta de productos originales de una marca que posean el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se efectúa y/o la venta se realiza mientras que dichas mercancías se encuentran bajo el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero.
Por lo que el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad, correspondiendo al titular de la marca la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición, acreditando un ofrecimiento o una venta de estas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad.
Y como consecuencia de todo ello, se confirma en el caso la sentencia de apelación que condenaba a la importadora a la cesación de la conducta infractora, remoción y destrucción de los productos infractores, y a indemnizar los daños y perjuicios causados. ■