nº 985 - 26 de mayo de 2022
Las fechas relevantes en impugnaciones de marcas de la UE
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks. alvaroperez@demarks.es
La Sala de Recurso de la EUIPO se limitó a negar la pertinencia de las marcas anteriores no registradas dado que su utilización había tenido lugar en el Reino Unido
La fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca contra la que se formula oposición es el momento determinante para identificar el Derecho sustantivo aplicable
El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto por sentencia hace escasas semanas una controvertida cuestión sobre las fechas relevantes en la impugnación de marcas de la UE en un caso que presentaba circunstancias muy particulares. En su sentencia, el tribunal rectifica varios de los criterios que había venido aplicando incorrectamente al respecto la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
El asunto se refiere a una solicitud de marca de la UE que coincide con una marca no registrada que se había venido utilizando por otra empresa en el Reino Unido con anterioridad, la cual presentó oposición en su momento.
El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001).
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) desestimó la oposición, así como el ulterior recurso.
En particular, la Sala de Recurso de la EUIPO se limitó a negar la pertinencia de las marcas anteriores no registradas, dado que la utilización que se alegaba de las mismas tuvo lugar en el Reino Unido, y no valoró el motivo de oposición previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 207/2009.
En esencia, la EUIPO sostuvo que, después de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, y tras la expiración del período transitorio el 31 de diciembre de 2020, los derechos que pudieran existir en el Reino Unido ya no constituían fundamento a efectos de un procedimiento de oposición a una marca de la UE con los fundamentos alegados.
Periodo transitorio del Acuerdo de retirada
El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea entró en vigor el 1 de febrero de 2020, de modo que, con arreglo al artículo 50 TUE, apartado 3, el Derecho de la Unión dejó de aplicarse en el Reino Unido desde ese día. No obstante, salvo disposición en contrario, el Derecho de la Unión seguía aplicándose en el Reino Unido y en su territorio durante un período transitorio que finalizaba el 31 de diciembre de 2020.
En el caso, tanto la presentación de la solicitud de registro de la marca, como la oposición, la desestimación de esa oposición y la resolución del recurso y otros incidentes se produjeron antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y, en todo caso, antes del fin del período transitorio.
El único elemento posterior es la resolución impugnada que resuelve ahora la sentencia.
Y respecto a ello, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, confirma el tribunal que es la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca contra la que se formula oposición el momento determinante para identificar el Derecho sustantivo aplicable, y que la existencia de un motivo de denegación relativo debe apreciarse en el momento en que se presentó la solicitud de registro.
El hecho de que la marca anterior pueda perder vigencia o deje de ser fundamento valido de una oposición en un Estado miembro en una fecha posterior a la de la solicitud de registro de una marca de la UE posterior, como en el caso por ejemplo de la posible salida de la Unión del Estado miembro, no debe afectar, en principio, a los fundamentos de la oposición.
Así, cuando una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento 207/2009 se base en marcas anteriores no registradas utilizadas en el Reino Unido y en el derecho nacional relativo a la usurpación de denominación, tendrá que entrarse en el fondo del asunto si la solicitud de registro comunitaria era de fecha anterior a la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y la expiración del período transitorio.
Dado que ese era precisamente el caso, el tribunal remarca que las marcas anteriores no registradas podían, en principio, fundamentar la oposición, y la Sala de Recurso debería haberlo tenido en cuenta, lo que rechazó hacer (indebidamente) porque el período transitorio había expirado en el momento de la adopción de la resolución impugnada.
La EUIPO considera, en esencia, que, a partir del fin del período transitorio, no puede surgir ningún conflicto entre la marca solicitada y las marcas anteriores no registradas utilizadas en el Reino Unido, y no había considerado el hecho de que, conforme al artículo 51 del Reglamento 2017/1001, la marca solicitada se registra cuando, en caso de oposición, esta no haya prosperado, entre otros motivos, por desestimación de la oposición. Y del artículo 52 del mismo Reglamento se desprende expresamente que el registro es válido a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y no únicamente a partir de la desestimación definitiva de una eventual oposición.
Es decir, que, aun admitiendo que una vez finalizado el período transitorio ya no pudiera producirse un conflicto entre las marcas de que se trata, no es menos cierto que, en caso de registro de la marca solicitada, tal conflicto habría podido existir, no obstante, durante el período comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y la expiración del período transitorio.
No existe razón por la cual debería denegarse a la recurrente la protección de sus marcas anteriores no registradas utilizadas en el Reino Unido durante ese período, por lo que se le reconoce a la recurrente un interés legítimo en que prospere su oposición.
El tribunal concluye que ninguna de las alegaciones planteadas por la EUIPO puede dar soporte a su postura según la que, la fecha de la resolución impugnada, que es el único elemento en el caso que tuvo lugar después de la expiración del período transitorio en este caso, era la fecha relevante para desestimar la oposición sin entrar en el fondo de la misma. ■