nº 987 - 28 de julio de 2022
La importancia decisiva de registrar una marca en varias clases de productos y servicios
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks. alvaroperez@demarks.es
El calzado y prendas de vestir se destinan en primer lugar a cubrir el cuerpo humano, ocultarlo, protegerlo y adornarlo, mientras que los relojes son para medir e indicar el tiempo y las gafas de sol para asegurar mejores condiciones de visión
Si bien es cierto que pueden utilizarse al mismo tiempo, ya sea en el marco de una actividad deportiva o a diario, no es, en cambio, indispensable ni importante disponer de un cronómetro, de un reloj o de gafas de sol para poder utilizar calzado o prendas de vestir y viceversa
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencia hace unas semanas en un caso relativo a una marca de la UE cuya denominación coincide con otras anteriores de la sociedad española Munich, S.L., que utiliza la misma denominación para identificar su calzado deportivo y de vestir.
La marca cuyo registro se había solicitado y motivó la controversia consiste en la denominación MUNICH10A.T.M.
Y se interesaba su registro para productos de las clases 9 (Gafas de sol) y 14 (Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos), y servicios de la clase 35 (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al por mayor, menor y a través de redes mundiales informáticas de los productos mencionados).
La marca fue registrada, y Munich, S.L. presentó una solicitud de nulidad posteriormente basándose, entre otros motivos, en la preexistencia de sus marcas registradas que contenían el término MUNICH para productos de las clases 18 (bolsas y mochilas), 25 (calzados, camisetas, gorras, prendas de vestir…) y 28 (artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; balones de juego; pelotas de juego), así como servicios de la clase 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; demostración de productos; promoción de ventas, servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios, incluida la venta por Internet…).
También invocaron el renombre y carácter notoriamente conocido de sus marcas anteriores.
Declaración de nulidad de la marca controvertida
En una primera resolución se estimó parcialmente la solicitud de nulidad, y se declaró la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios a excepción de los productos de la clase 14 correspondientes a metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas.
Esta resolución fue recurrida y la decisión en esa alzada estimó que los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 de la marca anterior eran idénticos a los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35 para los que se había registrado la marca controvertida.
También estimó que dichas marcas eran similares desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual. Por consiguiente, consideró que existía riesgo de confusión en relación con esos servicios.
Sin embargo, por lo que respecta a los demás productos y servicios de la marca controvertida, a saber, las gafas de sol de la clase 9, los artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14, y los servicios de venta al por mayor, menor y a través de redes mundiales informáticas de gafas de sol, metales preciosos y sus aleaciones, joyería, bisutería, relojería e instrumentos cronométricos de la clase 35, se estimó que esos productos y servicios no eran similares a los productos y servicios para los que se habían registrado las marcas anteriores, de modo que no existía riesgo de confusión y anulando la resolución anterior declaró vigente la marca para dichos ámbitos.
Y por lo que respecta al renombre alegado se anuló la conclusión de que las pruebas aportadas demostraban que las marcas anteriores disfrutaban de un elevado nivel de reconocimiento entre el público pertinente para el calzado deportivo en el momento en que se solicitó el registro de la marca controvertida, pues estimó que, en su conjunto, las pruebas eran insuficientes.
Esto resulta fundamental porque, si se estimase probado ese renombre, la decisión podría haber sido muy distinta de la que veremos a continuación que finalmente ha sido en esta sentencia.
Además el tribunal manifiesta posteriormente que el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan y que en la medida en que el requisito relativo a la similitud de los productos y servicios de que se trata no se cumple en el presente asunto, debe desestimarse en cualquier caso ese motivo, sin que sea necesario pronunciarse sobre el supuesto carácter notoriamente conocido de las marcas anteriores invocadas. En este punto no podemos estar de acuerdo, pero es lo que el tribunal afirma.
En el previo recurso se había estimado que los productos gafas de sol y artículos de relojería no presentaban similitud con los productos confecciones o calzado de las marcas anteriores, por considerar que tienen respectivamente una naturaleza, una función y un destino claramente diferentes, respondiendo a necesidades muy distintas y no siendo productos competidores, intercambiables ni complementarios.
Relación demasiado indirecta entre productos
Aunque la recurrente combate esta apreciación, el tribunal ahora confirma que estos productos se fabrican a partir de materias primas diferentes, que el calzado y prendas de vestir se destinan en primer lugar a cubrir el cuerpo humano, ocultarlo, protegerlo y adornarlo, mientras que las gafas de sol se destinan ante todo para asegurar mejores condiciones de visión y procurar a los usuarios una sensación de comodidad en ciertas condiciones meteorológicas, mientras que los relojes se utilizan, obviamente, para medir e indicar el tiempo.
La relación entre estos se considera demasiado indirecta para considerarla indispensable o importante para su utilización respectiva, y que, si bien es cierto que pueden utilizarse al mismo tiempo, ya sea en el marco de una actividad deportiva o a diario, no es, en cambio, indispensable ni importante disponer de un cronómetro, de un reloj inteligente o de gafas de sol para poder utilizar el calzado o las prendas de vestir.
Por otro lado, si bien la búsqueda de cierta armonía estética en el vestir es un rasgo común a todo el sector de la moda y del vestir, se trata no obstante de un factor demasiado general para poder justificar por sí solo la complementariedad de productos como gafas de sol y relojes, por una parte, y artículos de vestir, por otra.
Además, no se ha demostrado que un consumidor, al comprar gafas de sol o un reloj, decida su elección apreciando como factor preponderante si uno u otro de esos productos está bien conjuntado con su calzado o con su ropa, o a la inversa, en lugar de evaluando las características intrínsecas de esos productos y su calidad en relación con su función principal, y considerando de manera independiente su diseño y su apariencia.
Así, aunque pueda suscitarse en algunos consumidores más apegados a la moda la cuestión de una cierta unidad de estilo, no deja de ser cierto que no se trata de un nexo suficiente.
Tampoco se ha demostrado que los consumidores consideren usual que esos productos se comercialicen con la misma marca, y que algunas marcas así lo hagan no basta, por sí solo, para concluir que existe similitud entre tales.
Y el hecho de que esos productos puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes o supermercados, no tiene ninguna importancia especial, ya que en esos puntos de venta se pueden encontrar productos de naturaleza muy diversa, sin que los consumidores les atribuyan automáticamente el mismo origen
Por ello, no cabe concluir que los consumidores pertinentes estimarían que hay vínculos estrechos entre ellos y que la responsabilidad de su fabricación corresponde a una misma empresa por la sola razón de que, en determinadas circunstancias, puedan venderse en los mismos espacios comerciales
No se ha demostrado que sea típico, pese a estas diferencias, que un consumidor que, por ejemplo, tenga intención de comprarse un reloj, unas gafas de sol, bisutería o joyas decida repentinamente comprarse, por el contrario, prendas de vestir, calzado o un sombrero, y viceversa.
De esta manera queda patente la importancia determinante de dos aspectos relativos a la protección y defensa de las marcas, por una parte la titularidad de protección en aquellas clases complementarias de los productos principales, cuya carencia puede exponer a concurrencia indeseada con terceros, y por otro lado, en el caso de marcas notorias o renombradas, el carácter crítico de la adecuada prueba de dicho renombre, sin confiarse demasiado a descansar en los laureles de logros anteriores. Desatender cualquiera de estos aspectos puede tener consecuencias imprevistas y nada favorables. ■
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