nº 989 - 27 de octubre de 2022
¿Es o no es relevante incluir un «.es» en las marcas?
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio de Demarks
El Tribunal Supremo considera que la adición del sufijo «.es» carece de fuerza distintiva para diferenciar una marca, cuando no hay otros elementos denominativos ni gráficos que resulten distintivos
No se ha contemplado que este sufijo podría utilizarse a título de marca de formas originales al conjugarse con otras denominaciones aunque no sean distintivas
En una de sus más recientes sentencias sobre la cuestión, el Tribunal Supremo ha precisado hace escasas fechas su doctrina a partir de un caso en el que se impugnaba en casación una Sentencia de la Sección 2ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2021, que había concedido la marca «vendercoche.es» para productos de la clase 12 (vehículo; vehículos para su uso en tierra; coches; vehículos de motor accionados electrónicamente) y servicios de la clase 35 y 36 (venta de vehículos y tasación financiera de automóviles), la cual previamente había sido denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La cuestión suscitada tanto en vía administrativa como en la instancia judicial fue si la expresión «vendercoche.es» tenía distintividad suficiente, y una de las cuestiones planteadas era si la adición del sufijo «.es» a una denominación genérica puede dotarla de fuerza identificadora suficiente o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.
La sentencia recurrida había concedido la marca mencionada utilizando como principal argumento la fuerza identificadora del sufijo «.es» cuando se incorpora a un conjunto denominativo genérico.
A tal efecto razonaba que «[…] ciertamente, el elemento denominativo aparece conformado por la conjunción de dos palabras perfectamente identificables que, tanto si son aisladamente contempladas como desde la perspectiva del conjunto que resulta de su utilización asociada, tienen un carácter genérico y descriptivo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, que al añadir al anterior conjunto la terminación “.es”, se dota al signo de fuerza identificadora, resultando la marca intrínsecamente idónea para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos –o, dicho de otro modo, para identificar el servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada– a lo que se añade la fuerza distintiva que proporciona a la marca cuyo registro se pretende en la presente litis el componente gráfico o visual».
Falta de fuerza identificativa
Sin embargo, estas apreciaciones no han sido compartidas por el Tribunal Supremo, que considera que el sufijo «.es» añadido a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa alguna dado que constituye el dominio de país correspondiente a España que puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, y que una vez asignado a un solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio (Disp. Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) y tampoco su mera inclusión le otorga fuerza distintiva alguna respecto de otras marcas.
Esto que afirma el Alto Tribunal es cierto; incluir el sufijo o no en el distintivo que se registra como marca no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio coincidente, pero el artículo 34.3.f) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) dispone expresamente entre los «Derechos conferidos por la marca» que, cuando se verifique una infracción, podrá prohibirse en particular y entre otras conductas «Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio».
Luego la normativa de marcas sí que prevé un derecho exclusivo y excluyente de la utilización por terceros como nombre de dominio de cualquier signo idéntico a, o confundible con una marca registrada, incluya esta o no, el sufijo del nombre de dominio, que es lo fundamental.
Esto puede conducirnos a otra conclusión práctica, y es no solamente la de qué necesidad habría de incluir el sufijo en la marca si, obviamente, no genera derechos exclusivos sobre la terminación, ni se necesita registrarla para prevalecer frente a un dominio, sino lo contraproducente que podría llegar a ser el registro de la marca con el sufijo «.es» como parte del distintivo, cuando el dominio contra el que se quisiera actuar llegado el caso fuera otro, como por ejemplo «.com».
De ello podría y quizás debería deducirse que cuando un solicitante incorpore a la denominación que pretende registrar como marca, un sufijo coincidente con una terminación propia de un dominio de Internet, está efectuando una declaración explícita de que dicho sufijo, en conjunto con la denominación, es un elemento relevante que configura el distintivo en sí que se solicita.
De alguna manera lo es, puesto que, como decíamos en el ejemplo anterior, no está solicitando una denominación terminada en «.com», o «.net»… sino «.es» como en este caso, y ninguna otra de las posibles a su disposición, sin que ello le suponga beneficio ni derecho añadido alguno, sino más bien una limitación voluntaria que podrá perjudicarle en un futuro, por lo que sería razonable atribuirle relevancia.
No es de momento lo que el tribunal ha considerado, –aunque tampoco se ha planteado este argumento–, porque ha resuelto, citando otra sentencia suya anterior que «[…] el elemento “.es” con que se adiciona la denominación es la indicación en Internet del origen geográfico de un dominio, y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español; su utilización vincula el signo donde se integra con el ámbito de la comunicación electrónica».
Y se refiere también al criterio del Tribunal General de la Unión Europea negando carácter distintivo al elemento «.com», o al dominio identificador de Alemania «.de», cuando afirmaba que el hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel (por ejemplo, el dominio de primer nivel «.de») no tiene el efecto de conferir al signo resultante –ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet– carácter distintivo.
El tribunal comunitario recuerda a su vez que, el hecho de que una parte posea un nombre de dominio, no implica que dicho nombre de dominio pueda, por este motivo, registrarse como marca si no cumple los requisitos exigidos por la normativa aplicable para ello.
En definitiva, se declara que la adición del sufijo «.es», como dominio indicativo del nombre de las páginas o sitios de origen español, carece de fuerza distintiva para diferenciar una marca, cuando, como estima en el caso, no hay otros elementos gráficos que resulten distintivos y la denominación no lo sea tampoco.
Pero una cosa es que la inclusión del sufijo «.es» en una marca obviamente no genere derechos sobre el uso de tal sufijo, y otra que incorporarlo al registro marcario sea totalmente desdeñable.
A pesar de la doctrina jurisprudencial comunitaria al respecto, y de la opinión del Tribunal Supremo, negar por completo y de principio cualquier aportación distintiva al uso de ese sufijo no sería del todo acertado pues está desconociendo que, en ocasiones, este sufijo puede utilizarse a título de marca de formas originales al conjugarse con otros denominativos, dado que, en concreto el sufijo «.es» puede interpretarse también en español como una forma del verbo ser, además de como dominio de Internet, y dar con ello lugar a un segundo sentido, alternativo y llamativo, del conjunto denominativo.
Sin duda habrá que observar la evolución de la jurisprudencia en casos que se vayan produciendo, ya que existen matices y supuestos que de momento no se han planteado ni resuelto definitivamente con esta última decisión. ■