nº 989 - 27 de octubre de 2022
La patente unitaria: concepto, implicaciones y ¿conveniencia de hacer ‘opt-out’?
Marta Gimeno. Directora de Asesoría Jurídica
La patente unitaria es un registro de propiedad industrial único que concederá la OEP y desplegará los mismos efectos en cada uno de los estados miembros participantes, lo que inevitablemente derivará en ventajas y desventajas para sus titulares
A pesar de que España en la actualidad no ha ratificado el acuerdo UPC, sus nacionales se verán directamente afectados cuando este sietema entre en vigor y es imprescindible trazar la estrategia de protección a seguir
Casi cincuenta años después de su concepción, la patente unitaria vuelve a convertirse en un tema de conversación de plena actualidad en el sector de la propiedad industrial por cuanto, esta vez sí, parece que estamos cerca de que se convierta en una realidad que necesariamente impacte en la forma en la que los agentes económicos protegen sus invenciones.
Pero ¿qué es la patente unitaria?
La patente unitaria se trata de un registro único que:
– Concederá la Oficina Europea de Patentes (OEP).
– A diferencia de lo que ocurre con la actual patente europea, desplegará los mismos efectos en cada uno de los estados miembros participantes.
– Se mantendrá durante toda su vida legal como una sola unidad.
La patente unitaria es un registro de propiedad industrial único que concederá la OEP y desplegará los mismos efectos en cada uno de los Estados miembros participantes, lo que inevitablemente derivará en ventajas y desventajas para sus titulares.
Conceptualmente se asemeja, a nivel invenciones, a una marca de la Unión; signo que despliega sus efectos como una marca única en los países de la UE, si bien el ámbito territorial de la patente unitaria difiere, tal y como veremos. En el sector se habla de una suerte de validación supranacional en vez de una validación nacional país por país de una patente europea.
Para alcanzar este tipo de protección, el solicitante deberá iniciar los trámites de registro de una patente europea clásica e interesar su conversión a patente unitaria en el plazo de 1 mes tras su concesión. Durante un período transitorio, se deberá proporcionar igualmente una traducción de la patente en inglés (si el idioma de la patente no era este) o en cualquier otro idioma de la Unión Europea (si el idioma de la patente era el inglés).
Tal y como avanzábamos, es importante tener en cuenta que el ámbito territorial no coincide con el de la Unión Europea. Y es que no es instrumento que entre en vigor en bloque en toda la UE, sino que, para que aplique en un país europeo determinado, es necesario que el mismo ratifique el Tratado del UPC. Esto implica que el número de Estados donde despliegue efectos esta patente irá variando a lo largo del tiempo, siendo la previsión que, poco a poco, otros países (¿quizá España?) vayan ratificando los instrumentos que definen y conforman la patente unitaria y el tribunal unificado de patentes.
¿Cuáles son los objetivos de la patente unitaria?
Lo que busca la UE es contar con un instrumento jurídico que fomente el desarrollo y la inversión en I+D+i a través de la configuración de una patente que otorgue protección uniforme dentro del mercado interior o, al menos, en una parte significativa del mismo, permitiendo así a las empresas adecuar sus actividades de fabricación y distribución de productos más allá de las fronteras nacionales y que amplíen sus posibilidades de elección y oportunidades.
Este instrumento va a permitir a los solicitantes proteger su invención en todos los países adheridos a través de la presentación de una única solicitud de patente, sin la necesidad de validarla en cada país una vez concedida, lo que simplifica y reduce los costes a los que se enfrentan los solicitantes de patentes en Europa.
Y en la práctica ¿cómo me afecta? ¿qué implicaciones tiene?
Como ya hemos referido, el hecho de contar con una patente unitaria supone que tendremos un registro único en vigor en todos los países adheridos al sistema, lo que en definitiva supone lo siguiente:
1. La patente tendrá idénticos efectos en todo el territorio
2. La patente unitaria únicamente podrá transferirse en su totalidad, si bien, como ocurre en la actualidad con cualquier derecho de propiedad industrial, sí cabrá la posibilidad de firmar contratos de licencia limitando su ámbito a determinados territorios (y no necesariamente a países enteros, pueden abarcar varios países o ceñirse a determinadas regiones).
3. Competencia del Tribunal Unificado de Patentes (UPC por sus siglas en inglés) en detrimento de los tribunales mercantiles nacionales.
4. A diferencia de lo que ocurre hoy en día, las decisiones relativas tanto a la infracción como a su validez tendrán efectos uniformes en todos los Estados miembros, lo que implica que:
a. Una resolución que estime una demanda de infracción se extiende y será ejecutable en todos los países adheridos
b. Una resolución del UPC que declare la nulidad de la patente unitaria deriva en la nulidad del registro como un todo, de forma que, con una única acción judicial y sentencia, la patente dejará de surtir efecto en todos los países miembros del sistema (dieciséis hasta la fecha).
5. Como potenciales titulares de una patente, podremos optar por proteger en Europa mi invención a través de tres vías (o la combinación de estas):
a. Patente unitaria.
b. Validaciones nacionales de la patente europea.
c. Patentes nacionales concedidas por las oficinas nacionales.
Dado que la patente unitaria solo se extenderá a aquellos Estados que se hayan adherido al sistema, en muchas ocasiones, si queremos ampliar el ámbito de protección a otros territorios, tendremos que plantearnos combinar varias de estas opciones. Por ejemplo, para proteger nuestra invención en todos los países que han ratificado este instrumento, en España y en EE. UU. podremos recurrir a patente unitaria, validación en España de la patente europea y patente nacional estadounidense.
¿Me puede afectar a mí si España no se ha adherido?
La respuesta, a pesar de que España en la actualidad no sea parte del Tratado, es un rotundo sí, y es que:
1. Cuando un español solicite una patente europea con efectos en los países adheridos al Tratado deberá plantearse si le conviene que su patente sea o no una patente unitaria (con las ventajas e inconvenientes que supone, por ejemplo, la posibilidad de un ataque centralizado contra su validez).
2. Asimismo, será necesario decidir si queremos que nuestras patentes europeas «clásicas» y en vigor queden bajo la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes (UPC) o si es más oportuno mantener la jurisdicción los tribunales nacionales (punto que desarrollamos más adelante).
3. Un empresario o empresa española que opere en los territorios miembros puede llegar a enfrentarse a una acción de infracción ante el UPC.
4. En caso de ser titular de una patente unitaria, la acción de nulidad de la misma será ejercida igualmente ante el UPC y sus efectos, como hemos comentado, se extenderán a la patente en su totalidad, por lo que nos quedaríamos sin registro en todos los países participantes.
5. Por último, no podemos dejar de lado el hecho de las decisiones que tome el UPC muy probablemente lleguen a influir en las resoluciones de nuestros propios tribunales, que tendrán un espejo donde mirarse
A pesar de que en la actualidad España no ha ratificado el acuerdo UPC, sus nacionales se verán directamente afectados cuando este sistema entre en vigor y es imprescindible trazar la estrategia de protección a seguir.
¿Me pueden representar mis abogados o agentes de confianza?
Los agentes de patente europea (EQEs) que hayan obtenido la correspondiente acreditación para litigar (por ejemplo, mediante la realización de cursos de formación específicos) sí podrán ejercer, por lo que siempre podrá recurrir a esta figura.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que una de las consecuencias derivadas de la no ratificación del Acuerdo UPC por España es que los abogados españoles no podrán litigar ante el Tribunal Unificado de Patentes.
Y si no me interesa entrar en este sistema ¿puedo evitar que me aplique? Opt-out
El sistema está configurado de forma que, en el momento en el que entre en vigor el Tratado del UPC, este aplicará a cualquier patente europea, certificado complementario de protección (CCP) sobre la base de una patente europea en vigor y sus solicitudes en tramitación, pasando así a ser competente en esta materia e Tribunal Unificado de Patentes (UPC).
Dicho esto, es fundamental tener en cuenta que durante un período transitorio de siete años y siempre y cuando no se hayan instado ya acciones judiciales, los titulares de estos registros y sus solicitudes podrán evitar la jurisdicción de este tribunal a través del registro de un opt-out. De ahí la importancia de plantearse desde ya una estrategia de protección y defensa de las invenciones.
Elementos a tener en cuenta para determinar si conviene quedarse fuera
A la hora de determinar si conviene quedarse dentro o fuera de este nuevo sistema, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, tales como:
1. Si se trata de una patente esencial para nuestro negocio.
2. El número de países donde la patente esté validada.
3. Si hay varios países en los que hay probabilidades de que insten alguna acción de nulidad.
4. Si tenemos o no recursos suficientes para litigar.
5. Si la patente es fuerte o débil.
6. Si nuestra estrategia es más defensiva u ofensiva.
Una vez analizadas estas circunstancias será más sencillo concluir la vía de protección óptima de nuestras invenciones.
¿Cuánto dura el opt-out y, por tanto, la jurisdicción de los tribunales nacionales? Esto es, la exclusión de la jurisdicción del TUP para una patente europea clásica, ¿es efectiva sólo durante el período transitorio o, es efectiva para toda la vida de la patente?
Aquí el propio UPC tiene claro que el objetivo del legislador al establecer la posibilidad de exclusión voluntaria era dar al titular de la patente la posibilidad de sustraer su patente europea de la jurisdicción del TUP durante toda la vida de dicha patente, y así lo contempla.
¿Puedo volver a entrar en el sistema?
Sí, el Tratado del UPC prevé la posibilidad de que el titular de una patente europea o CCP sobre la base de una patente europea que haga opt-out pueda hacer opt-in si cambia de idea, si bien solo cabe realizar este proceso una única vez. Es decir, una vez solicitado quedarse fuera del sistema del UPC se podrá volver a entrar, pero en ese caso ya no habrá marcha atrás y el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) será el único competente para conocer litigios que afecten a ese registro, ya sean de infracción, no infracción o validez.
¿Qué pasa si alguien hace opt-out sin que yo lo sepa?
Por desgracia, esta es una posibilidad que incluso el UPC contempla justificándolo en que:
– No cuentan con un listado actualizado de titulares.
– Por otra parte, permiten que el opt-out se haga a través de representantes legales.
Por esta razón se ha previsto establecer un procedimiento en virtud del cual se podrán impugnar aquellas solicitudes de opt-out realizadas por personas sin facultades o autorización para ello. Habida cuenta esta posibilidad, será fundamental monitorizar y crear alertas en relación con el estado de nuestros registros.
¿Cuándo va a entrar en vigor?
La entrada en vigor del Tratado UPC (condición sine qua non para que se produzca la entrada en vigor de la patente unitaria) requiere su ratificación por, al menos, trece Estados miembros de la Unión Europea, entre los cuales deben estar, en todo caso, Francia, Alemania e Italia.
En el momento de redactar este artículo, ya han ratificado el Tratado más de trece Estados (en concreto, dieciséis) y Alemania ha anunciado que procederá igualmente, si bien no ha depositado formalmente el instrumento de ratificación.
En el momento en el que concurra esta circunstancia, entrará plenamente en vigor este nuevo sistema. ¿Cuándo se producirá esto? Depende de Alemania, pero en el sector se baraja que será en algún momento del primer semestre del 2023, por lo que, sin lugar a duda, conviene empezar a prepararse y asesorarse. ■