nº 991 - 29 de diciembre de 2022
El ‘tsunami’ que puede originarse para los titulares de marcas a partir del 14 de enero
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks
La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y por vía de reconvención a la jurisdicción civil
A partir del 14 de enero es de esperar una ola creciente de impugnaciones de marcas susceptibles de declararse nulas o caducadas, ya que por un coste asumiblemente superior al de presentar una oposición administrativa, se podrá perseguir ahora su desaparición
La competencia para declarar la nulidad o la caducidad de marcas españolas, y de marcas internacionales con efectos en España, dejará de estar atribuida a la jurisdicción civil y su procedimiento ordinario como lo ha venido estando desde 1929, y a partir del próximo 14 de enero de 2023, el registro de una marca podrá declararse caducado o nulo mediante un procedimiento administrativo seguido ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El cambio es histórico, y de considerables efectos prácticos.
Lo que pasaba ayer y lo que llegará mañana
El procedimiento actual implicaba lógicamente la intervención inicial de abogado y procurador, así como unos costes y plazos considerables, pero también la decisión de un juez y unas garantías procesales más reforzadas.
Si bien por la complejidad del objeto continúa siendo más que aconsejable la asistencia de abogado para plantear la nulidad o caducidad de una marca, lo cierto es que el nuevo procedimiento elimina la intervención obligatoria de profesionales, y reduce los costes, pero también reduce las garantías para las partes, ya que obviamente quien va a resolver el asunto deja de ser una persona con la formación y especialización de un juez, y deja de llevarse a cabo en el marco de garantías de todo procedimiento judicial civil.
Pero, sobre todo, desaparece la barrera de entrada (tanto económica como psicológica) para la impugnación de marcas en desuso o cuyo plazo de oposición había finalizado, que en la práctica suponía el hecho de tener que afrontar lo que supone todo procedimiento judicial, algo que en definitiva desincentivaba la litigiosidad en estos supuestos.
A partir del 14 de enero es de esperar una ola creciente de impugnaciones de marcas susceptibles de declararse nulas o caducadas, ya que por un coste asumiblemente superior al de presentar una oposición administrativa, se podrá perseguir ahora su desaparición por vía de estas figuras, lo que sin duda alterará el relativo sosiego del que han venido disfrutando los propietarios de marcas registradas durante tantos años.
El procedimiento en vía jurisdiccional
La jurisdicción civil se ocupará solamente ya de los casos en que la nulidad o la caducidad sea planteada mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca, y de los recursos contra las decisiones finales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La implementación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad constituye uno de los mayores retos que ha exigido la incorporación al derecho español de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuyo instrumento de transposición fue el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre.
El procedimiento en vía administrativa
En la Ley de Marcas de 17/2001 y en su Reglamento de Ejecución se detalla la regulación de estos nuevos procedimientos, que vienen a sustituir al que, hasta el momento, se debía seguir necesaria y exclusivamente por la vía judicial.
Conforme al nuevo procedimiento, la solicitud de declaración de nulidad o de caducidad deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y se requiere el pago de la tasa correspondiente.
Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.
Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo de dos meses, presente sus alegaciones y/o pruebas según sea el caso.
La Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte, pero también podrá omitir discrecionalmente el traslado de observaciones presentadas por las partes cuando considere que no contienen elementos nuevos o que ya se han reunido los elementos necesarios para dictar una resolución en el asunto, lo que sin duda representa una pérdida de garantías del procedimiento.
Se suscitan asimismo diversos supuestos en que podría darse el equivalente a litispendencia, prejudicialidad o cosa juzgada entre los tribunales y la Oficina, cuando se produjese una duplicidad de solicitudes o existiesen resoluciones con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes, lo que se dirimirá en cada caso según lo previsto en la Ley a tales efectos.
Y en todo caso, no podrá ya solicitar ante la Oficina ni demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento en sentencia firme dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.
Habrá que esperar y seguir la evolución de la práctica procedimental y decisoria de la Oficina para poder concluir si el cambio es netamente positivo o por el contrario supone algún retroceso sensible en cuestión de certidumbre, previsibilidad, rigor y garantía jurídicas. ■