nº 993 - 23 de febrero de 2023
Tres respuestas y tres fechas importantes a tener en cuenta sobre la nueva patente Unitaria
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks
El titular de la patente podrá optar por el otorgamiento de un efecto unitario para su patente, de forma que será una sola patente con un territorio común de protección, en lugar de una serie de patentes nacionales independientes
Los litigios relativos a la infracción y a la nulidad de la patente Unitaria serán competencia exclusiva del nuevo Tribunal Unificado de Patentes
Los costes de litigar ante el nuevo tribunal partirán de una horquilla entre veinte y treinta mil euros, pudiendo fácilmente duplicar y triplicarse esta cifra con frecuencia, así como aumentar exponencialmente en asuntos de cuantías determinadas significativas
¿Cuál es la diferencia con la patente europea?
La patente Europea clásica es la que hasta ahora ha estado y sigue disponible y, una vez se concede por la Oficina de Patente Europea, necesariamente para surtir efectos se debe convertir, mediante un procedimiento denominado de validación y de extensión, en una o varias patentes con efectos nacionales en los estados que se seleccionen entre los miembros del Convenio de Patente Europea (Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973) o signatarios de acuerdos de extensión aplicables.
Tanto la infracción como la nulidad de la patente europea clásica son asuntos competencia individual de cada estado, y lo mismo sucede para su mantenimiento en vigor mediante el pago de las anualidades correspondientes, que debe hacerse en cada estado.
Desde el próximo 1 de junio de 2023 (fecha prevista) la nueva patente Unitaria también se concederá por la Oficina de Patente Europea a partir de una solicitud de Patente Europea como hasta ahora, pero la diferencia se presenta a partir de la concesión. En ese momento, el titular de la patente podrá optar por el otorgamiento de un efecto unitario para su patente, de forma que será una sola patente con un territorio común de protección, en lugar de una serie de patentes nacionales independientes.
Los litigios relativos a la infracción y a la nulidad de la patente Unitaria serán competencia exclusiva del nuevo Tribunal Unificado de Patentes, integrado por un tribunal de primera instancia que tendrá una División central con sede en París y una sección en Múnich, y Divisiones nacionales y regionales en otros estados miembro participantes; y un tribunal de apelación con sede en Luxemburgo.
Las resoluciones jurisdiccionales del nuevo tribunal tendrán efecto en todo el territorio común de los estados miembros participantes.
Actualmente dicho territorio común a la patente Unitaria está integrado por los respectivos territorios de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.
El Tribunal Unificado de Patentes extenderá su competencia también a todas las patentes europeas clásicas salvo que expresamente los titulares de dichas patentes manifiesten su deseo de excluirlas, lo cual solo podrá hacerse durante un período transicional que inicialmente será de siete años, y siempre que la patente en cuestión no haya sido ya objeto de una acción iniciada ante el tribunal unificado de patentes.
Por último, el mantenimiento en vigor de la patente Unitaria también será diferente, puesto que las anualidades que se satisfagan tendrán efecto en todos los estados miembro participantes.
¿Desaparece la patente europea clásica?
La patente europea clásica seguirá estando disponible para quien así lo prefiera, y la validación, de hecho, incluso cuando se opte por el efecto unitario, seguirá siendo necesaria en aquellos estados miembro del Convenio de patente Europea que no participan en la patente Unitaria, como por ejemplo y precisamente, entre otros, España, así como en todo caso en aquellos estados miembro del citado Convenio que no forman parte de la Unión Europea.
¿Qué sistema es preferible? Algunos aspectos importantes a considerar
La opción por uno u otro sistema de protección no puede ni debe afrontarse solo desde una perspectiva de costes de obtención y mantenimiento, que es la inmediatamente aparente como principal, y esencialmente se concreta en un menor coste de la patente Unitaria frente al de la patente europea clásica cuando se pretenda obtener y mantener derechos en al menos cuatro estados miembro, sino que las implicaciones, ventajas e inconvenientes de cada sistema, requieren un enfoque y planificación estratégicos en diversos sentidos.
Fundamentalmente hay que prestar atención, también en el aspecto económico, a los costes que puede conllevar enfrentarse a cualquier procedimiento ante el nuevo Tribunal Unificado de Patentes, ya sea para iniciar una demanda por infracción de una patente propia, contestarla, o bien para defender o impugnar la validez de una patente en un litigio sobre nulidad, pues solamente en tasas judiciales, honorarios de letrados y técnicos, traducciones y otros gastos, estaríamos en una horquilla inicial de entre veinte y treinta mil euros, pudiendo fácilmente duplicar y triplicarse esta cifra con frecuencia, así como incrementarse exponencialmente en el caso de tratarse asuntos de cuantía determinada, todo ello sin perjuicio de eventuales reducciones de tasas para pequeñas y medianas empresas, o de condenas en costas.
Esto significa que, más allá de las bondades innegables de un tribunal especializado, y de resoluciones de carácter unitario en un territorio supranacional, el coste de los procedimientos puede suponer no solamente una barrera de entrada significativa en función de las capacidades económicas de los titulares de patentes para iniciar o defenderse en un litigio, sino incluso un factor ciertamente disuasorio o coercitivo.
Por otra parte, la seguridad y armonización jurídicas esperables de la acción del nuevo tribunal inevitablemente tardarán tiempo en llegar en forma de primeras resoluciones, y con ello la confianza en su buen funcionamiento, agilidad y previsibilidad de acierto en sus decisiones, lo que puede producir situaciones complicadas para los titulares e infractores de las patentes sujetas a su jurisdicción.
Así, es posible que por estas razones se produzcan situaciones, renuncias, acuerdos o cesiones más motivadas por otros factores que por la confianza o seguridad de las posiciones de cada parte, pudiendo darse escenarios ya conocidos en otras latitudes, donde la mera interposición de una demanda se emplea como medida de presión por parte de entidades con sobrada capacidad económica frente a otras con mucho menor disponibilidad, que deben a menudo plegarse a pretensiones a menudo insuficientemente fundadas, porque sencillamente no pueden siquiera plantearse costear un pleito de esta naturaleza, o aunque pudieran no se justifica por el desembolso que supondrá en asuntos cuya trascendencia económica pueda ser igual o inferior a dichos costes legales, todo lo cual siempre es un escenario indeseado desde una perspectiva jurídica y a priori parece que en una primera fase solo beneficiaría a las grandes empresas.
Precisamente por esta y otras razones, los titulares de patentes europeas clásicas deben evaluar su cartera de patentes actual y decidir si optan por evitar la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes sobre sus patentes europeas preexistentes, algo que por el momento se está planteando mayoritariamente hacer, lo cual es sintomático de las reservas que estaría generando el nuevo sistema.
Por el contrario, y para quienes deseen acogerse al efecto unitario en sus actuales solicitudes de patente europea clásicas en vías de concesión, se ha previsto un mecanismo de retraso en la concesión hasta que el nuevo sistema esté vigente, para que puedan beneficiarse de la opción de acogerse al nuevo sistema de protección unitario.
Fechas a tener en cuenta
1 de enero de 2023
Comienza un período de cinco meses para aquellas solicitudes de patentes europeas clásicas en las que se reciba una notificación de intención de concesión, durante el que se puede instar a la Oficina de Patente Europea a que retrase la concesión en espera de poder acogerse al nuevo sistema a partir del 1 de junio de 2023.
1 de marzo de 2023
Comienza el denominado periodo de amanecer que, durante tres meses ofrece a los titulares de patentes europeas clásicas la posibilidad de solicitar la exclusión temprana de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes sobre dichas patentes anteriores. La principal ventaja de esta exclusión es la eliminación del riesgo de una nulidad en bloque de la patente europea clásica mediante un solo procedimiento y resolución para todos los países participantes del nuevo sistema unitario.
1 de junio de 2023
Se espera que entre en vigor el nuevo sistema y comenzará a ser posible obtener patentes europeas con efecto unitario.
Por todo ello, es tiempo de tomar decisiones importantes sobre las patentes europeas clásicas concedidas, y las solicitudes en trámite, para trazar una estrategia adecuada sobre la cartera presente y futura de patentes, en el difícil equilibrio entre aprovechar las ventajas y evitar los riesgos potenciales del nuevo sistema de protección y su convivencia con el actual. ■