nº 993 - 23 de febrero de 2023
Valoración del renombre en los procedimientos de oposición
Andrés Gómez. Abogado y director del Departamento de Marcas
En un procedimiento de oposición, si la marca oponente tiene el carácter de renombrada, su resolución debe evitar también el denominado parasitismo comercial
¿Por qué en el estudio comparativo de los signos enfrentados en un procedimiento de oposición, no se tiene en cuenta dicho renombre a la hora de valorar la existencia o no de similitud?
Sobre el concepto de marca renombrada, el modo de acreditar el renombre y la protección que tienen, existen numerosos estudios y artículos que lo desarrollan. Entre todos ellos destaco el de mi compañero Enrique Fernández por su claridad y síntesis.
Por tanto, en estas líneas no me voy a detener en volver a explicar lo que otros de manera excelente ya han expuesto y compartido en este mismo espacio.
En esta ocasión me voy a permitir plasmar por escrito algunas impresiones personales sobre el modo en que se están resolviendo los procedimientos de oposición en los que se invoca el renombre de la marca oponente.
Pido disculpas por adelantado por la falta de rigor jurídico en el contenido de este artículo que, insisto, lejos de pretender ser doctrinal, es un mero artículo de opinión, muy probablemente cargado de errores y desafortunadas interpretaciones o valoraciones.
Rigor comparativo cuando la marca oponente es una marca renombrada
La marca renombrada goza de una protección absoluta proporcional a lo conocida o no que sea dicha marca.
El objetivo de esta protección reforzada es evitar el aprovechamiento indebido de su reputación y, por ello, es decir, en aras a salvaguardar esta reputación (íntimamente ligada al signo y a los productos que distingue), los organismos registrales extreman su rigor cuando realizan el estudio comparativo entre la marca solicitada y una marca oponente renombrada en un procedimiento de oposición.
La categoría de marca renombrada y su protección reforzada tiene una clara finalidad: evitar que el uso de otro signo igual o similar a la marca anterior renombrada, pueda generar un vínculo en la mente del consumidor con la marca anterior renombrada, de manera que dicho vínculo pueda derivar, sin justa causa, en una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores.
Cuando en un procedimiento de oposición la marca oponente tiene el carácter de renombrada, su resolución tiene que dirigirse a evitar no solo el posible riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas enfrentadas, sino el riesgo de producirse lo que se ha denominado parasitismo comercial.
Tratamiento de la marca renombrada en el análisis comparativo de los productos y/o servicios
Para cumplir dicha finalidad, una vez reconocido el carácter renombrado de la marca oponente, los organismos registrales extienden su protección más allá de su campo aplicativo, en mayor o menor grado, siempre en función del renombre acreditado.
De esta manera, cuanto más conocida sea la marca renombrada oponente, menos necesario es que haya semejanza entre los productos y servicios que se requiere, llegando a superar incluso el principio de especialidad que rige el derecho de marcas denegando la marca solicitada para productos y/o servicios diferentes a los que protege la marca renombrada oponente.
Tratamiento de la marca renombrada en el análisis comparativo de los signos
Sin embargo, dicho rigor comparativo por parte de los organismos registrales, compruebo, y aquí es donde insisto en que es una apreciación personal, que solo lo extreman para establecer la disparidad o similitud entre los productos y/o servicios enfrentados, pero no para comparar los signos.
¿Por qué ese mismo rigor no se tiene en cuenta para realizar el estudio comparativo de los signos enfrentados?
Si se ha reconocido el carácter renombrado de la marca oponente, los parámetros utilizados en la comparación de los signos enfrentados (similitudes fonéticas, denominativas y conceptuales), deberían aplicarse también con un especial rigor, tal como se hace en la comparación de los productos y/o servicios de ambas marcas.
El Examinador debe determinar si con el uso de la marca solicitada se producirá una apropiación indebida del poder de atracción y de la inversión publicitaria de la marca renombrada anterior, beneficiándose indebidamente de su imagen y del conocimiento que los consumidores tienen de las marcas anteriores renombradas, lo que vendría a generar una asociación entre las mismas facilitando la comercialización de los productos para los que pretende registrarse la marca posterior.
Esa asociación de la marca solicitada con la marca renombrada, solo se produce a través del recuerdo que el público tiene de esa marca renombrada (ampliamente conocida como fruto del esfuerzo humano y económico realizado por su titular) y de la similitud que con la misma guarda la nueva marca que pretende acceder al registro.
Por tanto, no entiendo por qué en el caso de las marcas renombradas, esta circunstancia no se tiene en cuenta a la hora de proceder al estudio comparativo entre los signos enfrentados.
No desconozco el contenido de la sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, dictada en el asunto C-115/19, conforme a la cual, cuando se trata de comparar la existencia de semejanzas y diferencias entre dos signos, el renombre no es un factor a tener en cuenta.
Efectivamente, el TJUE considera que «constituye un error de Derecho evaluar la similitud entre los signos en conflicto en función del renombre de la marca anterior» y, en definitiva, tanto el carácter distintivo como el renombre de una marca, establece que no son elementos relevantes en el análisis comparativo de los signos en pugna.
Es decir, para el TJUE, la mayor o menor distintividad o renombre de la marca anterior podría ser relevante para determinar si existe o no riesgo de confusión, pero no, como decimos, para determinar las similitudes y diferencias existentes entre los signos.
Con toda humildad, me disculpo por no entender este criterio, y discrepar de el mismo.
Pero, es más, me temo que tampoco los organismos registrales lo han llegado a entender y a aplicar debidamente.
En este sentido, por ejemplo, el cumplimiento de esta línea jurisprudencial, o una mala interpretación de la misma, ha dado lugar a que la OEPM en una primera resolución de oposición, tras reconocer el carácter renombrado de la marca «PATA NEGRA» para distinguir vinos, haya considerado que entre esta marca y la marca solicitada «DPN DON PATA NEGRA» con el siguiente gráfico, existen «diferencias gráficas y denominativas que permiten que el conjunto solicitado pueda ser claramente diferenciado por el público consumidor en el mercado, sin riesgo de confusión con las marcas oponentes».
Estas diferencias son las que han provocado la concesión de esta marca para todos los productos solicitados en las clases 29, 30 y 32.
Me pregunto si reconocido el renombre de la marca «PATA NEGRA», es acertado considerar que añadir el término «DON» es suficiente para considerar que las denominaciones son diferentes y, en definitiva, no romper el principio de la especialidad y conceder la marca para todos los productos solicitados.
¿Realmente esta adicción al término PATA NEGRA va a evitar que el público establezca una relación entre la nueva marca DON PATA NEGRA, y la marca renombrada PATA NEGRA? En mi opinión la respuesta es clara y evidente: NO.
Muy al contrario, el uso de la nueva marca DON PATA NEGRA se beneficiará de la imagen y del conocimiento que los consumidores tienen de la marca renombrada PATA NEGRA, y la asociación que se generará entre las mismas, permitirá al titular de la marca solicitada introducirse en el mercado y vender sus productos, sin esfuerzo alguno, aprovechándose del recuerdo que el consumidor guarda en su mente de la marca PATA NEGRA. Sin duda, un claro ejemplo de «parasitismo» comercial.
En definitiva, esta resolución, en mi opinión totalmente desacertada, lejos de proteger a la marca prioritaria renombrada, lo que viene es a facilitar el parasitismo que tendría obligación de evitar salvaguardando los derechos que tiene el titular de la marca renombrada oponente.
El recurso contra esta resolución ha sido resuelto por otra posterior en la que la OEPM establece que entre los signos enfrentados «existe un importante parecido denominativo», sin entrar en análisis mayores.
Este parecido denominativo apreciado por la OEPM en segunda instancia, entiendo que tampoco ha sido valorado teniendo en cuenta el carácter renombrado de la marca PATA NEGRA, ya que, con esta resolución del recurso de alzada, la marca solicitada solo se deniega para «cervezas y bebidas sin alcohol» en la clase 32, manteniéndose concedida para el resto de productos solicitados en las clases 29, 30 y 32 («aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas»).
Si el análisis comparativo entre los signos enfrentados se hubiera realizado con el rigor que entiendo sería exigible por el carácter renombrado de la marca oponente, el Examinador habría concluido:
– La práctica identidad entre las denominaciones enfrentadas.
– Que el uso de la marca solicitada podría generar un vínculo en la mente del consumidor con la marca anterior renombrada y, en definitiva.
– Que existe un evidente riesgo de que el consumidor asocie los signos en conflicto o entienda que los productos amparados tienen el mismo origen empresarial.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la resolución habría extendido la protección de la marca prioritaria renombrada, y superando el principio de especialidad que rige en nuestro derecho de marcas, habría denegado también la marca solicitada para el resto de productos de la clase 32, así como para los productos de las clases 29 y 30.
Conclusión
El carácter renombrado de la marca oponente, en contra de lo que establece la referida sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, dictada en el asunto C-115/19, considero que sí debe ser un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar la similitud entre los signos en conflicto.
Como he dicho al principio, el planteamiento de este artículo es posiblemente erróneo, y así lo pone de manifiesto el contenido de la citada sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020, del que me alejo completamente en estas líneas.
Sin embargo, no veo impedimento en manifestar mi parecer al respecto e insistir en que la marca renombrada merece un trato especial por parte de los organismos registrales en el momento de realizar el estudio comparativo entre los signos enfrentados.
El signo de la marca renombrada es el que percibe el consumidor y le provoca una asociación inmediata y automática con una concreta procedencia empresarial y con unas concretas cualidades que ponen en valor los productos y/o servicios que distinguen.
Por tanto, si el carácter renombrado de la marca se encuentra irremediablemente ligado a su signo, es obvio en mi opinión que, en el estudio comparativo de los signos enfrentados en un procedimiento de oposición, debería tenerse en consideración dicho renombre para valorar la existencia o no de similitud.
De esta manera, cuanto más renombrada sea la marca, mayor protección debería otorgarse al signo. Es decir, a mayor renombre del signo oponente, mayores deberían ser las diferencias que cabría exigir al signo solicitado, y viceversa.
Actualmente, y a la vista de la sentencia mencionada del TJUE de 11 de junio de 2020, dictada en el asunto C-115/19, esto no va a ocurrir, pero como todos sabemos, los criterios jurisprudenciales van cambiando y evolucionando, y lo que hoy expongo pidiendo disculpas por su «imprecisión», quizás algún día pueda ser el criterio que se siga (o no). ■