nº 997 - 29 de junio de 2023
Cuando la fama no es suficiente: el caso de la marca ‘Conguitos’
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks
A falta de un renombre excepcional, no puede concluirse que existe un riesgo elevado de que una marca se aproveche indebidamente del renombre de otra cuando se trata de productos que no presentan ningún vínculo
No solo no cabe dar por sentado nunca el renombre de una marca, sino que ni siquiera probado este, el grado de renombre que se le reconozca vaya a ser suficiente como para desplegar efectos generalmente excluyentes
El 7 de junio de 2023 la Sala Segunda del Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencia en un caso en el que el renombre de una conocida marca, no ha sido suficiente para que resulte incompatible con el registro de otra marca idéntica para productos distintos.
Se trata de la marca Conguitos; en el primer caso la que todos conocemos de los famosos cacahuetes recubiertos de chocolate; y en el segundo una posterior que un tercero registró como marca para productos de naturaleza muy diversa, tales como preparaciones para limpieza o dentífrico, bisutería y relojería, o maletas y paraguas, entre otros.
Apreciación del Organismo registral
En su tramitación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la impugnación de la segunda marca Conguitos fue desestimada por considerarse que, si bien la marca anterior poseía renombre respecto a los productos de confitería mencionados, y los signos eran tan semejantes que podían considerarse idénticos, de los elementos de prueba aportados no se desprendía que se tratara de un renombre excepcional hasta el punto de llevar al público pertinente a establecer un vínculo mental entre las marcas en conflicto, aunque no las confunda, respecto a productos tan diferentes como aquellos de que se trata en este caso.
Se apreció también que no se había acreditado la existencia de un riesgo de haber obtenido un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de un perjuicio causado a estos, y que no concurría mala fe del titular de la marca controvertida al presentar su solicitud de marca, porque no había pruebas concluyentes que confirmaran que conocía la marca anterior.
Apreciación del Tribunal
El Tribunal, por su parte, ha confirmado el carácter acumulativo de los requisitos para aplicar la incompatibilidad registral por renombre de una marca anterior, en primer lugar la marca que supuestamente goza de renombre debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, en el caso de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efectos en uno o varios Estados miembros, debe gozar de renombre en uno o varios de dichos Estados miembros, entendido como grado elevado de reconocimiento entre el público pertinente.
En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que pueda obtenerse un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio a los mismos. Como estos requisitos son acumulativos, la falta de uno basta para que la referida disposición no resulte de aplicación.
El hecho de que la marca solicitada evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo entre esas marcas.
No obstante, que los cacahuetes recubiertos de chocolate de la marca anterior, por un lado, y los productos de otro tipo a los que se ha hecho referencia puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes o supermercados, no se considera decisivo, ya que en esos puntos de venta se pueden encontrar productos de naturaleza muy diversa, sin que los consumidores les atribuyan automáticamente el mismo origen.
En este caso, se ha considerado que el titular de la marca anterior no ha demostrado que la marca anterior gozara de un «gran» renombre, ni que este renombre se extendiera al público de la marca controvertida, es decir, al de los productos distintos antes mencionados, ni que las supuestas cualidades positivas adquiridas respecto a los cacahuetes recubiertos de chocolate pudieran transferirse a dichos productos de la marca controvertida.
A pesar de haberse aportado un estudio según el cual «gran parte de los encuestados, concretamente el 85 % de la muestra consultada telefónicamente, afirma que la marca Conguitos, previamente asociada con productos de chocolate, puede lanzar al mercado otros productos como tablas de surf, camisetas o zapatillas para el público infantil y juvenil», se destaca por el tribunal que, sorprendentemente, los productos de la encuesta no guardan relación alguna con los productos que ampara la marca impugnada, por lo que se concluye que dicho estudio podría haber tenido una mayor fuerza probatoria si hubiese versado sobre las clases de productos de la marca controvertida.
Para poder acogerse a la protección invocada por el titular de la marca anterior tendría que probar que con el uso de la marca solicitada se incurriría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que les causaría perjuicio.
No está obligado a demostrar la existencia de una vulneración tal como la prevista en la citada disposición que sea efectiva y actual contra su marca. Basta que sea previsible que el uso de la segunda marca vaya a dar lugar a tal vulneración, sin que el titular de la marca anterior tenga que esperar a que se cometa efectivamente la vulneración para poder exigir la prohibición de dicho uso. No obstante, hay que acreditar un serio riesgo de que esa vulneración se produzca en el futuro.
Por otro lado, la existencia de una ventaja desleal obtenida del renombre de la marca anterior no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para la notoriedad de dicha marca o, en términos más generales, para el titular de esta. Aquélla resulta de que un tercero use una marca parecida a la marca anterior cuando, mediante dicho uso, pretende situarse en el espacio que esta ocupa para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar así el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta, sin compensación económica.
Pronunciamientos anteriores del Tribunal General
El Tribunal General ya ha declarado en anteriores ocasiones que, cuando se ha acreditado el renombre «excepcional» de la marca anterior, reforzando así el carácter distintivo de esta, cuando existe una cierta proximidad y un cierto vínculo entre los productos y servicios de las marcas en conflicto y cuando, a la vista del renombre acreditado de la marca anterior, el público pertinente puede establecer un vínculo con los productos de la marca solicitada, existe un riesgo de asociación entre los signos en conflicto debido a la marca anterior y que, por tanto, existía un riesgo elevado de que el uso de la marca solicitada se aprovechase indebidamente del renombre de la marca anterior.
Sin embargo, en este caso no se habría cuestionado que la marca anterior no gozaba de un renombre «excepcional».
Y a falta de un renombre excepcional, no puede concluirse que existe un riesgo elevado de que una marca se aproveche indebidamente del renombre de otra cuando se trata de productos que no presentan ningún vínculo.
Se considera también que el titular de la marca anterior no ha presentado ninguna explicación ni ningún argumento convincentes que indiquen de qué manera se habría aprovechado la marca posterior indebidamente del renombre de la marca anterior, para los productos en cuestión, y que se limita a afirmar una supuesta intención desleal, sin aportar elementos de prueba.
Concretamente, la sentencia reprocha que, aunque se afirmaba que los anuncios de la marca anterior eran míticos cuando se presentó la primera solicitud de la otra parte en los años 90, que el término «conguitos» no existía antes de que ella lo creara y que la ropa y el calzado a que se referían las otras marcas del mismo solicitante estaban destinados exclusivamente a los niños, no aporta, en cualquier caso, ninguna prueba de sus alegaciones.
Por otra parte, en lo relativo a la mala fe, se considera que no se ha presentado ninguna explicación ni ningún argumento convincentes que indiquen de qué manera se habría aprovechado la marca posterior indebidamente del renombre de la marca anterior.
Y dado que la buena fe se presume hasta que se pruebe lo contrario, ha de considerarse que la solicitud de registro de la marca controvertida podía responder a una intención legítima de ampliar a otros productos la protección ya obtenida para marcas anteriores respecto de prendas de vestir y calzado, y que esta solicitud seguía así una lógica.
Las conclusiones que extraemos de esta sentencia, entre otras, son principalmente que no solo no cabe dar por sentado nunca el renombre de una marca, sino que ni siquiera probado este, el grado de renombre que se le reconozca vaya a ser suficiente como para desplegar efectos generalmente excluyentes respecto a cualquier ámbito aplicativo distinto, así como que la labor de prueba y argumentación ha de ser tanto más extensa y profusa, como difícil sea el caso, ya que de lo contrario, pudiendo tener razón, será probable que no se obtenga una resolución favorable. ■