Sentecia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,de 23 de noviembre de 2010

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Corporación Habanos, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Cantero, contra laSentencia dictada el diez de noviembre de dos mil seis, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Julian Sanz Aragón, en nombre y representación de Corporación Habanos, SA, en calidad de recurrente. No ha comparecido ante esta Sala la parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, el Procurador de los Tribunales don Jorge Cantero interpuso, en representación de Corporación Habanos, SA, demanda de juicio ordinario contra Dos Santos, SA.

En el referido escrito de demanda la representación de Corporación Habanos, SA (HSA) alegó, en síntesis, que la misma tenía por objeto comercializar, fuera de Cuba, el tabaco cubano, por virtud de un contrato de compra y distribución en exclusiva de dicho producto en sus distintas modalidades, celebrado, el catorce de abril de dos mil, con Cubatabaco, entidad integrada en el Grupo de Empresas del Tabaco de dicho país. Que España y Cuba habían celebrado unConvenio comercial, el veintitrés de enero de mil novecientos setenta y nueve , por virtud del cual se prohibía la utilización del gentilicio cubano para identificar en España cigarros, cigarrillos y tabaco, siempre y cuando los productos no fueran realmente originarios de Cuba.

Añadió la demandante que la sociedad demandada, Dos Santos, SA, domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria y cuyo objeto era la elaboración de tabacos y cigarrillos, había obtenido de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el cinco de julio de dos mil dos – con decisión publicada el uno de agosto del mismo año – el registro de la marca denominativa "Herencia Cubana" , número 2.429.163, para identificar, dentro de los productos de la clase 34 del nomenclator internacional, "tabaco cubano cultivado en Cuba ".

Alegó la representación de la demandante que ese registro infringía tres de las prohibiciones absolutas establecidas en elapartado uno del artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas: las de las letras c), f) y g), ya que el signo indicaba una procedencia geográfica, era contrario a la ley, esto es, al antes mencionado Convenio, y, además, resultaba apto para inducir al consumidor a error sobre la procedencia geográfica del producto distinguido.

Por ello, con invocación de losartículos 51 y siguientes de la misma Ley , la representación de la actora interesó, en el suplico del escrito, una sentencia que "I. Declare.1.- Que las denominaciones <Cuba> y <Cubano> gozan de protección en nuestro país a través de los Tratados internacionales suscritos entre España y Cuba. 2.- Que HSA ostenta un derecho de exclusiva al uso de las denominaciones de origen <Cuba> y <Cubano> para designar productos tabaqueros cubanos. 3.- Y, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad del registro de la marca 2.429.163 <Herencia Cubana> (cl. 34), por cualquiera de las causas invocadas en el cuerpo de este escrito.- II. Condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.- III. Proceda en su día: A la cancelación registral de la marca número 2.429.163 "Herencia Cubana" (clase 34), mediante la remisión del correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada ".

SEGUNDO La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 15/04.

La demandada, Dos Santos, SA, fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don Bernardo Rodríguez Cabrera, el cual contestó la demanda.

En el escrito de contestación representación de la demandada alegó, en síntesis, que la marca "Herencia Cubana " no era contraria a la ley ni engañosa, ya que identificaba el origen empresarial del "tabaco cubano cultivado en Cuba ", según el registro atacado. Añadió que tampoco era aplicable la prohibición delartículo 5, apartado uno, letra c), de la Ley 17/2.001 , desde el momento en que su marca estaba compuesta, además de por el término "Cubana ", indicador de procedencia, por la palabra "Herencia ", que cumplía una función distinta.

En el suplico de dicho escrito interesó una sentencia que "teniendo por presentado este escrito, lo admita y en su virtud, y previos los trámites procesales procedentes, dicte Sentencia por la que se desestime completamente la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la demandante".

TERCERO Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicadas las pruebas que, propuestas, habían sido admitidas y formuladas por las partes litigantes sus conclusiones, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, con fecha dieciocho de julio de dos mil cinco y la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Corporación Habanos, SA (HSA), debo absolver y absuelvo a Dos Santos, SA de las pretensiones contenidas en aquélla. Con expresa condena en costas a la parte actora".

CUARTO Lasentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria de dieciocho de julio de dos mil cinco fue recurrida en apelación por la demandante, Corporación Habanos, SA.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a laAudiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se turnaron a la Sección Cuarta de la misma, la cual tramitó el recurso con el número 141/06 y dictó sentencia, el diez de noviembre de dos mil seis , con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad mercantil Corporación Habanos, SA… en los autos de juicio ordinario número 15/04, confirmando dicha resolución, con expresa imposición de costas al apelante ".

QUINTO La representación procesal de Corporación Habanos, SA interpuso recurso de casación contra lasentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el diez de noviembre de dos mil seis .

Por providencia de uno de febrero de dos mil siete, dicho Tribunal mandó elevar las actuaciones a laSala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de tres de febrero de dos mil nueve , decidió: "1. Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Corporación Habanos, SA. contra lasentencia dictada, en fecha diez de noviembre de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria(Sección Cuarta), en el rollo de apelación número 141/2006 .- 2. Y quedar los presentes autos pendientes de señalamiento del día, para la votación y fallo del recurso de casación interpuesto ".

SEXTO El recurso de casación interpuesto por Corporación Habanos, SA, contra lasentencia de diez de noviembre de dos mil seis de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria , se compone de dos motivos, formulados al amparo delartículo 477, apartados dos, ordinal tercero, y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En ellos la recurrente denuncia:

PRIMERO . La infracción, por interpretación errónea, delartículo 5, apartado uno, letras c) y g) de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia formada por las sentencias de 20 de febrero de 1.993, 4 de abril de 1.991, 20 de febrero de 1.993 y 23 de marzo de 1.980, al efecto de justificar el interés casacional.

SEGUNDO La infracción, por interpretación errónea, delartículo 5, apartado uno, letra f) de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia formada, entre otras, por la sentencia de 16 de julio de 1.998, al mismo efecto antes mencionado.

SÉPTIMO Evacuado el traslado conferido al respecto, no compareció ante esta Sala la parte recurrida.

OCTAVO No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día veintisiete de octubre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Ha sido desestimada en las dos instancias la acción de nulidad de la marca española denominativa "Herencia Cubana ", concedida, con el número 2.429.163, el cinco de julio de dos mil dos, para distinguir en el mercado, dentro de los productos de la clase 34 del nomenclátor, "tabaco cubano cultivado en Cuba ".

Dicha acción había sido ejercitada en la demanda por la sociedad cubana Corporación Habanos, SA. La actividad objeto de esta sociedad es comercializar en exclusiva, fuera de Cuba, el tabaco cultivado en dicho país, por virtud de un contrato de compra y distribución de tal producto, que celebró, el catorce de abril de dos mil, con Cubatabaco, integrada en el estatal Grupo de Empresas del Tabaco de Cuba.

La demandada es la sociedad española Dos Santos, SA, que se dedica a la elaboración de tabaco y cigarrillos y es titular originaria de la marca "Herencia Cubana ", objeto de la pretensión declarativa de nulidad deducida en la demanda.

En el referido escrito había afirmado la demandante que la marca"Herencia Cubana " había sido registrada con infracción de las prohibiciones absolutas descritas en las letras c), f) y g) delapartado uno del artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas. Alegó, en síntesis, que sólo ella podía vender fuera de Cuba el tabaco cubano y, ello supuesto, que la marca de la demandada cuya declaración de nulidad pretendía (1º) se componía exclusivamente de indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos distinguidos con ella; (2º) era contraria a la Ley y, en concreto, a losartículos 4 del Convenio comercial entre el Reino de España y la República de Cuba, de 23 de enero de 1979 , y 10 del Acuerdo de cooperación económica e industrial entre España y la República de Cuba, de 3 de octubre de 1.985 – por virtud del primero, el Reino de España se comprometió a impedir el uso en el territorio nacional de denominaciones geográficas, tales como Cuba o cubano, "para identificar comercialmente los cigarros puros, los cigarrillos…, cuando los mismos no fueren productos realmente originarios de Cuba " -; y (3º) podía inducir a error a los consumidores de los productos distinguidos con la marca sobre la procedencia geográfica de los mismos.

La acción de nulidad fue desestimada por la Audiencia Provincial – al igual que había hecho el Juzgado de Primera Instancia -, por las siguientes razones: (1ª) Porque la marca impugnada no se componía exclusivamente de indicaciones aptas en el comercio para designar una determinada procedencia geográfica -"… junto al elemento descriptivo geográfico compuesto por el adjetivo <Cubana> (natural de Cuba o perteneciente o relativo a dicho país) se añade el sustantivo <Herencia> con puro carácter distintivo, formando así una conjunción de signos susceptibles de ser registrados sin oposición a la norma transcrita… "-. (2ª) Porque, siendo el producto para el que había sido registrada "tabaco cubano cultivado en Cuba", la marca no podía infringir las normas internacionales citadas en la demanda -"…no comercializándose por la demandada <cigarros, puros, cigarrillos, picadura o tabaco en rama> de origen no cubano bajo la marca registrada, resulta imposible la violación delConvenio "-. Y (3ª) porque, dados los productos a cuya distinción se refería la marca, no existía riesgo de error en los consumidores sobre la procedencia geográfica de los mismos -"…de comercializarse el producto para el que se concede la marca <Herencia Cubana>, el consumidor estaría adquiriendo efectivamente tabaco cubano sin ningún tipo de error o engaño… "-.

La sentencia de la segunda instancia ha sido recurrida en casación por la sociedad demandante, por los dos motivos que seguidamente se examinan.

SEGUNDO Las normas que en el recurso de casación señala como infringidas Corporación Habanos, SA son las mismas que había invocado en la demanda y en la apelación. Esto es, las contenidas en las letras c), f) y g) delartículo 5, apartado uno, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas.

Sin embargo, la referidaLey de 2.001 no entró en vigor hasta el treinta y uno de julio de dos mil dos , como establece sudisposición final tercera – con salvedades, carentes de interés para la decisión del recurso – y, por lo tanto, con posterioridad a que hubiera sido concedido el registro de la marca"Herencia Cubana " a la ahora demandada, Dos Santos, SA. Por ello, la Oficina Española de Patentes y Marcas tramitó y decidió el procedimiento de registro de la marca, con la oposición de Corporación Habanos, SA, de conformidad con las normas de laLey 32/1.988, de 10 de noviembre – cual, en último caso, mandaba hacer la disposición transitoria primera de laLey 17/2.001 -.

Por ello, las normas que, de tener razón la demandante y recurrente, se habrían infringido con el registro de la discutida marca habrían sido, no las señaladas en los dos motivos, sino las correspondientes de laLey 32/1.988 , derogada por aquella. Esto es, las contenidas en las letrasc), e) y f) del apartado uno del artículo 11 de la misma.

Declaramos en lasentencia de 23 de febrero de 2.006 , en relación con ladisposición transitoria primera de la Ley 32/1988 – pero con doctrina aplicable a la correlativa de la Ley vigente – que la misma"atribuye al tiempo de la solicitud del registro de la marca la función de identificar, por estar vigente en él, la norma aplicable (<tempus regit actum>) no sólo a la tramitación del expediente administrativo, sino también a la decisión del mismo y, por consecuencia, a su posterior control judicial en caso de ejercicio de una futura acción de nulidad del supuesto registro infractor ".

Pese a lo expuesto, la total coincidencia de las normas que la recurrente señala en el motivo – que fueron las aplicadas por los Tribunales de las dos instancias – con las derogadas, en los puntos que interesan para el recurso, excluye cualquier cuestión que pudiera suscitarse en la decisión del mismo por el incorrecto entendimiento de la relatada regla intertemporal.

De ahí que nos limitemos a mencionar, junto a la norma señalada en el motivo, la correlativa de la derogada – como se ha dicho, vigente cuando el registro de la marca discutida se concedió -.

TERCERO En el primero de los motivos del recurso denuncia Corporación Habanos, SA la infracción, por interpretación errónea, de dos de las normas contenidas en elapartado uno del artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre de marcas: las de las letras c) y g) – esto es, las de las letras c) y f) delapartado uno del artículo 11 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre -.

En el segundo señala como infringida la norma de la letra f) del mismoapartado y artículo de la Ley 17/2.001 – esto es, la de laletra e) del apartado uno del artículo 11 de la Ley 32/1.988 -.

Alega la recurrente, respectivamente, que las palabras "Herencia Cubana ", integrantes de la marca denominativa de la demandada, servían en el comercio, no para identificar un determinado origen empresarial, sino para designar la procedencia geográfica de los productos distinguidos con ella.

Lo que, entiende, es evidente no sólo para el adjetivo gentilicio"Cubana ", sino también para el sustantivo "Herencia ", que transmite la idea de los caracteres que se reciben de un progenitor.

También sostiene, que, al no poder la demandada comerciar con tabaco cubano, dado el particular régimen jurídico de monopolio por el que dicha actividad se rige según el ordenamiento de Cuba, el uso de la marca"Herencia Cubana " no podía sino inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos a los que podía ser aplicada en el mercado.

Por último, afirma que el repetido registro infringe las normas internacionales señaladas en la demanda, dado que la marca no podía ser aplicada a productos originarios de Cuba, ya que con ellos no podía comerciar la demandada.

CUARTO El adjetivo "Cubana ", natural de o perteneciente o relativo a Cuba, aplicado a productos elaborados con tabaco, sugiere la idea de que los mismos son originarios de la isla caribeña y, por ende, tienen la calidad y reputación vinculadas en el mercado a ese origen geográfico – utilizando conceptos contenidos en elartículo 22, apartado 1 , del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994 -.

Por su parte, el sustantivo "Herencia " tiene distintos significados, si bien ninguno permite calificarlo, a estos efectos, como un dato deslocalizador. Antes bien, sugiere la idea de bienes transmitidosmortis causa o de caracteres recibidos por el descendiente de su progenitor o antepasado – bienes o caracteres que, como cubanos, hay que entender naturales, pertenecientes o relativos a Cuba -.

Es cierto que, según se expuso, la razón por la que la Audiencia Provincial consideró que el registro de la marca litigiosa no podía generar riesgo de error en los consumidores de tabaco, no estaba referida a circunstancias concurrentes en el signo, sino en los productos para cuya diferenciación éste se había concedido – "tabaco cubano cultivado en Cuba " -. Más exactamente, tomó en consideración el Tribunal de apelación, como"ratio " de su decisión, la exacta relación directa existente entre el signo –"Herencia Cubana " – y los productos para cuya identificación el registro había sido concedido.

Ese planteamiento sería correcto si se considerase la marca como una realidad estática, esto es, si no tuviera por fin ser usada en el mercado.

Desde ese punto de vista la marca "Herencia Cubana ", realmente, no infringe la prohibición de laletra g) del artículo 5, apartado uno, de la Ley 17/2.001 – letra f) del apartado uno delartículo 11 de la Ley 32/1.988 -, que es la primera de las denunciadas que examinamos. Pues, al fin, el registro se concedió para identificar el origen empresarial de productos en los que la función informativa de la marca se cumple sin desviación alguna.

QUINTO Sin embargo, toda marca tiene el fin de ser utilizada como instrumento indicador de un origen empresarial determinado y, por ello, cumple una función típicamente concurrencial, que es la que justifica su reconocimiento y protección por el ordenamiento.

Si a esa visión dinámica de la marca se le unen las particularidades del mercado del tabaco cubano – declaradas probadas en la instancia -, las cuales impedían en la fecha del registro, de un modo absoluto – por más que sólo mientras el comercio sobre los productos de que se trata no se rija por las reglas de la libre concurrencia -, que Dos Santos, SA utilice su marca"Herencia Cubana " en el mercado para identificar "tabaco cubano cultivado en Cuba ", llevan a una conclusión distinta de la sancionada en las dos instancias.

Y es que la posibilidad de inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos existe, también, cuando la información que emite la marca no genere error en tanto no se use, pero sí tan pronto ello se haga del único modo en que es jurídicamente posible a su titular hacerlo en la fecha del registro. En este caso, para identificar tabaco no cultivado en Cuba.

SEXTO Procede, por las razones expuestas, estimar el recurso, sin examinar si concurren las demás prohibiciones absolutas de registro señaladas por la recurrente, dado que resulta innecesario para la estimación de su pretensión de declaración de nulidad del registro de la marca española"Herencia Cubana ".

Por último, dedujo en la demanda la recurrente algunas pretensiones declarativas, pero fueron desestimadas y el recurso no se ha referido a ellas.

De ahí que la estimación del recurso de apelación y de la demanda se limite a la acción de nulidad. Lo que tiene repercusión en el régimen de costas.

SÉPTIMO Sobre las costas del recurso extraordinario y de las dos instancias no procede un pronunciamiento de condena, en aplicación de losartículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Corporación Habanos, SA, contra lasentencia dictada el diez de noviembre de dos mil seis, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria la cual casamos y anulamos, sin especial pronunciamiento sobre las costas de dicho recurso extraordinario.

En lugar de la sentencia casada desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Corporación Habanos, SA contra lasentencia dictada, el dieciocho de julio de dos mil cinco, por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria , de modo que la dejamos sin efecto y, en su lugar, estimamos, en parte, la demanda interpuesta por la repetida recurrente contra Dos Santos, SA y declaramos nula la marca española "Herencia Cubana ", concedida a la misma por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 2.429.163.

No formulamos pronunciamiento sobre las costas de las dos instancias.

Procede dirigir el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los fines de cancelación del registro y de publicación de la misma.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.