En una reciente sentencia (72/2010) de 4 de marzo, el Tribunal Supremo ha desestimado la existencia de litispendencia respecto un caso similar suscitado en Italia, por no satisfacerse los requisitos de conexidad e imposibilidad de conciliación entre los fallos.
La demanda original fue presentada en España contra una empresa italiana por infracción de derechos de marca españoles así como por la comisión de actos desleales. La controversia se suscitó por la introducción en España de productos identificados con la marca SORPRESA que de acuerdo al planteamiento de la demanda, infringían los derechos de la marca KINDER SORPRESA.
En contestación, la demandada planteó excepción por litispendencia (con efectos suspensivos del procedimiento español) dado que se había planteado con anterioridad contra la actora, una demanda de "no infracción" de los derechos de la marca italiana KINDER SORPRESA por la comercialización en Italia del mismo producto que en España pero con la denominación Supermario.
La litispendencia en el ámbito comunitario, viene dada por aplicación de los artículos 21 y 22 del Convenio de Bruselas que obligan al tribunal nacional que esté conociendo de una causa inhibirse a favor de otro estado miembro que en ese momento ya tramite un procedimiento similar. Los requisitos (interpretados por la Sentencia Tribunal de Justica Kalfelis de 27 de septiembre de 1988) para que la litispendencia concurra son dos: conexidad entre las causas, es decir, identidad de partes y objeto del procedimiento así como imposibilidad de que los fallos sean conciliables.
Así las cosas, el Tribunal Supremo en sede casacional, entendió que dichos requisitos no eran satisfechos ya que ni las partes eran las mismas (la demanda en Italia se suscitaba sólo contra una de las actoras en España), ni el uso de marca se refería a idénticas denominaciones (SORPRESA / Supermario) y además los títulos de marca supuestamente infringidos no eran los mismos aun cuando lo fueran para idéntica denominación (marcas españolas de un lado y marcas italianas de otro).
La acción procesal defensiva conocida como torpedo italiano o torpedo belga, se hizo famosa tiempo atrás como medida dilatoria ante demandas por infracción de derechos de propiedad industrial (especialmente patentes), dada la proverbial lentitud en la tramitación de los procedimientos por los tribunales de esos dos países.
Ante la amenaza de una acción por infracción y con el propósito de bloquear su presentación en cualquier estado miembro, el supuesto infractor solicitaba de un tribunal nacional la declaración de no violación de esos derechos. En términos jurídicos, una demanda de no violación produce los mismos efectos que una de infracción motivo por el cual, siempre que los requisitos de conexidad fueran satisfechos, el tribunal que conociese de la demanda posterior debería inhibirse a favor del anterior hasta la resolución del conflicto.
