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09/08/2020. 07:58:38

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Novedades en la normativa de marcas de la Unión Europea aplicables a partir de octubre

Abogado y socio de Demarks&Law

Se abre así la puerta al registro de marcas no convencionales. Se introduce también la posibilidad de registro de las denominadas marcas de certificación de la UE.

El Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, introduce una serie de cambios de interés que comenzarán su aplicación el próximo 1 de octubre de 2017.

Marca registrada

Uno de los más significativos es la eliminación del requisito de representación gráfica de los signos que se pretendan registrar, de tal modo que será suficiente con que se representen por medio de cualquier tecnología generalmente disponible y de modo que permita determinar el objeto de protección con claridad y precisión, autosuficiencia, facilidad de acceso, y de forma inteligible, duradera y objetiva.

La representación será lo que defina el objeto de protección, y podrá complementarse con indicaciones del tipo de marca de que se trate, y con una descripción que corresponda con dicha representación sin extender su ámbito.

Se abre así la puerta al registro de marcas no convencionales que hasta ahora no cabía plantearse (sonoras en archivos de audio, gustativas, táctiles, olfativas, multimedia o de movimiento en archivos de video…), y ello conllevará ciertas peculiaridades como el hecho de que una marca únicamente representable en formato electrónico que no pueda por tanto publicarse por medios convencionales, tendrá que ser publicada por referencia a un enlace al archivo electrónico disponible públicamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, del mismo modo que sucederá con los certificados de registro de dichas marcas.

Sin duda esto supondrá nuevos desafíos en lo que se refiere a vigilancia de publicaciones de este tipo de marcas, identificación de potenciales incompatibilidades con derechos prioritarios de terceros y confrontación con dichos derechos.

Otros de los cambios que se introducen afectan precisamente a las formalidades relativas al derecho de prioridad, pues hasta ahora dicha prioridad -basada en una solicitud de marca presentada en los seis meses precedentes en Estados que sean parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio- podía reivindicarse después de presentada la solicitud europea. Pero a partir de octubre deberá reivindicarse simultáneamente con la solicitud, y la documentación que la justifique habrá de aportarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de solicitud. En todo caso, dicha prioridad ya no será examinada sustantivamente por la Oficina Europea y será anotada como una mera reivindicación del solicitante hasta tanto su pertinencia no se ponga en cuestión o necesite hacerse valer.

Distintividad adquirida

Los solicitantes conforme a la nueva regulación podrán invocar la denominada distintividad adquirida por el signo a registrar, de forma subsidiaria, ya sea en el momento de presentar la solicitud o posteriormente durante el procedimiento de registro, lo que tiene la ventaja para el solicitante de que si la marca solicitada se estimase suficientemente distintiva originariamente, se evitará tener que acreditar la distintividad adquirida y los costes de inversión temporal y económica que ello conlleva.

Se introduce también la posibilidad de registro de las denominadas marcas de certificación de la UE, que podrán ser titularidad tanto de instituciones públicas como entidades privadas, y permitirán distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, su calidad, precisión u otras características -con excepción de la procedencia geográfica-, frente a los productos y servicios que no posean esa certificación.

Para ello el solicitante deberá presentar un reglamento de uso de dicha marca de certificación, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación, que indique las personas autorizadas a utilizar la marca, las características que debe certificar la marca, el procedimiento de comprobación de esas características y de supervisión del uso de la marca por parte del organismo de certificación, las condiciones de uso y las sanciones.

Pruebas anexas

También se incorpora una mención a las formalidades en la estructura y formato de las pruebas anexas a escritos dirigidos a la Oficina, que deberán estar claramente identificados y referenciados, si bien la eventual omisión de cualquiera de estos requisitos se contempla como subsanable.

Y se actualiza y modifica también el catálogo de medios de comunicación aceptados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de tal modo que los considerados más obsoletos como entrega en mano y depósito en buzón en la Oficina se eliminan, y el concepto de "medios electrónicos" se amplía para cubrir faxes y potencialmente otros medios que se determinarán más adelante, y la mención expresa a la mensajería se incorpora junto con las comunicaciones postales.

Estos son solamente algunos de los cambios adoptados que experimentaremos a partir del mes de octubre, y cuya diferente trascendencia práctica podremos evaluar conforme avance en el tiempo su aplicación.

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