STS (Sala 1ª), de 22 diciembre 2008 (RJ 2009, 1871) Propiedad industrial; Marcas
El TS declara la caducidad de la marca «Bio» por su vulgarización al convertirse por su uso intenso en la designación del producto elaborado con arreglo a determinadas características, a lo que contribuyó la titular de la marca con la utilización publicitaria y comercial de la marca «Bio» conjuntamente con la marca «Danone».
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Supuesto de hecho
Se cuestiona en casación la utilización de las denominaciones «Nestlé Biocalcio» y «Nestlé Sveltesse Biocalcio» por la empresa demandante que se refieren a yogures fermentados con bífidus activo amparados en la marca «Bio» de la que es titular la demandada. En la segunda instancia se declaró la caducidad de la marca y el TS ratifica el criterio. -
Criterio o ratio
decidendi
Se declara la caducidad de la marca «Bio» por su vulgarización al haber pasado a ser designación usual del producto en relación con el cual la marca había sido registrada, a lo que contribuyó la titular de la marca con la utilización publicitaria y comercial de la marca «Bio» conjuntamente con la marca «Danone» como denominación apta para designar este tipo de yogur, y sin que el ejercicio del «ius prohibendi» inherente a la titularidad de la marca neutralice la vulgarización.
También se ratifica la estimación de la acción de declaración negativa de infracción de la marca por ausencia de riesgo de confusión de la marca «Bio» con los signos «Nestlé Biocalcio» y «Nestlé Sveltesse Biocalcio», y se declara que no puede fundarse la vulneración del derecho del titular de la marca registrada en un aprovechamiento de la reputación de la marca cuando no existe la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los productos a los que se refiere. -
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Cita resoluciones:
- STS 14-04-2005 (RJ 2005, 3139)
- STS 17-11-2005 (RJ 2005, 7434)
- STS 28-06-2006 (RJ 2006, 4536)
- STS 31-10-2006 (RJ 2006, 9355)
- STS 18-12-2007 (RJ 2007, 175)
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Aplica normas:
- Ley 32/1988, de 10-11-1988, de Marcas (RCL 1988, 2267), arts. 13 c), 31.1 y 53 b).
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Cita resoluciones:
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