Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 octubre 2008

En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil ocho.

En el recurso de casación nº 3149/2006, interpuesto por DonGerardo, representado por el ProcuradorDon Ramón Rodríguez Nogueira, y asistido de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de noviembre de 2005, recaída en el recurso nº2356/2002, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.273.962 "GANADERÍA MARQUÉS DE DOMECQ"; habiendocomparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado delEstado, y las Entidades CAPA, S.A y MARTELILLA ALTA, S.L., representadas por la Procuradora Doña Almudena GalánGonzález, y asistidas de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por DonGerardo, contra las resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de agosto de 2002, quedesestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de junio de 2001, que concedió la inscripción de la marca nº2.273.962 "GANADERÍA MARQUÉS DE DOMECQ", para productos de la clase 31ª del Nomenclátor.

SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, elcual fue tenido por preparado en providencia de laSala de instancia de fecha 9 de marzo de 2006, al tiempo que ordenó remitirlas actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, el recurrente (DonGerardo) compareció en tiempo y forma anteesteTribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de junio de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cualexpuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en elnº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas delordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de losarts. 13 b) de la Ley de Marcas de 1988, que traspone elart. 4.4.d) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, y de la jurisprudenciainterpretativa de dichos preceptos.

2) Al amparo de lo preceptuado en elnº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción delart. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la PropiaImagen, y de la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del mismo por la que case y anule la sentencia recurrida, por haberinfringido las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable al objeto del debate en ella planteado, y, entrando alfondo del asunto, estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente.

CUARTO.- Por providencia de laSala, de fecha 22 de mayo de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso decasación, ordenándose por otra de 21 de junio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partescomparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, CAPA, S.A. y MARTELILLA ALTA, S.L.), a fin deque en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 16 dejulio de 2007, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso,con expresa imposición de costas al recurrente. Por las Entidades CAPA, S.A. y MARTELILLA ALTA, S.L., mediante escrito defecha 11 de septiembre de 2007, manifiesta se dicte sentencia desestimando el recurso, manteniendo la de instancia, conexpresa imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO.- Por providencia de fecha 17 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 8de octubre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como consecuencia de la autorización otorgada por el entonces Marqués deDIRECCION000, DonJose Augusto, se posibilitó el registro de la marca nº 848.798 "Ganaderías Marqués de Domecq" para la clase 31,"ganaderías", marca que estuvo registrada desde 1978 a 1999, año en que fue caducada por falta de renovación. Los mismostitulares de la anterior marca solicitaron el 26 de noviembre de 1999 la inscripción de la marca nº 2.273.962, con la mismadenominación y para la misma clase y producto, siendo otorgada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pese a laoposición del actual propietario del titulo nobiliario "Marqués deDIRECCION000", DonGerardo.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimócon base en los siguientes fundamentos:

<<"La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso jurisdiccional no es otra que la de determinar si el registro de lamarca concedida infringe la prohibición relativa contenida en elartículo 13 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.

Dispone elartículo 13 b) de la Ley de Marcasque no podrán registrarse como marcas "b) el nombre civil o la imagen queidentifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medioque para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, amenos que medie la debida autorización".

En este orden de consideraciones, la doctrina mayoritaria entiende que en elartículo 13.b) de la Ley de Marcas se contemplan doshipótesis diferentes de pretensión de marca, una la que se refiere al nombre civil o la imagen de un tercero, y otra, la atañesolamente a su nombre propio, apellido, seudónimo o cualquier medio distinto del nombre civil o la imagen; sólo en el primero delos casos se exige siempre la autorización del afectado, en el segundo tan sólo se requería cuando a través de tales signosdiferenciadores la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. Esto es, su proteccióndeviene tanto más relajada cuanto menor es su capacidad individualizadora.

Tal criterio ha sido acogido por la jurisprudencia, la cual ha afirmado, que "a tal precepto -con referencia alart. 124.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial, de análogo contenido al actualart. 13.b de la Ley de Marcas- no puede dársele lainterpretación amplia que le dan la Sala de instancia y el Registro de la Propiedad Industrial; no la utilización de cualquierapellido está sometida a la exigencia de autorización, sino la de aquél apellido específico y notorio que por su singularidad aludaen el sentir social a una persona o personas determinadas"-STS 29 enero 1993 (RJ 19931098), y en igual sentido la de 26 de junio (RJ 19914628).

En conclusión, el uso de signos distintivos de un tercero tan sólo puede entender comprendido en las prohibiciones queestamos examinando, cuando son de tal proximidad a él que su identificación es automática e indudable.

Avanzando en la línea de razonamiento emprendida, ha de discernirse cuál sea la capacidad identificadora de un títulonobiliario.

En este sentido ha de señalarse que la jurisprudencia ha expresado la doctrina de la relatividad de la posesión del título, "eltítulo debe ser tenido como uno de aquellos signos distintivos que sólo en aquellos supuestos en que es generalmenteidentificado con la persona de quien lo ostenta, merece la protección propia de la identidad personal, pues en los demás casosel título por sí sólo, dada su permanencia en el tiempo, su posible vacancia o caducidad y su sometimiento a un orden sucesoriono alcanza el necesario poder individualizador"-Sentencia Audiencia Provincial Zaragoza, de 15 mayo 1995-.

En materia de marcas, se otorga igual tutela legal al titulo nobiliario que al nombre propio-Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 1997 (RTC 1997126) ysentencia de 9 de julio de 2004 (RJ 20045353) del Tribunal Supremo-.

De ninguna forma cabría considerar que la incorporación del título nobiliario a una marca denominativa, supone la utilización deuna imagen que identifique a persona distinta del solicitante de la marca. Desde luego, con arreglo a las circunstanciasconcurrentes, no procede estimar que la "generalidad del público" pueda identificar a una persona distinta del solicitante, enrelación al signo marcario concedido.

De todo lo cual se deduce que no estamos en presencia de la prohibición establecida en el precepto antes citado y, enconsecuencia, procede la desestimación del recurso que nos ocupa, debiendo declarar conforme a derecho las resolucionesrecurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas">>.

Contra esta sentencia se ha interpuesto casación por DonGerardocon base en los motivos que puedensintetizarse así:

a) infracción delartículo 13 b) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y elartículo 4.4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, al concederse la marca sin mediar la autorización del propietario de titulo nobiliario"Marqués deDIRECCION000", que a estos efectos es equiparable al nombre civil, y lesión del principio de no ir contra los actos propiosal haber la OEPM exigido para la concesión de la marca anterior 848.798 la autorización del entonces propietario del títulonobiliario, y en el actual expediente haber requerido a los solicitantes que acreditaran que eran sucesores del anterior titular queconcedió la autorización. Señala que la anterior autorización dada por el entonces propietario del título nobiliario no ofreceamparo alguno al registro de la nueva marca, que no es sucesora de la anterior, que había caducado. Tampoco puede hablarsede patrimonialización del nombre por los solicitantes, pues laLey Orgánica 1/1982 concede en su artículo 2.3el derecho a larevocación, en cualquier momento, de la anterior autorización del uso del título, que no puede adquirirse por prescripciónadquisitiva o usucapión, al ser derechos personalísimos.

b) Infracción delartículo 2.2 de dicha Ley Orgánica 1/1982, ya que la utilización de un título nobiliario titularidad de un tercerosin su consentimiento, supone una intromisión ilegítima en su derecho al honor, sin que pueda registrarse una marca con esenombre sin autorización, pues ello impediría que el titular pueda inscribir su propio título como marca

SEGUNDO.- Elartículo 13 b) de la Ley de Marcasprohibe el registro como marcas de "El nombre civil o la imagen queidentifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medioque para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

Como consecuencia de este precepto, la exigencia de autorización para la inscripción de la marca que se base de formaesencial en un título nobiliario actualmente existente, requiere la autorización del propietario de este título, pues no hay duda deque se encuentran incluidos en la dicción literal del precepto cuando se refiere a "otro medio" de identificación frente al público.

La inmediata consecuencia es que la inscripción recurrida no debió concederse ante la oposición del propietario del titulonobiliario, sin que frente a esta conclusión pueda oponerse que la marca solicitada se había usado como notoria, y así eraconocida por los usuarios del sector, porque la configuración de una marca notoria requiere, como cualquier otra marca, quecumpla los mínimos requisitos legales para su uso como tal marca, y desde luego, el necesario consentimiento del propietariodel título nobiliario es un requisito que debe cumplirse para que un signo pueda usarse como distintivo de determinadosproductos o servicios. Es cierto que elartículo 3.1legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para suinscripción en el Registro, pero hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales.Tampoco cabe apoyarse en que anteriormente se había ostentado la titularidad de la misma marca para los mismos productos,porque esa marca fue concedida con autorización del anterior propietario del título nobiliario, de tal forma que caducada la marcadejará de producir efectos jurídicos, conforme así lo dispone elartículo 55.1 de la Ley de Marcas, y, en consecuencia, cuando sequiera solicitar una nueva marca con la misma denominación debe cumplirse, ex novo, los requisitos legales, entre los que seencuentra el del consentimiento del propietario del titulo nobiliario, cuya falta determinará inexcusablemente la denegación de lasolicitud.

Es cierto que con arreglo a laSTC 27/1982, el titulo nobiliario sólo es un "nomen iuris" que se agota en su existencia, sinembargo, en tanto en cuanto pueda incluirse como un obstáculo para el ejercicio por otro de un derecho, su eficacia opositora nopuede negársela, como tampoco se niega por la Ley al seudónimo o a cualquier otro medio de identificación.

Debe en consecuencia estimarse el recurso de casación y por las mismas razones el recurso contencioso-administrativo,declarando nulo por contrario a Derecho el acto recurrido.

TERCERO.- Atendiendo a lo dispuesto en elartículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede hacer una especial imposición de lascostas causadas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3149/2006, interpuesto por DonGerardo, contra lasentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de noviembre de 2005, debemos revocar dichasentencia, y declaramos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 2356/2002, promovido por DonGerardo, declarandola nulidad de las resoluciones recurridas por no ser conformes a Derecho; sin expresa condena encostas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en lapublicación oficial dejurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamentejuzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCARGONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.