Sentencia núm. Tribunal General de la Unión Europea Luxemburgo () 18-11-2015

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 18 de noviembre de 2015

Lengua de procedimiento: inglés.

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa HALAL MALAYSIA — Marca figurativa anterior no registrada HALAL MALAYSIA — Motivo relativo de denegación — Inexistencia de derechos al signo anterior adquiridos conforme al Derecho del Estado miembro antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Utilización de la marca anterior como signo de garantía — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — Inexistencia de ”goodwill”»

En el asunto T-508/13,

Government of Malaysia, representado inicialmente por los Sres. R. Volterra, Solicitor, R. Miller, Barrister, y V. von Bomhard y T. Heitmann, abogados, posteriormente los Sres. Volterra, Miller y von Bomhard,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. P. Bullock y N. Bambara, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Paola Vergamini, con domicilio en Castelnuovo di Garfagnana (Italia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI du 27 de junio de 2013 (asunto R 326/2012-1), dictada en un procedimiento de oposición entre Government of Malaysia y la Sra. Paola Vergamini,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek, Presidente, y la Sra. I. Labucka (Ponente) y el Sr. V. Kreuschitz, Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de septiembre de 2013;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de diciembre de 2013;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de abril de 2014;

celebrada la vista el 6 de febrero de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia

El 25 de mayo de 2010, la Sra. Paola Vergamini, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (LCEur 2009, 378) , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

Figura 1

Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (RCL 1979, 747) , en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

– clase 5 : «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas»;

– clase 18 : «Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería»;

– clase 25 : «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería»;

– clase 29 : «Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles»;

– clase 30 : «Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo»;

– clase 31 : «Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta»;

– clase 32 : «Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas»;

– clase 43 : «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».

La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 127/2010, de 13 de julio de 2010.

El 13 de octubre de 2010, el demandante, Government of Malaysia, formuló oposición al registro de la marca solicitada en su totalidad, en virtud del artículo 41 del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) .

Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) .

La oposición se basaba en el signo figurativo reproducido más adelante, que, a los efectos del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , es, según el demandante, notoriamente conocido, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), del mismo Reglamento puesto en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, según su revisión y enmienda, y que, a los efectos del artículo 8, apartado 4, de ese Reglamento, es una marca no registrada en el Reino Unido de la que el demandante reivindica el uso para una gama de productos y servicios, entre ellos los alimentos:

Figura 2

El 16 de diciembre de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad. En primer término, estimó que no se había probado la notoriedad del signo anterior, a la que se refiere el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en ningún Estado miembro de la Unión Europea. En segundo lugar, atendiendo a los criterios de aplicación del artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, estimó que las pruebas presentadas por el demandante no eran suficientes para concluir que, en la fecha de presentación de la marca solicitada, la marca no registrada del demandante hubiera adquirido el «goodwill» (fuerza de atracción de la clientela) necesario en el Reino Unido.

El 14 de febrero de 2012, el demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

Por resolución de 27 de junio de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

En cuanto al motivo de oposición previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , la Sala de Recurso apreció ante todo que no se había demostrado que el acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido pueda afectar a los signos utilizados como signos de garantía. No obstante, indicó que, considerando la forma llamada «extensiva» de la acción de usurpación de denominación, reconocida por la jurisprudencia nacional, y que admite que varios operadores dispongan de derechos sobre un signo que tenga reputación en el mercado, cabía ejercer una acción contra ese acto ilícito cuando afectara al «goodwill» adquirido por un signo utilizado como signo de garantía. En segundo término, dadas las circunstancias del asunto, estimó que los medios de prueba aportados por el demandante eran insuficientes para poder concluir sin riesgo de error que las actividades de comercialización habían generado el «goodwill» exigible ante el público pertinente. Finalmente, concluyó que, en defecto de prueba de ese «goodwill», que es uno de los presupuestos acumulativos de ese acto ilícito, la oposición sustentada en esa disposición no podía ser acogida.

En lo concerniente a los motivos de oposición previstos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , la Sala de Recurso apreció en sustancia que el demandante no había acreditado la notoriedad del signo anterior en la Unión, y más en particular que ninguno de los medios de prueba presentados demostraba de forma suficiente que el público pertinente reconocía ese signo al tiempo oportuno, el 25 de mayo de 2010.

El demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la OAMI.

La OAMI solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas al demandante.

En el escrito de réplica el demandante alega que los nuevos argumentos expuestos por la OAMI en el escrito de contestación son inadmisibles a la luz del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991 (LCEur 1991, 535) y de la jurisprudencia. Se refiere en particular a las siguientes afirmaciones:

– el uso del signo anterior no se ajusta a las exigencias del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) ;

– el «goodwill» requerido por el Derecho del Reino Unido, al que perjudica el acto ilícito de usurpación de denominación, sólo puede existir si constituye un bien de la empresa, mientras que en el presente caso pertenece a los importadores, los distribuidores y los minoristas;

– la jurisprudencia de 1984 previó un volumen mínimo de ventas para generar el «goodwill» exigido por el Derecho del Reino Unido como fundamento de la acción por usurpación de denominación.

Debe recordarse al respecto que el objeto del recurso ante el Tribunal es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, como prevé el artículo 65 del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) . Además, el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 (LCEur 1991, 535) dispone que los escritos de las partes no pueden modificar el objeto de la controversia planteada ante la Sala de Recurso.

En este asunto, en la resolución impugnada la Sala de Recurso se limitó a apreciar que el signo anterior no había adquirido el «goodwill» exigido por el Derecho del Reino Unido como fundamento de la acción por usurpación de denominación antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, y no examinó las otras condiciones previstas por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) . Toda vez que la Sala de Recurso no examinó en el fondo la cuestión de si el signo anterior se había usado en el tráfico económico con un alcance que no fuera solamente local, no corresponde al Tribunal examinarla por primera vez en ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada [véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2011, Völkl/OAMI — Marker Völkl (VÖLKL) (TJCE 2011, 406) , T-504/09, Rec, EU:T:2011:739, apartado 63 y la jurisprudencia citada]. Por tanto, este argumento es inadmisible.

Es preciso observar que los otros argumentos de la OAMI, acerca de los requisitos de la acción por usurpación de denominación en el Reino Unido, se proponen completar las cuestiones examinadas por la Sala de Recurso, y por ello deben declararse admisibles.

En apoyo de su recurso el demandante aduce un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, que se articula en dos partes.

En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , el titular de un signo puede oponerse al registro de una marca comunitaria si ese signo cumple cuatro requisitos: el signo debe utilizarse en el tráfico económico; debe tener un alcance no únicamente local; el derecho a tal signo debe haberse adquirido de conformidad con el Derecho del Estado miembro en el que se hubiera utilizado antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca comunitaria; por último, ese signo debe atribuir a su titular la facultad de prohibir la utilización de una marca más reciente. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para oponerse al registro de una marca comunitaria válido en el conjunto del territorio de la Unión, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 [véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2009 (TJCE 2009, 64) , Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, Rec, EU:T:2009:77, apartado 32]. Estos requisitos tienen carácter acumulativo, por lo que cuando un signo no cumple uno de estos requisitos la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico, como prevé el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, no puede prosperar [ sentencia de 30 de junio de 2009 (TJCE 2009, 199) , Danjaq/OAMI — Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Rec, EU:T:2009:226, apartado 35].

Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso del signo anterior y a su alcance no únicamente local, resultan del propio texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión. Así pues, el Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance, que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento ( sentencia GENERAL OPTICA [TJCE 2009, 64] , citada en el apartado 20 supra, EU:T:2009:77, apartado 33).

En cambio, resulta de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , son condiciones exigidas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que regula el signo invocado. Esta remisión al Derecho que regula el signo invocado está plenamente justificada ya que el Reglamento nº 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen en contra de la marca comunitaria signos ajenos al sistema de la marca comunitaria. Por tanto, sólo el Derecho del Estado miembro que regula el signo invocado permite determinar si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior ( sentencia GENERAL OPTICA [TJCE 2009, 64] , citada en el apartado 20 supra, EU:T:2009:77, apartado 34).

El oponente debe demostrar que el signo considerado entra en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca más reciente [véase, por analogía, la sentencia de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, EU:T:2007:167, apartado 74].

Esta primera parte comprende tres alegaciones.

En su primera alegación, según la cual la Sala de Recurso interpretó y aplicó erróneamente los elementos constitutivos del acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido, al no apreciar que la forma «clásica» de ese acto ilícito puede ser lesiva para la marca anterior, el demandante mantiene que la Sala de Recurso no reconoció que se había acreditado que ese acto ilícito puede afectar a los signos que operan como signos de garantía, y que había examinado la oposición suponiéndola fundada en ese mismo acto ilícito en su forma «extensiva», lo que influyó negativamente en la apreciación de los hechos y de las pruebas del presente asunto.

Además, el demandante precisa que, en la forma «clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido, la reputación y el «goodwill» de la marca considerada pertenecen exclusivamente al demandante. En cambio, en la forma «extensiva» de ese acto ilícito la reputación y el «goodwill» de la marca considerada no pertenecen exclusivamente a un solo demandante, sino que los comparten varios operadores independientes de un sector, cada uno de los cuales está legitimado para ejercer plenamente sus derechos contra terceros.

El demandante añade que la oposición se basaba en la forma «clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido, ya que concurrían los tres elementos constitutivos del acto ilícito en esa forma, que son el «goodwill» adquirido, la presentación engañosa y el perjuicio causado al «goodwill». Además, no cabe duda de que ese acto ilícito puede afectar a los signos de garantía.

La OAMI rebate esta argumentación.

Es preciso observar previamente que el demandante manifestó en la vista que, entre tanto, había registrado y comunicado su signo de garantía en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En ese sentido se ha de señalar que, puesto que la OAMI no puede tomar en consideración hechos que las partes no hayan alegado ante ella, la validez de sus decisiones no se puede impugnar con apoyo en esos hechos. Por tanto, el Tribunal tampoco puede tener en cuenta las pruebas cuyo objeto sea demostrar tales hechos ( sentencia de 18 de julio de 2006 [TJCE 2006, 214] Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec, EU:C:2006:494, apartado 52). Hay que observar además que, según la redacción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, este artículo sólo puede aplicarse mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

En el presente asunto el Derecho del Estado miembro aplicable a la marca anterior es la Trade Marks Act, 1994 (Ley de marcas del Reino Unido de 1994), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone:

«No podrá registrarse una marca si, o en la medida en que, su uso en el Reino Unido pueda ser impedido:a) en virtud de toda norma jurídica [en especial, en virtud del Derecho relativo a la usurpación de denominación (law of passing off)] que proteja una marca no registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico […]»

Del artículo 5, apartado 4, de la Trade Marks Act 1994, según lo interpretan los tribunales nacionales, se deduce que el demandante debe probar, conforme al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, que concurren tres requisitos, a saber, el «goodwill» adquirido, la presentación engañosa y el perjuicio causado al «goodwill» [ sentencia de 18 de enero de 2012 (TJCE 2012, 2) , Tilda Riceland Private/OAMI — Siam Grains (BASmALI), T-304/09, Rec, EU:T:2012:13, apartado 19].

Por tanto, en este asunto se ha de examinar en primer lugar si el signo anterior, calificado como un signo de garantía por el demandante, que distingue los productos certificados de los que no lo están, puede sustentar una acción por usurpación de denominación en el Reino Unido. Según la Sala de Recurso, el demandante no ha demostrado que el acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido puede perjudicar a los signos utilizados como signos de garantía, como le incumbía.

En ese sentido el Tribunal ya ha apreciado que resulta de la jurisprudencia nacional que un signo que sirve para designar bienes y servicios puede haber adquirido una reputación en el mercado, a efectos del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación [ sentencias de 11 de junio de 2009 (TJCE 2009, 180) , Last Minute Network/OAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 y T-115/07, Rec, EU:T:2009:196, apartado 84, y BASmALI (TJCE 2012, 2) , citada en el apartado 32 supra, EU:T:2012:13, apartado 28].

Además, ya se ha juzgado que la jurisprudencia nacional mencionada en el anterior apartado establece que un signo que sirve para designar bienes o servicios puede haber adquirido una reputación en el mercado, a efectos del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación, incluso si es utilizado por varios operadores. De ello se deduce que esos operadores pueden ser titulares de derechos sobre un signo que haya adquirido una reputación en el mercado, según una forma «extensiva» de esa acción, reconocida por la jurisprudencia nacional ( sentencia BASmALI [TJCE 2012, 2] , citada en el apartado 32 supra, EU:T:2012:13, apartado 28).

Por tanto, se debe considerar que, en cuanto sirva para designar los bienes o servicios que certifica, como signo de garantía, el signo anterior puede haber adquirido el «goodwill» exigido por el Derecho del Reino Unido en relación con acto ilícito de usurpación de denominación.

Siendo así, surge además la cuestión de si el demandante, en su condición de administrador de un sistema de certificación, ha de ser el titular único del «goodwill» ligado a la comercialización de los productos y servicios portadores del signo de garantía referido.

El Tribunal considera que la acción por usurpación de denominación también puede proteger a los organismos públicos si sus actividades pueden generar un «goodwill». En efecto, si esos organismos usan un signo específico que les pertenece en exclusiva pueden invocar el «goodwill» ligado a la comercialización de los productos y servicios portadores de ese signo. De igual forma, si esos organismos públicos comparten el uso de un signo cualquiera con otros operadores, tanto esos organismos como los operadores interesados podrán invocar el «goodwill». En cualquier caso, en este supuesto se ha podido generar un «goodwill».

Cuando varios operadores utilicen un signo anterior la titularidad del «goodwill» debe apreciarse a la luz de las circunstancias de asunto. En consecuencia, para determinar si el demandante es el único titular del «goodwill», es preciso apreciar la fuerza de atracción de la clientela del signo de garantía.

En ese sentido se debe observar que el demandante ha explicado con detalle el funcionamiento de su sistema de certificación de la conformidad de los productos considerados con la charía, su función de examinar los procedimientos de fabricación seguidos por las partes deseosas de ser autorizadas como usuarios de su marca y su función de vigilancia del uso que hacen de ella para asegurarse de que se respeten las normas de calidad de su sistema. Según el demandante, esas explicaciones deben llevar a estimar que la autorización que concede a los usuarios de su marca y de su sistema de certificación corresponde jurídicamente a una licencia de utilización. Mantiene que esos usuarios no eran más que licenciatarios, y no adquirían derecho de propiedad sobre la marca ni derechos sobre la reputación o el «goodwill» ligados a ella. En la vista el demandante insistió en la inexistencia de titularidad compartida del «goodwill» y del renombre de la marca.

Así pues, el demandante afirma que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al apreciar que el propio demandante y los usuarios autorizados compartían el «goodwill» de la marca anterior, y que la oposición debió sustentarse en la forma «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación. Al apreciarlo así, la Sala de Recurso erró en la identificación de la actividad real a la que está vinculado el «goodwill».

A la vista del sistema de certificación por el demandante de la conformidad de los productos con la charía, de su función de examinar los procedimientos de fabricación seguidos por los terceros deseosos de ser autorizados como usuarios de su signo de garantía y de su función de vigilancia del uso de éste por esos usuarios autorizados para asegurarse de que se respeten las normas de calidad que ha establecido, el Tribunal estima que debe considerarse que el demandante es propietario del «goodwill».

En efecto, los consumidores de los productos y los usuarios de los servicios, al advertir el signo de garantía atribuido por el demandante, tienen conocimiento de su conformidad con el régimen halal según el sistema de control garantizado en Malasia. Por otro lado, el signo de garantía es apto para señalar un rasgo público, de procedencia gubernamental, que informa de ello a los consumidores, lo que refuerza la titularidad exclusiva del demandante sobre el signo, y no una titularidad compartida con otros operadores, ni siquiera los autorizados para usarlo.

Sin embargo, del punto 41 de la resolución impugnada, y de la apreciación de la Sala de Recurso, resulta que no se ha demostrado la existencia del «goodwill» requerido por el Derecho del Reino Unido en relación con el acto ilícito de usurpación de denominación, tanto en su forma «extensiva» como en su forma «clásica».

Conviene señalar además que la Sala de Recurso no puso en duda la existencia del sistema de certificación halal invocado por el demandante.

En efecto, la Sala de Recurso insistió en el hecho de que ninguna prueba, por sí sola o en conjunción con otras, permitía deducir conclusiones seguras y directas sobre la percepción alegada del signo de garantía del demandante por el consumidor en el Reino Unido, y por consiguiente sobre la adquisición del «goodwill» necesario ante el público pertinente que compraba el producto certificado final.

En cambio, el demandante ha puesto de relieve que la OAMI había reconocido que las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso confirmaban un uso real del signo, lo que acredita la existencia de cierto «goodwill».

Es preciso observar en ese sentido que el uso real de un signo, como constató la Sala de Recurso en el punto 41 de la resolución impugnada, no acredita necesariamente la existencia de un «goodwill», es decir, que el uso real de un signo específico no significa necesariamente que éste alcance a ejercer una fuerza de atracción tal en los clientes que éstos decidan su elección en función de la buena reputación que pudiera haber adquirido el demandante. Por tanto, con independencia de la forma «clásica » o «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación en este asunto, el demandante no ha demostrado la existencia del «goodwill», es decir, de la fuerza de atracción de la clientela, de su signo de garantía.

En efecto, ninguna de las pruebas aportadas por el demandante acredita que el consumidor conociera realmente el signo de garantía del demandante hasta el punto de valorarlo por encima de los otros signos inscritos en los productos que llevaban ese signo de garantía.

De ello se sigue que el demandante no ha demostrado un «goodwill» cualquiera del signo de garantía, que constituye uno de los presupuestos acumulativos del acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido. Por tanto, un posible error cometido por la Sala de Recurso, que consistiera en la apreciación de la forma «extensiva» de ese acto ilícito en lugar de la «clásica», no puede dar lugar en caso alguno a la anulación de la resolución impugnada.

Por consiguiente, se ha de desestimar la primera alegación.

En su segunda alegación el demandante afirma que la Sala de Recurso exigió indebidamente un «goodwill» mínimo «requerido» o «necesario» para que concurra el primer elemento del acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido.

En lo concerniente a la apreciación de la existencia del «goodwill» de la marca anterior no registrada y de su suficiencia, el demandante pone de relieve que corresponde al juez apreciar su amplitud. Si ésta se considerase limitada, podría ser más difícil para el demandante en la acción por usurpación de denominación aportar la prueba de que concurren los otros requisitos del acto ilícito de usurpación.

El demandante mantiene en sustancia que la Sala de Recurso habría debido apreciar la amplitud de la reputación y del «goodwill» de la marca anterior no registrada para verificar si concurría el primer elemento constitutivo del acto ilícito de usurpación de denominación, y seguidamente habría debido apreciar si se cumplían los otros requisitos del acto ilícito de usurpación de denominación en el Reino Unido.

La OAMI rebate esta argumentación.

Acerca de la exigencia de un umbral mínimo de «goodwill», se ha de observar que los tribunales del Reino Unido son muy reticentes a considerar que una empresa pueda tener clientes, pero no un «goodwill» [ sentencia de 9 de diciembre de 2010 (TJCE 2010, 383) , Tresplain Investments/OAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Rec, EU:T:2010:505, apartados 110 a 115].

También se debe apreciar, en contra de lo alegado por el demandante, que la Sala de Recurso no exigió un umbral mínimo de «goodwill» de su signo de garantía, al afirmar que la distribución de los productos que llevaban ese signo de garantía era limitada y no apropiada, con independencia de un umbral mínimo.

En efecto, la Sala de Recurso consideró ante todo el hecho de que las pruebas presentadas no permitían concluir sin riesgo de error que las actividades de comercialización del demandante hubieran generado el «goodwill» requerido ante el público pertinente. Además, hay que estimar que, cuando esa Sala hizo referencia en el punto 37 de la resolución impugnada a un cierto grado de «goodwill», a saber, «un ”goodwill” suficiente», únicamente quiso referirse a la necesidad de la existencia del «goodwill» del signo del demandante ante sus clientes para que la acción por usurpación de denominación prosperase.

También hay que observar que la OAMI manifestó en la vista que no consideraba pertinente la regla de minimis, siguiendo así el mismo razonamiento que la Sala de Recurso, que se expresó en el punto 33 de la resolución impugnada con los términos «con independencia de un posible umbral de minimis». Por tanto, la Sala de Recurso apreció únicamente que la amplitud demostrada del «goodwill» era más bien limitada e inapropiada, con independencia de un posible umbral mínimo, para permitir concluir sin riesgo de error, en las circunstancias de este asunto, que las actividades de comercialización hubieran generado el «goodwill» exigible ante el público pertinente.

De cuanto precede resulta, en contra de lo alegado por el demandante, que la Sala de Recurso no le exigió en modo alguno la demostración de un umbral mínimo de «goodwill» de su signo de garantía. En efecto, la Sala de Recurso exigió únicamente la prueba de la existencia del «goodwill» como primer presupuesto del acto ilícito de usurpación de denominación, ya que según los tribunales del Reino Unido la falta de ese elemento haría innecesario el examen de los otros elementos de ese acto ilícito e implicaría la desestimación de la demanda en el procedimiento por usurpación de denominación [asunto Assos of Switzerland Roger Maier v Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)].

En consecuencia, se debe desestimar la segunda alegación.

En lo concerniente a la tercera alegación, sobre la supuesta definición errónea del público pertinente, el demandante manifiesta que, en relación con una acción por usurpación de denominación, es preciso considerar la reputación y el «goodwill» adquiridos ante todos sus clientes, tanto los profesionales como los consumidores finales. Ahora bien, la Sala de Recurso no tomó en consideración los clientes profesionales interesados, que en el presente asunto incluyen los minoristas, los mayoristas y los importadores establecidos en el Reino Unido, ya que adquirían los productos portadores de la marca anterior no registrada.

El demandante afirma que la promoción y la publicidad de su procedimiento de certificación y las compras de los productos por los minoristas y los mayoristas, al igual que las importaciones realizadas por empresas establecidas en el Reino Unido, prueban la existencia del «goodwill» de su signo de garantía.

La OAMI rebate esta argumentación.

Acerca del público pertinente, es preciso recordar que de la jurisprudencia de los tribunales del Reino Unido resulta que, en el caso del acto ilícito de usurpación de denominación, el carácter engañoso de la presentación de los productos y servicios del demandado mediante la acción de usurpación de denominación debe apreciarse respecto a los clientes del demandante ( sentencia LAST MINUTE TOUR [TJCE 2009, 180] , citada en el apartado 34 supra, EU:T:2009:196, apartado 60), es decir, en este litigio los clientes del propio demandante.

En efecto, el bien protegido por la acción por usurpación de denominación no tiene por objeto una palabra o un nombre cuyo uso por terceros esté restringido, sino la propia clientela en relación con la cual el uso controvertido causa un perjuicio, pues la reputación de una marca constituye el poder de atracción sobre la clientela y el criterio que permite distinguir entre una empresa ya establecida y una empresa nueva ( sentencia LAST MINUTE TOUR [TJCE 2009, 180] , citada en el apartado 34 supra, EU:T:2009:196, apartado 61).

En este asunto la Sala de Recurso se refirió en el punto 33 de la resolución impugnada a los «clientes del oponente que compran el producto certificado [como halal]». Se debe observar que la Sala de Recurso no afirmó en momento alguno que el público pertinente estuviera integrado únicamente por los consumidores finales. En efecto, hay que constatar que los agentes intermediarios, es decir, los minoristas, los mayoristas y los importadores, compraban los productos portadores del signo de garantía del demandante y constituían por tanto, en igual concepto que los consumidores finales, los «clientes del oponente», sin quedar excluidos del concepto de público pertinente.

Además, el Tribunal constata que la Sala de Recurso apreció los medios de prueba presentados por el demandante, a saber, una lista de los exportadores malayos y de los importadores europeos, las declaraciones en aduana de un cargamento, una factura comercial por éste, y facturas dirigidas a minoristas. De lo antes expuesto se sigue, en contra de lo argüido por el demandante, que la Sala de Recurso también tomó en consideración a los clientes profesionales.

En consecuencia, debe desestimarse la tercera alegación.

El demandante señala que, al apreciar los medios de prueba que éste había presentado, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la importancia que los consumidores profesionales y finales, sean o no musulmanes, atribuyen a su marca, ni el alcance de ésta en el Reino Unido, ni su actividad mundial e internacional.

Según el demandante, la Sala de Recurso, no atendió como hubiera debido al grupo de consumidores que son el objetivo principal de su marca y de su programa de certificación, esto es los consumidores musulmanes, y a causa de ello la resolución impugnada no consideró en ningún momento el «goodwill» de su signo de garantía antes esos consumidores, para quienes la naturaleza halal de un producto es el factor determinante y principal de la decisión de compra.

Además, la Sala de Recurso identificó numerosos anuncios publicitarios en un periódico, todos ellos anteriores a la fecha de la solicitud de marca comunitaria, la mayoría de los cuales se dirigía al mercado de la exportación malaya, y que fueron publicados y difundidos en el Reino Unido. Por tanto, los anuncios publicados en ese periódico generaron con seguridad alguna forma de reputación y de «goodwill» del referido signo de garantía ante el público pertinente y los operadores en el Reino Unido.

La OAMI rebate esta argumentación.

Hay que observar, como la Sala de Recurso apreció en el punto 29 de la resolución impugnada, que la existencia de un «goodwill» se demuestra en principio aportando la prueba de actividades comerciales y publicitarias, de cuentas de clientes, etc. La prueba de actividades comerciales reales que dan lugar a la adquisición de una reputación y la captación de una clientela es suficiente en general para acreditar un «goodwill».

En ese sentido, el Tribunal juzga oportuno examinar, en primer término, la forma en la que los profesionales y los consumidores finales, musulmanes y no musulmanes, perciben el signo de garantía del demandante. En segundo lugar, será preciso apreciar los medios de prueba, como publicaciones, acontecimientos, informaciones sobre su actividad internacional, tendentes a demostrar el alcance de la marca en el Reino Unido.

En primer lugar, acerca de la percepción por los consumidores musulmanes de un signo, cualquiera que sea, que identifica la conformidad de ciertos productos con la charía, hay que considerar que esa clase de signo puede atraer especialmente la atención de dichos consumidores. No obstante, éstos prestarán atención ante todo al producto como tal y a la marca distintiva que lo identifica, y sólo después se asegurarán de que el producto respeta el régimen halal, buscando el signo que lo acredita, sea la marca anterior no registrada o bien otro signo equivalente. Por esa razón, esos mismos consumidores advertirán el signo de garantía del demandante, pero ello después de percibir los otros signos que el producto o el servicio muestre.

Por tanto, al igual que la Sala de Recurso, debe apreciarse que los medios de prueba aportados por el demandante no demuestran que los consumidores musulmanes conocían el signo de garantía considerado y que éste pudo influir en sus decisiones de compra.

La OAMI alegó en la vista que el mercado halal en el Reino Unido representaba en 2010 un volumen de negocios muy elevado a causa de la presencia de una comunidad musulmana numerosa. No obstante, los productos malayos portadores del signo de garantía del demandante no son los únicos productos halal fabricados en el mundo ni tampoco los únicos de esa clase comercializados en el Reino Unido. Por esa razón, la prueba, en especial de un volumen de negocios, de que los consumidores musulmanes del Reino Unido conocían el signo de garantía específico del demandante y lo buscaban con atención en los productos halal que lo llevan, era indispensable para comprobar la existencia del «goodwill» de ese signo de garantía.

En cuanto a la percepción del signo de garantía del demandante por los consumidores no musulmanes, hay que poner de relieve que éste manifestó en la vista que, dado que el Reino Unido era una sociedad multicultural, toda la gente, incluidos esos consumidores, conocía muy bien el significado de la palabra «halal».

Según el demandante, su signo de garantía se entiende por los consumidores no musulmanes como un símbolo de calidad y no sólo como un símbolo de conformidad con la charía. Se refiere en ese sentido a eslóganes publicitarios en un periódico, como «The mark of Quality, Hygiene & Safety», «Peace of mind for non-Muslims too» y «Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust». En la vista puntualizó que ese periódico estaba disponible en todo el mundo en versión papel y en versión electrónica y que no sólo era accesible para los abonados, como la Sala de Recurso había afirmado erróneamente en el punto 38 de la resolución impugnada. Por tanto, esa Sala concluyó indebidamente que los consumidores que no seguían un régimen halal desconocían la marca anterior y que era por tanto más difícil acreditar su «goodwill». El demandante también hace referencia a numerosos artículos publicados en ese periódico y en varios sitios Internet. Indica finalmente haber participado en dos acontecimientos en el Reino Unido, en los que promovió su signo de garantía.

Conviene recordar en ese sentido que, según la jurisprudencia, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) no se refiere a la utilización «efectiva» del signo invocado en apoyo de la oposición, y nada en el texto del artículo 42, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento indica que la exigencia de la prueba del uso efectivo se aplique a dicho signo. No obstante, para poder oponerse al registro de un nuevo signo con fundamento en el artículo antes mencionado, el signo que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico ( sentencia de 29 de marzo de 2011 [TJCE 2011, 81] , Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, apartado 159).

En cuanto al momento en el que debe haberse adquirido el «goodwill», en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , la fecha pertinente es la de la presentación de la solicitud de marca comunitaria contra la que se formula la oposición ( sentencia Golden Elephant Brand [TJCE 2010, 383] , citada en el apartado 56 supra, EU:T:2010:505, apartado 99). Por tanto, la fecha pertinente es en este asunto el 25 de mayo de 2010. Pues bien, el Tribunal observa que varios medios de prueba aludidos por el demandante no se pueden tener en cuenta en relación con el período pertinente.

En cualquier caso, se debe apreciar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que el demandante no había aportado la prueba de un uso significativo del referido signo de garantía. En efecto, los medios de prueba presentados por el demandante no bastan para demostrar la fuerza de atracción en su clientela de su signo de garantía, ni por tanto el «goodwill» de éste. El demandante no aporta pruebas que permitan comprender la percepción por el público interesado de ese signo de garantía. Demuestra haber llevado a cabo la publicidad y la divulgación de su signo de garantía, pero no presenta datos relativos a su percepción por los consumidores musulmanes y no musulmanes.

En ese sentido es preciso destacar finalmente, al igual que la OAMI, que, de todas las organizaciones halal a las que se dirigió el demandante para confirmar su sensibilización hacia su signo de garantía, una sola había respondido, lo que es claramente insuficiente para demostrar el «goodwill» de ese signo de garantía.

En segundo término se ha de determinar si la Sala de Recurso apreció correctamente los medios de prueba encaminados a demostrar el alcance de la marca anterior no registrada en el Reino Unido.

El demandante ha expuesto los volúmenes de negocios efectivos del «Global Halal food market» (mercado mundial de la alimentación halal), en los años 2004, 2005 y 2009 y los previstos para el año 2010, referidos en particular a Francia y al Reino Unido.

Sin embargo, como pone de relieve la Sala de Recurso en el punto 34 de la resolución impugnada, esos volúmenes tienen un escaso valor probatorio, porque no permiten saber qué porcentaje de la venta de los productos obtuvieron los productos portadores del signo anterior durante el período pertinente. En efecto, el documento referido indica que «la mayoría de los productos» llevan la marca anterior, que el número de empresas certificadas como halal en Malasia «sigue creciendo cada año (…)» y que el potencial de esas empresas que exportan al mundo, en particular a Europa, es «enorme». A causa de su imprecisión no es posible por tanto tenerlo en cuenta, ya que, para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , el uso de un signo anterior no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones [véase en ese sentido la sentencia de 23 de octubre de 2013, Dimian/OAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T-581/11, EU:T:2013:553, apartado 29].

En segundo lugar, respecto a la lista de los exportadores malayos y de los importadores europeos el demandante mencionó tres entidades en el Reino Unido. También presentó una declaración de exportación de 1892 envases de alimentos emitida a favor de un importador, de fecha 10 de mayo de 2008. El signo de garantía aparece en 1 600 envases de un producto. Presentó además una factura comercial de fecha 5 de mayo de 2010 emitida a favor de otro importador, relativa a 14 diferentes productos, de los que uno llevaba el signo de garantía en 85 de sus envases.

Acerca de la factura comercial, de fecha 5 de mayo de 2010, emitida a favor de un importador, la Sala de Recurso estimó fundadamente en el punto 35 de la resolución impugnada que esa fecha suscita la cuestión de si los productos a los que hace referencia estaban a disposición de los consumidores del Reino Unido antes del período pertinente, es decir, antes de la fecha de la solicitud de marca comunitaria. En todo caso y aun teniendo en cuenta esa factura comercial, sólo se pueden tomar en consideración los 85 envases del producto en el que aparece el signo de garantía del demandante. Ahora bien, una cantidad de 85 envases es manifiestamente insuficiente para probar el conocimiento de ese signo de garantía por el público pertinente.

Así sucede también con los 1 600 envases de un producto importado por otra sociedad. En efecto, el demandante sólo ha probado la venta en el Reino Unido de un total de 1 685 productos cuyos envases llevaran su signo de garantía, durante los años 2008 y 2010, con falta de certeza sobre la fecha de la venta de 85 productos en 2010, como la Sala de Recurso señaló con razón en el punto 35 de la resolución impugnada. Esa cantidad es efectivamente insignificante y no puede bastar para demostrar el conocimiento del signo de garantía por el público pertinente.

En lo que concierne a la lista de los minoristas, hay que observar que el demandante identificó supermercados en Birmingham (Reino Unido), Manchester (Reino Unido), Londres (Reino Unido), Croydon (Reino Unido), Romford (Reino Unido), Enfield (Reino Unido), Surrey (Reino Unido), grandes almacenes en Londres, Birmingham y Manchester y cadenas de supermercados en diversos lugares en el Reino Unido.

Respecto a los grandes almacenes, el demandante señala la promoción de la cocina malaya hecha en ellos por la agencia de promoción comercial malaya entre el 11 y el 19 de septiembre de 2010. Cita en ese sentido un artículo titulado «Our food a hit at Selfridges» (el éxito de nuestros alimentos en Selfridges), publicado en un periódico el 15 de septiembre de 2010, que indica expresamente que esa promoción comenzó el sábado, 11 de septiembre de 2010. Pues bien, hay que observar, como destaca la Sala de Recurso en el punto 36 de la resolución impugnada, que ese artículo no demuestra la amplitud de las posibles ventas antes del período pertinente. Incluso si ese artículo hiciera referencia a la promoción de 22 000 productos alimenticios de dieciséis sociedades, ello no permitiría determinar si se habían comercializado antes o después del período pertinente.

Además, en relación con una cadena de supermercados, el demandante señaló una semana de acontecimientos promocionales en 2007, dentro de una campaña publicitaria para visitar Malasia. Ahora bien, como destacó fundadamente la Sala de Recurso en el punto 36 de la resolución impugnada, se ha de apreciar que el demandante no aportó pruebas sobre los productos promocionados ni de que éstos llevaran su signo de garantía, lo que no permite determinar si tuvieron lugar efectivamente ventas de éstos.

Es preciso observar también que la lista de los minoristas y las imágenes de algunos productos vendidos por éstos que llevaban el signo de garantía del demandante no permiten apreciar el alcance real de su comercialización y de su conocimiento por el público pertinente. Esa lista tampoco permite conocer la fecha de comercialización de esos productos.

Hay que señalar, sobre los dos acontecimientos mencionados en el anterior apartado 80 en los que participó el demandante, que éste sólo ha presentado dos imágenes de un prospecto titulado «Malaysia — Your Reliable Trading Partner» (Malasia — su asociado comercial fiable) y de su estand en 2007. Como destacó la Sala de Recurso en el punto 37 de la resolución impugnada, esas imágenes no permiten apreciar el impacto que tuvo la participación del demandante en esos acontecimientos ante los profesionales y los consumidores finales en el Reino Unido.

Por tanto, no pueden prosperar los argumentos expuestos por el demandante dentro de la segunda parte del motivo único para demostrar que la Sala de Recurso apreció erróneamente los medios de prueba presentados para probar la reputación y el «goodwill» de la marca anterior no registrada en el Reino Unido.

Por cuanto precede es preciso apreciar que la Sala de Recurso consideró válidamente que no se había aportado la prueba de la existencia de un «goodwill» de la marca anterior no registrada en el Reino Unido. En consecuencia, debe desestimarse el recurso en su totalidad.

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal (LCEur 2015, 550) , la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimado el recurso interpuesto por el demandante, procede condenarle en costas conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

Desestimar el recurso.

Condenar en costas al Government of Malaysia.

PrekLabuckaKreuschitz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 18 de noviembre de 2015.

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