En estos momentos en que se estrena el documental “The Velvet Underground”, banda mítica que fundaron John Cale y Lou Reed, veo oportuno remontarme al litigio que da título al artículo. Para ello nos situamos en el primer álbum de estudio de la banda estadounidense The Velvet Underground & Nico, lanzado en 1967 con la colaboración en las voces de la cantante alemana Nico. Su grabación se efectuó en Nueva York y Hollywood entre abril y mayo de 1966 y pudo ser el productor el líder del movimiento pop art Andy Warhol.
El álbum no salió a la venta hasta el 12 de marzo de 1967 por distintos problemas: primero, por la censura y, posteriormente, por la inusual portada que fue diseñada por el propio Warhol. Se trata de la imagen de un plátano pop con una invitación a que se lo pele («Peel slowly and see»). El trasfondo oscuro de la temática del disco fue considerado revolucionario en su tiempo, pues trataba del uso y abuso de las drogas, prostitución y desviaciones sexuales. Fue revolucionario en su tiempo por la narración estridente de sus canciones, propia de un espíritu y tiempo estridente. La música fue obra principalmente y casi en exclusiva del guitarrista y cantante Lou Reed.
En 2006 un jurado compuesto por expertos en preservación de música y sonido de Estados Unidos la anexó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su «significancia cultural o histórica» en la vida estadounidense. La imagen de la banana fue registrada por la Fundación Andy Warhol y fue utilizada en diversos productos, incluidas fundas para iPad. Ello provocó la reacción de Lou Reed y John Cale que ostentaban los derechos de The Velvet Underground, los cuales iniciaron acciones legales contra la fundación por no haber reclamado su autorización, asegurando que se había registrado y utilizado la imagen sin solicitar su consentimiento, haciendo creer con ello al público que la banda había otorgado su aprobación para la aplicación de la banana icono del grupo a distintos objetos. Reclamaban una compensación por violación de marca y competencia desleal. No obstante, la banda, a pesar de este conflicto, no tuvo inconveniente en otorgar licencia de la banana en el año 2001 a la campaña «Absolut Underground» de Absolut Vodka que la utilizó bajo su consentimiento.
Warhol creó el logo de la banana, si bien no lo registró, lo creó para el grupo cuya música se definió como el sonido dulce y amarillo de la imagen del plátano que invadía la portada de su primer álbum, The Velvet Underground & Nico, que también es conocido como el «banana álbum”, de ahí el conflicto judicial ante la confrontación de intereses.
El conflicto debería resolverse sobre la valoración de la preexistencia de un derecho junto con la buena fe como límite en el ejercicio de los derechos. El pasado 29 de enero de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaba sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court of Justice (England & Wales). Entendiendo que una solicitud de marca que menoscaba los intereses de tercero o con intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los que fue creada no merece de la protección.
El Derecho de marcas, como sabemos, se asienta sobre los principios de inscripción y de especialidad como garantes de la seguridad jurídica y del tráfico mercantil, de ahí la aplicación del principio ratione temporis. Warhol tuvo la originalidad de su creación, si bien dicha originalidad estaba inescindiblemente unida a su adaptación de la icónica portada. A diferencia de la propiedad intelectual, en la que el derecho nace por el solo hecho de su creación [art. 1º TRLPI 1996], en materia de marcas el derecho nace de su aplicación.
El ejercicio del derecho sobre la marca tiene, como en todos los derechos subjetivos, una limitación general: la buena fe en el ejercicio del derecho. En nuestro sistema legal los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. (Vid. Art. 7 del Código Civil). Aprendemos con el profesor DÍEZ-PICAZO cuando nos enseña que: «el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico y, añade, que […] la buena fe opera como límite de los derechos subjetivos». Doctrina asentada en el Derecho Romano que ya contemplaba la exceptio doli como medio de defensa contra actuaciones de mala fe. También respecto de la buena fe de terceros, el art. 37 de la Ley de Marcas lo reconoce.
En consecuencia, queda siempre en la mesa judicial de los Jueces y Tribunales fijar los límites en el ejercicio de los derechos en base a la realidad social del momento. Tanto la doctrina como la jurisprudencia se muestran unánimes en cuanto a la posibilidad de subsumir en esta causa de nulidad absoluta tanto la buena fe subjetiva como la buena fe objetiva, siendo esta la voluntad legislativa (vid. STS de 2 de diciembre de 1999 y la SAP de Valencia de 5 de noviembre de 2001). El uso de una marca registrada de mala fe constituye también un acto de competencia desleal, principalmente por confusión, por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y obstaculización (arts. 6, 12 y 5 LCD), lo que posibilita el ejercicio de acciones por competencia desleal (véase SSAP Alicante 30-6-2001 y Baleares 9-6-2001).
En el caso que mueve mis reflexiones resulta, a mi juicio, indudable que el registro tardío e interesado de la marca de la imagen para una adaptación con objeto distinto para los que fue creada constituye un ejercicio abusivo de un derecho que lesionó intereses de terceros, en este caso, los componentes de la Velvet, los cuales lanzaron dicho icono logrando la significación histórica y social que, como se ha dicho, se asociaba a una suerte de negación revolucionaria de las obsesiones del grupo.
