1.- Las dos vías principales de transferencia de conocimiento de las Universidades Públicas al ecosistema innovador.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario 2/2023 (LOSU) proclama en su artículo 2.2. que las funciones de las universidades son la generación, desarrollo, difusión, transferencia e intercambio del conocimiento y su aplicación en todos los campos, así como la promoción de la innovación.
La transferencia de conocimiento de las Universidades públicas al tejido productivo se materializa fundamentalmente a través de dos vías: la constitución de Empresas de Base Tecnológica (EBT) y la prestación de servicios a terceros, que es objeto específico de este breve artículo.
El artículo 60 de la LOSU regula la colaboración entre las Universidades y el sector empresarial, disponiendo que:
“1. (…) podrán celebrar contratos con personas físicas, universidades, o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, así como para actividades específicas de formación.”
Los órganos de Gobierno de las Universidades tienen la obligación de regular, dentro del marco de las normas básicas, los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos, “2. (…) así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.”
2.- La titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre las invenciones derivadas de la prestación de servicios a terceros por parte de las Universidades.
La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP), regula en su Título IV la atribución de la titularidad sobre invenciones desarrolladas en el marco de relaciones laborales o de prestación de servicios.
El artículo 15.1 LP establece como principio general que pertenecen a los empresarios las invenciones realizadas por sus asalariados:
“Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.
1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.”
En relación con las patentes universitarias, esto es, aquellas realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas, el artículo 21 LP establece específicamente que:
“21.1. (…) pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.”
No obstante, para las patentes producidas en una relación contractual Universidad-empresa, el apartado 5 del artículo 21 obliga a pactar expresamente la titularidad de las invenciones resultantes:
“5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.”
3.- Consecuencias de la falta de regulación expresa respecto de la titularidad de la propiedad industrial.
La sentencia n.º 31/2024 del Juzgado Mercantil n.º 2 de Valencia, de 25 de marzo de 2024, todavía en plazo de apelación, desestima la acción reivindicatoria interpuesta por una Universidad, que reclamaba la titularidad, o subsidiariamente la cotitularidad, de una patente desarrollada bajo contratos celebrados a lo largo de más de una década con una empresa privada.
La Universidad demandante argumentaba que todo resultado patentable derivado del trabajo de sus investigadores le pertenecía, incluso si se hubiera producido en el marco de tales contratos, dado que carecían de una previsión expresa en sentido contrario, así como por aplicación de ciertos principios de derecho administrativo. Reforzaba este argumento afirmando que todos los contratos suscritos con la empresa demandada contenían una cláusula de remisión expresa a normativa interna de la Universidad.
Frente a ello, la demandada formuló excepción material de falta de legitimación activa de la Universidad, alegando que llevaba décadas investigando la fórmula y que la patente era resultado de sus conocimientos previos y de las instrucciones impartidas en todo momento por su equipo de I+D+i a los investigadores universitarios.
Asimismo, recordaba que, según la propia normativa de la Universidad, solo los contratos de investigación y desarrollo eran susceptibles de generar nuevo conocimiento (patentable) y que, en el único contrato de esta naturaleza firmado entre las partes, la empresa se había reservado la titularidad exclusiva de la propiedad industrial. El resto de contratos eran de asesoramiento o asistencia técnica o meras prestaciones de servicios sin generación de I+D+i patentable. Todos ellos, habían recibido el visto bueno de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
Por otro lado, la empresa demandada denunciaba que la Universidad no podía beneficiarse de un eventual incumplimiento de la LP. En efecto, la mera remisión a normativa interna no cumplía con lo dispuesto en el artículo 21.5 LP, que exige que el régimen de titularidad de los derechos se contemple expresamente. Además, no constaba notificación de la invención por parte de los investigadores, ni resolución del órgano reglamentario que debía decidir sobre la titularidad de la misma, de acuerdo con el régimen de notificaciones previsto en el mismo art. 21 LP y en la normativa interna de la Universidad.
La sentencia da la razón a la empresa demandada, desestimando íntegramente las pretensiones de la Universidad.
En primer lugar, rechaza que los Estatutos de una Universidad tengan efecto frente a terceros, aclarando que su régimen interno afecta a las relaciones entre los empleados de la universidad “o entidades a ésta asociadas en el marco de la Universidad, pero no para terceros ajenos a ese marco, como si de una sociedad de capital se tratara”.
En consecuencia, la sentencia establece que “el régimen aplicable para la determinación de la titularidad de los derechos de propiedad industrial es: 1) Pactos entre partes, salvo que sean contrarios a la Ley; y 2) Ley 24/2015 de Patentes”.
Analizando los contratos celebrados entre las partes, se hace constar que en el Contrato de I+D+i, la empresa demandada se había reservado la propiedad exclusiva de los derechos de propiedad industrial.
Respecto de los otros, aunque no se determinaba el régimen de titularidad y explotación, se destacaba que:
- las prestaciones de servicios eran pagadas por la empresa;
- la empresa se reservaba la propiedad los informes realizados por los investigadores;
- y que los investigadores de la Universidad realizaban las investigaciones bajo la supervisión de la empresa, y por tanto trabajaban para ésta última en el marco del contrato de prestación de servicios.
Por ello, “se estaría ante la situación descrita en el Art. 15-1 Ley 24/2015, y no en la del Art. 21-1 Ley 24/2015”. La sentencia concluye que la universidad demandante no tiene derecho a la titularidad o cotitularidad de la patente y en consecuencia carece de legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria.
